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BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 134/16

Verkündet am:
9. November 2017
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk:

ja

BGHZ:

nein

BGHR:

ja

Resistograph
MarkenG § 14 Abs. 2
Wird für eine primär auf das Ausland ausgerichtete Internetseite in zulässiger
Weise ein Metatag gesetzt, der eine bessere Erreichbarkeit dieser Internetseite
auch im Inland begründet, so kann das ein maßgeblicher Gesichtspunkt für die
Annahme eines relevanten Inlandsbezugs einer Markenbenutzung nur sein,
wenn es sich dabei um einen von dem Betreiber der Internetseite in zumutbarer
Weise beeinflussbaren Umstand handelt.
BGH, Urteil vom 9. November 2017 - I ZR 134/16 - OLG Karlsruhe
LG Mannheim

ECLI:DE:BGH:2017:091117UIZR134.16.0

-2-

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 9. November 2017 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher,
die Richter Prof. Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff, Prof. Dr. Koch und Feddersen

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe
- 6. Zivilsenat - vom 25. Mai 2016 wird auf Kosten der Beklagten
zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1

Der Kläger ist Inhaber der beim Deutschen Patent- und Markenamt am
10. Juni 1994 eingetragenen Wortmarke DE 2067216 "Resistograph", die
Schutz beansprucht für
Apparate und Instrumente für die Materialuntersuchung, insbesondere Messund Prüfgeräte zur Erfassung und Auswertung des Eindringwiderstands einer in
das Material eindringenden Sonde, weiter insbesondere des Bohrwiderstands
einer Bohrsonde, vorzugsweise an Bäumen, Holz, Holzwerkstoffen und Erzeugnissen aus Holz, soweit in Klasse 9 enthalten; Durchführung von Materialuntersuchungen, insbesondere durch Erfassung und Auswertung des Eindringwiderstands einer in das Material eindringenden Sonde, weiter insbesondere
des Bohrwiderstands einer Bohrsonde, vorzugsweise an Bäumen, Holz, Holzwerkstoffen und Erzeugnissen aus Holz, soweit in Klasse 42 enthalten.

Der Kläger hat vorgetragen, er biete seit 1993 Bohrwiderstandsmessun2

gen und seit 1997/1998 Bohrwiderstandsmessgeräte unter der Klagemarke an
und erziele damit jeweils einen sechsstelligen Jahresumsatz.

-3-

3

Die Beklagten zu 1 und 2, deren Geschäftsführer der Beklagte zu 3 ist,
vertreiben von der Beklagten zu 1 hergestellte Bohrwiderstandsmessgeräte zur
Holzdiagnose.

4

Nachdem der Kläger, die Beklagte zu 1 und der Beklagte zu 3 zunächst
zusammengearbeitet hatten, kam es 1999 vor dem Landgericht Mannheim unter dem Aktenzeichen 7 O 126/99 zu einem ersten Kennzeichenrechtsstreit. Die
Beklagten zu 1 und 3 gaben als damalige Beklagte in diesem Prozess folgende
Unterlassungserklärung ab:
1. Die Beklagten verpflichten sich, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr auf Bohrwiderstandsmessgeräten die Bezeichnungen "RESISTOGRAPH" und/oder "Resistograph" anzubringen, unter diesen Bezeichnungen Bohrwiderstandsmessgeräte anzubieten, in den Verkehr zu bringen
oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder diese Bezeichnungen in
Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen.
2. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die Verpflichtungen gemäß Ziffer 1 verpflichten sich die Beklagten zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von 10.000 DM an den Kläger.

In einer weiteren Auseinandersetzung gaben die Beklagten zu 2 und 3
5

unter dem 28. Juli 2010 Unterlassungserklärungen mit folgendem Inhalt ab:
[Die Beklagte zu 2 bzw. der Beklagte zu 3 verpflichten sich gegenüber dem
Kläger,]
1. es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr mit Bohrwiderstandsmessgeräten und/oder Zubehör für Bohrwiderstandsmessgeräte die Marke "Resistograph" zu benutzen, insbesondere diese Marke auf Bohrwiderstandsmessgeräten oder Zubehör für solche, ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen, unter dieser Marke Bohrwiderstandsmessgeräte und/oder Zubehör
für solche anzubieten, in Verkehr zu bringen und zu diesem Zweck zu besitzen, unter dieser Marke Bohrwiderstandsmessgeräte ein- oder auszuführen
oder die Marke im Geschäftsverkehr oder in der Werbung für Bohrwiderstandsmessgeräte und/oder Zubehör für diese zu benutzen, wobei die Verpflichtung zur Unterlassung sich auf Länder und Regionen bezieht, in denen
die Marke in Rechtskraft steht;
2. für jeden Fall der schuldhaften Zuwiderhandlung unter Ausschluss des Fortsetzungszusammenhangs gegen die Verpflichtung gemäß Ziffer 1 eine von
der zuständigen Gerichtsbarkeit zu überprüfende Vertragsstrafe von 5.001 €
an den Kläger zu zahlen.

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6

Die von den Beklagten vertriebenen Bohrwiderstandsmessgeräte werden
unter anderem auf der Internetseite www.i
stellt beworben.

.com wie nachfolgend darge-

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-6-

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-8-

Betreiberin des über diese Internetseite zugänglichen Onlineshops ist die
7

I. Inc. mit Sitz in den USA, eine Tochtergesellschaft der Beklagten zu 2. Auf
der Internetseite www.i

.com wird die Beklagte zu 2 auf der Startseite als

"Head Office" und im Impressum als Ansprechpartner benannt.

-9-

8

Der Kläger sieht in der Bewerbung der Bohrwiderstandsmessgeräte der
Beklagten auf der Internetseite www.i

.com einen Verstoß gegen die Un-

terlassungserklärungen sowie eine Verletzung seiner Rechte an der Marke
"Resistograph".
9

Die Beklagten haben geltend gemacht, im Hinblick auf den Domainnamen, die Verwendung der englischen Sprache und die Preisangaben im Onlineshop ausschließlich in US-Dollar fehle ein Inlandsbezug der Werbung für die
Geräte über die Internetseite " www.i

10

.com ".

Das Landgericht hat der Klage überwiegend stattgegeben und den Beklagten unter Androhung gesetzlicher Ordnungsmittel verboten,
im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland Bohrwiderstandsmessgeräte unter den Bezeichnungen "Resistograph" und/oder "I.
Resistograph" anzubieten, in den Verkehr zu bringen, einzuführen und/oder
diese Bezeichnungen in Geschäftspapieren oder in der Werbung im Zusammenhang mit dem Angebot, dem Inverkehrbringen oder der Einfuhr von Bohrwiderstandsmessgeräten in der oder in die Bundesrepublik Deutschland zu benutzen, insbesondere wenn dies wie folgt geschieht:

- 10 -

11

Es hat die Beklagten weiter zur Auskunft verurteilt und ihre Verpflichtung
zum Schadensersatz festgestellt. Darüber hinaus hat es festgestellt, dass die
Beklagten zu 1 und 3 gegen die Unterlassungserklärung vom 16. Juli 1999 sowie die Beklagten zu 2 und 3 gegen die Unterlassungserklärung vom 28. Juli
2010 verstoßen haben.

12

In der Berufungsinstanz hat der Kläger auf gerichtlichen Hinweis im Hinblick auf die Unterlassungserklärungen geänderte Zahlungs- und Feststellungsanträge gestellt. Das Berufungsgericht hat das Urteil des Landgerichts im Unterlassungs- und Auskunftsausspruch bestätigt, die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten auf den verwirkte Vertragsstrafen übersteigenden
Schaden beschränkt und den Zahlungsanträgen für Vertragsstrafen unter Abweisung der entsprechenden Feststellungsanträge stattgegeben (OLG Karlsruhe, Urteil vom 25. Mai 2016 - 6 U 17/15, juris).

13

Gegen dieses Urteil richtet sich die vom Berufungsgericht zugelassene
Revision der Beklagten, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt.

Entscheidungsgründe:

14

A. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Antrag auf Unterlassung
und die damit verknüpften Nebenansprüche seien wegen Verletzung des Markenrechts des Klägers begründet. Außerdem stehe dem Kläger jeweils eine
Vertragsstrafe wegen Verstoßes gegen die Unterlassungserklärungen vom
16. Juli 1999 und 28. Juli 2010 zu. Zur Begründung hat es ausgeführt:

15

Der Unterlassungsantrag sei hinreichend bestimmt. Die beanstandete
Bezeichnung von Bohrwiderstandsmessgeräten mit "I.

Resistograph" be-

gründe Verwechslungsgefahr mit der Klagemarke. Die Zusammensetzung der
beiden Bestandteile "resist" und "graph" zu einem der deutschen Sprache bis

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dahin unbekannten Kunstwort sei originell und rechtfertige die Annahme einer
von Hause aus bestehenden zumindest durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Klagemarke. In dem zusammengesetzten Zeichen der Beklagten
nehme "Resistograph" eine selbständig kennzeichnende Stellung ein. Angesichts damit bestehender hochgradiger Zeichenähnlichkeit, Identität der bezeichneten Waren und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke
bestehe bei Würdigung aller relevanten Umstände Verwechslungsgefahr. Der
beanstandeten Zeichenbenutzung fehle nicht der erforderliche wirtschaftlich
relevante Inlandsbezug. Zwar richte sich die beanstandete Internetseite vorrangig an den Markt außerhalb Deutschlands. Sie wirke aber in wirtschaftlich relevanter Weise ins Inland hinein. So sei ein Aufruf der Seite www.i

.com

durch englischsprachige Interessenten in Deutschland in Betracht zu ziehen.
Zudem werde aufgrund der Verwendung des Wortes "Resistograph" als Metatag bei Eingabe des entsprechenden Suchbegriffs die Seite "i

.com" als

Suchtreffer angezeigt. Auf dieser Seite fänden sich deutliche Hinweise auf eine
Marktpräsenz der Beklagten zu 1 und 2 auch in Deutschland, die jedenfalls in
ihrer Gesamtheit einen wirtschaftlich relevanten Inlandsbezug begründeten.
16

Das Verhalten der I. Inc. sei den Beklagten zu 1 und 2 zuzurechnen.
Der Beklagte zu 3 hafte für die I. Inc. jedenfalls deshalb, weil er eine ihn als
Geschäftsführer treffende Garantenpflicht verletzt habe. Aus der Verletzung der
Klagemarke folgten die Ansprüche auf Zahlung von Vertragsstrafen. Die Unterlassungsverträge seien wirksam zustande gekommen. Die Schadensersatzpflicht der Beklagten könne allerdings nur insoweit festgestellt werden, als der
Schaden über die verwirkten Vertragsstrafen hinausgehe.

17

B. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Beklagten hat im
Ergebnis keinen Erfolg. Der Unterlassungsantrag ist noch ausreichend bestimmt. Er ist auch begründet, weil die Gestaltung der beanstandeten Internetseite bei der gebotenen Gesamtabwägung den erforderlichen Inlandsbezug

- 12 -

noch aufweist. Da die Verurteilung nach dem Unterlassungsantrag Bestand hat,
bleibt die Revision im Hinblick auf die darauf bezogene Verurteilung auf Auskunft (nebst Rechnungslegung) und die Schadensersatzfeststellung sowie die
Verurteilung zur Zahlung von Vertragstrafen ebenfalls ohne Erfolg.
18

I. Die Revision ist unbeschränkt zulässig. Der Entscheidungssatz des Berufungsurteils enthält keine Beschränkung der Revisionszulassung. In der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist zwar anerkannt, dass sich eine
Eingrenzung der Zulassung der Revision auch aus den Entscheidungsgründen
ergeben kann. Nach dem Grundsatz der Rechtsmittelklarheit müssen die Parteien allerdings zweifelsfrei erkennen können, welches Rechtsmittel für sie in
Betracht kommt und unter welchen Voraussetzungen es zulässig ist. Die bloße
Angabe des Grundes für die Zulassung der Revision reicht nicht, um von einer
nur beschränkten Zulassung des Rechtsmittels auszugehen (BGH, Urteil vom
28. Juli 2016 - I ZR 9/15, BGHZ 211, 309 Rn. 11 mwN - auf fett getrimmt).

19

Das Berufungsgericht hat in seinen Entscheidungsgründen ausgeführt,
die Entscheidung habe hinsichtlich der Frage eines ausreichenden Inlandsbezugs der Zeichenbenutzung über den Einzelfall hinausreichende Bedeutung.
Das Berufungsgericht hat damit lediglich den Grund für die Revisionszulassung
angegeben, ohne das Rechtsmittel zu beschränken.

20

II. Im Ergebnis ohne Erfolg rügt die Revision, der Unterlassungsantrag
sei unzulässig, weil er nicht hinreichend bestimmt sei (§ 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO).

21

1. Nach § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO darf ein Verbotsantrag nicht derart undeutlich gefasst sein, dass Gegenstand und Umfang der Entscheidungsbefugnis des Gerichts (§ 308 Abs. 1 ZPO) nicht erkennbar abgegrenzt sind, sich der
Beklagte deshalb nicht erschöpfend verteidigen kann und letztlich die Entscheidung darüber, was ihm verboten ist, dem Vollstreckungsgericht überlassen
bleibt (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urteil vom 23. September 2015 - I ZR 78/14,

- 13 -

GRUR 2015, 1201 Rn. 41 = WRP 2015, 1487 - Sparkassen-Rot/Santander-Rot;
Urteil vom 5. November 2015 - I ZR 50/14, GRUR 2016, 705 Rn. 11 = WRP
2016, 869 - ConText).
22

2. Der vorliegende Unterlassungsantrag ist auf das Verbot gerichtet, in
der Bundesrepublik Deutschland Bohrwiderstandsmessgeräte unter den Bezeichnungen "Resistograph" und/oder "I. Resistograph" anzubieten, in Verkehr zu bringen, einzuführen und/oder diese Bezeichnungen in Geschäftspapieren oder in der Werbung im Zusammenhang mit dem Angebot, dem Inverkehrbringen oder der Einfuhr von Bohrwiderstandsmessgeräten in der oder in die
Bundesrepublik Deutschland zu benutzen.

23

3. Das Berufungsgericht hat angenommen, dem Unterlassungsantrag
fehle nicht die erforderliche Bestimmtheit. Er lasse erkennen, dass den Beklagten die markenmäßige Benutzung der Bezeichnungen "Resistograph" und "I.
Resistograph" für Bohrwiderstandsmessgeräte im geschäftlichen Verkehr im
Inland untersagt werden solle. Damit komme das Charakteristische der konkreten Verletzungshandlung - die Zeichennutzung von "Resistograph" und "I.
Resistograph" für Bohrwiderstandsmessgeräte - hinreichend zum Ausdruck. Wo
und unter welchen Umständen das Zeichen im inländischen geschäftlichen
Verkehr benutzt worden sei, müsse im Antrag und im Tenor nicht ausgeführt
werden. Dass zur Bestimmung des Verhaltens, welches das Verbot auslöse
und damit als "Kern" vom Unterlassungsgebot jedenfalls umfasst sei, auf die
Anspruchs- und Urteilsbegründung zurückgegriffen werden müsse, mache das
Verbot nicht unbestimmt, zumal die konkret beanstandete Zeichenbenutzung im
"Insbesondere"-Antrag durch die Einblendung einer Seite des Auftritts unter
"i

24

.com" erläutert werde.
4. Diese Beurteilung hält rechtlicher Nachprüfung im Ergebnis stand.

- 14 -

25

a) Allerdings ist der Wortlaut des verallgemeinernd formulierten Antrags
unbestimmt, weil mit der örtlichen Beschränkung auf "in der Bundesrepublik
Deutschland" im hier gegebenen Zusammenhang der Beanstandung einer
- auch nach Ansicht des Berufungsgerichts - vorrangig auf das Ausland ausgerichteten Internetseite unklar bleibt, was den Beklagten konkret verboten werden soll.

26

b) Die Verwendung auslegungsbedürftiger Begriffe im Klageantrag zur
Bezeichnung der zu untersagenden Handlung ist jedoch hinnehmbar und im
Interesse einer sachgerechten Verurteilung zweckmäßig oder sogar geboten,
wenn über den Sinngehalt der verwendeten Begriffe kein Zweifel besteht, so
dass die Reichweite von Antrag und Urteil feststeht. Davon ist im Regelfall auszugehen, wenn über die Bedeutung des an sich auslegungsbedürftigen Begriffs
zwischen den Parteien kein Streit besteht und objektive Maßstäbe zur Abgrenzung vorliegen oder wenn zum Verständnis des Begriffs auf die konkrete Verletzungshandlung und die gegebene Klagebegründung zurückgegriffen werden
kann (BGH, Urteil vom 4. November 2010 - I ZR 118/09, GRUR 2011, 539
Rn. 13 = WRP 2011, 1772 - Rechtsberatung durch Lebensmittelchemiker; Urteil
vom 6. Oktober 2011 - I ZR 54/10, GRUR 2012, 405 Rn. 11 = WRP 2012, 461
- Kreditkontrolle, jeweils mwN).

27

c) Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts kommt das Charakteristische der konkreten Verletzungshandlung im Streitfall allerdings nicht schon allgemein in der Zeichenbenutzung für Bohrwiderstandsmessgeräte zum Ausdruck. Es ergibt sich erst aus den besonderen Umständen, die nach Ansicht
des Klägers den erforderlichen Inlandsbezug begründen. Kern des Streits der
Parteien ist damit die Frage, wie der für die Verletzung einer in Deutschland
registrierten Marke erforderliche wirtschaftlich relevante Inlandsbezug bei einer
Markennutzung auf einer jedenfalls primär auf das Ausland ausgerichteten Internetseite zu bestimmen ist und ob die Beklagten mit dem beanstandeten In-

- 15 -

ternetauftritt die Klagemarke im Inland benutzt haben. Es fehlen objektive Maßstäbe für die Abgrenzung, wann in derartigen Fällen ein wirtschaftlich relevanter
Inlandsbezug besteht. Die Prüfung dieser Frage ist vielmehr im Einzelfall
schwierig (vgl. BGH, Urteil vom 13. Oktober 2004 - I ZR 163/02, GRUR 2005,
431, 432 f. = WRP 2005, 493 - HOTEL MARITIME; Urteil vom 12. Dezember
2013 - I ZR 131/12, GRUR 2014, 601 Rn. 45 f. = WRP 2014, 548 - englischsprachige Pressemitteilung; vgl. auch Urteil vom 8. März 2012 - I ZR 75/10,
GRUR 2012, 621 Rn. 36 = WRP 2012, 716 - OSCAR). Die dafür erforderliche
komplexe rechtliche Würdigung ist dem Erkenntnisverfahren vorbehalten und
kann nicht ins Vollstreckungsverfahren verlagert werden. Der Kläger muss den
Inlandsbezug in derartigen Fällen daher konkret umschreiben und gegebenenfalls mit Beispielen unterlegen (vgl. BGH, GRUR 2015, 1201 Rn. 42 - Sparkassen-Rot/Santander-Rot, mwN).
28

d) Eine solche Umschreibung ergibt sich im Streitfall nicht aus dem "Insbesondere"-Zusatz, der dem verallgemeinernden Teil des Klageantrags angefügt ist. Dieser Zusatz führt nicht zu einer Einschränkung des im Obersatz formulierten Klagebegehrens, sondern stellt eine Auslegungshilfe dar (BGH, Urteil
vom 2. Februar 2012 - I ZR 81/10, GRUR 2012, 954 Rn. 22 = WRP 2012, 1222
- Tribenuronmethyl;

Köhler

in

Köhler/Bornkamm,

UWG,

35. Aufl.,

§ 12

Rn. 2.45). Als Auslegungshilfe verdeutlicht der mit "Insbesondere" eingeleitete
Teil des Antrags im Streitfall lediglich, welche Benutzungsformen der Wortmarke der Kläger beanstandet. Er gibt jedoch keinen Aufschluss für die Bestimmung relevanter Inlandshandlungen. Der Einblendung ist kein Hinweis auf eine
Verwendung der Bezeichnung "Resistograph" in oder in Richtung auf Deutschland zu entnehmen.
29

e) Dahinstehen kann, ob in einem Fall der vorliegenden Art, in dem neben Unterlassung wegen derselben Verletzungshandlung eine Vertragsstrafe
begehrt wird, zur Konkretisierung des Unterlassungsbegehrens auf den Inhalt

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des Unterlassungsvertrags abgestellt werden kann. Beide Unterlassungsverträge verhalten sich im Streitfall nicht zu den bestimmenden Merkmalen eines Inlandsbezugs der verbotenen Benutzungshandlungen.
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f) Im Streitfall lässt sich jedoch im Wege der Auslegung unter Heranziehung des Sachvortrags des Klägers ein vollstreckungsfähiger Inhalt des Antrags noch ermitteln. Eine unbestimmte Antragsformulierung ist unschädlich,
wenn sich das Begehrte im Tatsächlichen durch Auslegung unter Heranziehung
des Sachvortrags des Klägers eindeutig ergibt und die betreffende tatsächliche
Gestaltung zwischen den Parteien nicht in Frage gestellt ist, sondern sich der
Streit der Parteien ausschließlich auf die rechtliche Qualifizierung der angegriffenen

Verhaltensweise

beschränkt

(BGH,

Urteil

vom

29. Juni

1995

- I ZR 137/93, GRUR 1995, 832, 834 - Verbraucherservice; Urteil vom 29. April
2010 - I ZR 202/07, GRUR 2010, 749 Rn. 21 = WRP 2010, 1030 - Erinnerungswerbung im Internet; Urteil vom 2. März 2017 - I ZR 194/15, GRUR 2017, 537
Rn. 12 = WRP 2017, 542 - Konsumgetreide).
31

Die für den erforderlichen Inlandsbezug des Klageantrags maßgeblichen
Merkmale lassen sich dem Klägervortrag im Streitfall noch mit ausreichender
Bestimmtheit entnehmen. Der Kläger hat als Verletzungsform die Gestaltung
der unter www.i

.com aufrufbaren Internetseite beanstandet, wie sie sich

insbesondere aus den Anlagen K 18 und K 72 ergibt. Auf dieser Internetseite
wird in der Rubrik "Company" unter der Überschrift "I. Worldwide Network
- International Distribution Network" an erster Stelle, gekennzeichnet mit einer
deutschen Fahne, die Beklagte zu 2 als "Manufacturer/Head Office" genannt.
Außerdem wird als Kontaktinformation auf die deutsche Webseite www.i .de
verwiesen. Unter der Rubrik "Upcoming Dates" wird in deutscher Sprache auf
Fachmessen und Fachseminare in Deutschland zu Baumkontrolle und Baumpflege hingewiesen, wobei am Rande dieser Seite für Produkte mit der Bezeichnung "I. Resistograph" geworben wird.

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g) Wird der Unterlassungsantrag durch diese konkret vorgetragene Verletzungsform bestimmt, so erweist er sich als hinreichend bestimmt.

33

III. Im Ergebnis zu Recht hat das Berufungsgericht den Unterlassungsantrag als begründet angesehen.

34

1. Das Berufungsgericht hat hochgradige Zeichenähnlichkeit, Identität
der bezeichneten Waren und eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der
Klagemarke angenommen. Auf dieser Grundlage hat es eine Verwechslungsgefahr der von den Beklagten benutzten Zeichen "I. Resistograph" und "I.
Resistograph System" mit der Klagemarke "Resistograph" bejaht. Das wird von
der Revision nicht angegriffen und lässt keinen Rechtsfehler erkennen.

35

Ungeachtet beschreibender Anklänge führt die Zusammensetzung der
Wortbestandteile "Resist" und "graph" in der Wortmarke "Resistograph" zu einem der deutschen Sprache bis dahin unbekannten Kunstwort mit jedenfalls
durchschnittlicher Kennzeichnungskraft. Der Zeichenbestandteil "Resistograph"
ist prägender Bestandteil der durch Hinzufügung der Unternehmensbezeichnung "I. " und des Begriffs "System" zusammengesetzten Zeichen der Beklagten, so dass zwischen diesen Zeichen und der Klagemarke hochgradige Zeichenähnlichkeit besteht. Die Waren, die für die Klagemarke geschützt sind, und
die mit den Zeichen der Beklagten bezeichneten Waren sind identisch. Die
markenmäßige Verwendung der Klagemarke durch die Beklagten ergibt sich
aus der Verwendung der Bezeichnung "I. Resistograph" und "I. Resistograph System" zur herkunftshinweisenden Kennzeichnung der beworbenen
Produkte sowie der Benutzung von "Resistograph" als Metatag (BGH, Versäumnisurteil vom 18. Mai 2006 - I ZR 183/03, BGHZ 168, 28 Rn. 16 f.
- Impuls).

- 18 -

36

2. Die Annahme des Berufungsgerichts, die beanstandete Zeichenbenutzung weise den erforderlichen wirtschaftlich relevanten Inlandsbezug auf, hält
rechtlicher Nachprüfung im Ergebnis stand.

37

a) Aufgrund des im Immaterialgüterrecht maßgeblichen Territorialitätsprinzips ist der Schutzbereich einer inländischen Marke auf das Gebiet
Deutschlands beschränkt. Ein Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2
und Abs. 5 MarkenG setzt deshalb eine das Kennzeichenrecht verletzende Benutzungshandlung im Inland voraus. Diese ist zwar regelmäßig gegeben, wenn
im Inland unter dem Zeichen Waren oder Dienstleistungen angeboten werden.
Allerdings ist nicht jede Kennzeichennutzung im Inland dem Kennzeichenschutz
nach der nationalen Rechtsordnung unterworfen. Ob eine relevante Verletzungshandlung im Inland vorliegt, bedarf besonderer Feststellungen, wenn das
beanstandete Verhalten seinen Schwerpunkt im Ausland hat (BGH, GRUR
2005, 431, 432 - HOTEL MARITIME; GRUR 2012, 621 Rn. 34 f. - OSCAR).
Daher darf nicht jedes im Inland abrufbare Angebot für Dienstleistungen oder
Waren aus dem Ausland im Internet bei Verwechslungsgefahr mit einem inländischen Kennzeichen kennzeichenrechtliche Ansprüche auslösen. Erforderlich
ist vielmehr, dass das Angebot einen hinreichenden wirtschaftlich relevanten
Inlandsbezug ("commercial effect") aufweist. Ob ein derartiger Inlandsbezug
besteht, ist aufgrund einer Gesamtabwägung der Umstände festzustellen (BGH,
GRUR 2005, 431, 433 - HOTEL MARITIME; GRUR 2012, 621 Rn. 36
- OSCAR; GRUR 2014, 601 Rn. 45 - englischsprachige Pressemitteilung). Dabei sind einerseits die Auswirkungen der Kennzeichenbenutzung auf die inländischen wirtschaftlichen Interessen des Zeicheninhabers zu berücksichtigen.
Andererseits ist maßgebend, ob und inwieweit die Rechtsverletzung sich als
unvermeidbare Begleiterscheinung technischer oder organisatorischer Sachverhalte darstellt, auf die der in Anspruch Genommene keinen Einfluss hat,
oder ob dieser etwa durch die Schaffung von Bestellmöglichkeiten aus dem In-

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land oder die Lieferung auch ins Inland zielgerichtet von der inländischen Erreichbarkeit profitiert (vgl. BGH, GRUR 2005, 431, 433 - HOTEL MARITIME;
GRUR 2012, 621 Rn. 36 - OSCAR; GRUR 2014, 601 Rn. 45 - englischsprachige Pressemitteilung).
38

b) Von diesen Grundsätzen ist das Berufungsgericht ausgegangen. Ihre
Anwendung erweist sich zwar nicht in allen Punkten als rechtsfehlerfrei. Im Ergebnis liegt im Streitfall aber ein ausreichender wettbewerblich relevanter Inlandsbezug vor.

39

aa) Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts waren jedenfalls
schon zum für die Entscheidung des Landgerichts maßgeblichen Zeitpunkt über
die Seite "i.

" keine Direktbestellungen für Lieferungen nach Deutschland

möglich. Das Berufungsgericht hat ferner ausgeführt, die beanstandete Internetseite richte sich vorrangig an den außerdeutschen Markt und sei ganz überwiegend in englischer Sprache abgefasst. Im Onlineshop seien die Preise in
US-Dollar angegeben. Außerdem stelle der Domainbestandteil "i.

" in Ver-

bindung mit der auf der Internetseite durchgängig hervorgehobenen Unternehmensbezeichnung "I. " einen Bezug zum US-amerikanischen Markt her.
40

bb) Das Berufungsgericht hat sodann angenommen, es sei ein Aufruf der
Seite durch englischsprachige Interessenten in Deutschland in Betracht zu ziehen. Auch nach der Lebenserfahrung sei damit zu rechnen, dass sich nicht
deutschsprachige, aber im Inland ansässige Interessenten auf einer englischsprachigen Website über die in Rede stehenden technischen Geräte informierten.

41

Auf diese Erwägungen kann ein relevanter Inlandsbezug im Streitfall
nicht gestützt werden. Die Revision macht zu Recht geltend, es bestehe stets
die Möglichkeit, dass nicht-deutschsprachige, im Inland ansässige Interessenten eine englischsprachige ausländische, vorrangig auf den außerdeutschen

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Markt ausgerichtete Website bevorzugen könnten, weil sie die englische Sprache besser verstünden. Reichte dies bereits für die Annahme eines relevanten
Inlandsbezugs aus, bedürfte es nicht mehr der nach der Rechtsprechung des
Senats zur erforderlichen Eingrenzung von in Deutschland verfolgbaren Markenrechtsverletzungen im Internet erforderlichen Gesamtabwägung. Die grundsätzlich bestehende Möglichkeit zum Aufruf ausländischer Internetseiten aus
dem Inland kann als solche schon deshalb kein für die Gesamtabwägung relevantes Kriterium sein, weil sie von dem Inhaber der Internetseite nicht beeinflusst werden kann. Dementsprechend nimmt der Senat einen hinreichenden
Inlandsbezug bei Aufrufbarkeit einer englischsprachigen Internetseite durch
Nutzer in Deutschland an, wenn sich die Internetseite gerade auch an englischsprachige Nutzer in Deutschland wendet, denen durch die Möglichkeit zur Auswahl aus einem Listenfeld einer deutschsprachigen Version der Internetseite
der Weg zu der englischsprachigen Fassung gewiesen wird (BGH, GRUR
2014, 601 Rn. 46 - englischsprachige Pressemitteilung). Damit ist der vorliegende Fall nicht vergleichbar. Es liegt fern, dass die Beklagten mit der Internetseite " www.i

.com " gerade englischsprachige Interessenten in Deutsch-

land ansprechen wollen.
42

cc) Maßgebliche Bedeutung für die Bejahung des Inlandsbezugs hat das
Berufungsgericht dem Umstand beigemessen, dass die Beklagten das Wort
"Resistograph" als Metatag für ihre Internetseite verwenden. Dadurch würden
Suchmaschinen auch im Inland in der Weise beeinflusst, dass bei einer Suche
nach "Resistograph" die Seite "i

.com" als Suchtreffer angezeigt werde.

Die Beklagten profitierten direkt von der inländischen Erreichbarkeit der Seite,
insbesondere über den Metatag "Resistograph".
43

Die durch einen Metatag begründete bessere Erreichbarkeit einer Internetseite im Inland kann allerdings nur dann ein maßgeblicher Gesichtspunkt für
die Annahme eines relevanten Inlandsbezugs sein, wenn es sich dabei um ei-

- 21 -

nen von dem Betreiber der Internetseite zumutbar beeinflussbaren Umstand
handelt. Das versteht sich nicht von selbst und kann auf der Grundlage der
Feststellungen des Berufungsgerichts nicht bejaht werden.
44

(1) Metatags sind Informationen im Quelltext einer Internetseite, die als
Schlüsselwörter vom Betreiber einer Internetseite eingegeben werden, um deren Auffinden mit einer Suchmaschine zu ermöglichen. Durch den Metatag wird
die Internetseite bei Eingabe dieses Begriffs weltweit auffindbar, so dass der
Metatag den Suchvorgang beeinflusst (vgl. BGHZ 168, 28 Rn. 3, 16 - Impuls;
BGH, Urteil vom 13. Januar 2011 - I ZR 125/07, GRUR 2011, 828 Rn. 28 =
WRP 2011, 1160 - Bananabay II).

45

(2) Ohne die Verwendung von Metatags sind Internetseiten für Suchmaschinen nicht auffindbar. Die Betreiber ausländischer Internetseiten dürfen deshalb nicht daran gehindert werden, Kennzeichnungen, die sie in zulässiger
Weise für ihre Produkte oder Dienstleistungen im Ausland verwenden, für an
das ausländische Publikum gerichtete Werbung im Internet zu benutzen und als
Metatag zu verwenden. Das gilt grundsätzlich auch, wenn es sich dabei um eine in Deutschland für eine andere Person geschützte Bezeichnung handelt,
solange die an das Ausland gerichtete Werbung keinen relevanten Inlandsbezug aufweist. Im Zusammenhang mit einem Metatag könnte ein für die Annahme einer Markenrechtsverletzung relevanter Inlandsbezug dadurch begründet
werden, dass der Betreiber den Suchvorgang gerade in Deutschland beeinflusst oder zumutbare Möglichkeiten nicht nutzt, Suchergebnisse aufgrund des
Metatags für Deutschland auszuschließen oder zu beschränken.

46

Der Kläger behauptet, die Beklagten hätten durch erhebliche Investitionen erreicht, bei Eingabe des Begriffs "Resistograph" auf der Trefferliste in
Deutschland vorne zu erscheinen. Die Beklagten haben demgegenüber geltend
gemacht, die mit Blick auf das Ausland zulässige Verwendung des Begriffs
"Resistograph" als Metatag bewirke technisch unvermeidbar eine Abrufbarkeit

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auch in Deutschland, ohne dass sie Einfluss auf die Platzierung ihrer Internetseite in der Trefferliste hätten. Das Berufungsgericht hat zu einer Einflussnahme der Beklagten auf die Trefferliste keine Feststellungen getroffen. Jedenfalls
haben die Beklagten keine kostenpflichtige Adwords- oder Keywords-Werbung
geschaltet, die unter der Rubrik "Anzeigen" vor der eigentlichen Trefferliste erscheinen würde (dazu vgl. etwa BGH, Urteil vom 22. Januar 2009 - I ZR 30/07,
GRUR 2009, 500 Rn. 1 = WRP 2009, 435 - Beta Layout; Urteil vom 27. Juni
2013 - I ZR 53/12, GRUR 2014, 182 Rn. 3 = WRP 2014, 167 - Fleurop; Urteil
vom 12. März 2015 - I ZR 188/13, GRUR 2015, 607 Rn. 3 = WRP 2015, 714
- Uhrenankauf im Internet).
47

Bei der Prüfung, ob die durch ein Metatag erleichterte Auffindbarkeit einer Internetseite für die Begründung eines relevanten Inlandsbezugs herangezogen werden kann, ist zu berücksichtigen, ob es für den Betreiber zumutbare
Möglichkeiten gibt, die Auffindbarkeit seiner Internetseite aus Deutschland zu
erschweren oder auszuschließen. Ist den Beklagten ein weltweiter Verzicht auf
die Verwendung des Metatags "Resistograph" nicht zuzumuten, weil sie an einer markenmäßigen Verwendung dieses Begriffs außerhalb Deutschlands nicht
durch die Klagemarke gehindert sind und sich nach ihrem Vortrag in den USA
auf eine entsprechende Benutzungsmarke stützen können, könnte es ihnen
gleichwohl zum Schutz des Markenrechts des Klägers zuzumuten sein, den
Zugriff auf ihre Internetseite aus Deutschland zu beschränken, um wettbewerblich erhebliche Markenverletzungen in Deutschland zu verhindern. Dafür kommt
es insbesondere darauf an, ob mit zumutbarem Aufwand die Nutzung des Metatags "Resistograph" beschränkt auf die Suchmaschine Google.de und andere
speziell auf Deutschland ausgerichtete Suchmaschinen ausgeschlossen werden kann. Das Berufungsgericht hat hierzu keine Feststellungen getroffen.

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Hätten die Beklagten weder die Trefferliste von auf Deutschland ausgerichteten Suchmaschinen zu ihren Gunsten beeinflusst noch zumutbare Mög-

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lichkeiten ungenutzt gelassen, die Verwendung des Metatags "Resistograph"
durch besonders auf Deutschland ausgerichtete Suchmaschinen zu verhindern
oder zu beschränken, wäre die mit dem Metatag verbundene Möglichkeit, die
Internetseite der Beklagten aus Deutschland aufzufinden, als von den Beklagten nicht beeinflussbar anzusehen und als solche zur Begründung eines relevanten Inlandsbezugs ungeeignet.
49

dd) Unabhängig davon, ob die Beklagten die Verwendung des Metatags
"Resistograph" durch besonders auf Deutschland ausgerichtete Suchmaschinen beeinflusst haben oder beeinflussen konnten, besteht jedoch auf der
Grundlage der Feststellungen des Berufungsgerichts bei der erforderlichen Gesamtabwägung ein noch ausreichender Inlandsbezug der beanstandeten Internetwerbung. Dieser noch hinreichende Inlandsbezug beruht im Streitfall allein
auf dem gleichzeitigen Vorliegen der nachfolgend als erheblich erkannten
Merkmale des Internetauftritts; einzelne oder mehrere dieser Merkmale würden
dafür nicht ausreichen.

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(1) Auf der Internetseite " www.i

.com " wird unter der Rubrik "Com-

pany" das "I. Worldwide Network - International Distribution Network" dargestellt, wobei an erster Stelle mit einer deutschen Fahne gekennzeichnet die Beklagte zu 2 als "Manufacturer/Head Office" genannt wird. Zwar begründet diese
Gestaltung der Internetseite im Hinblick auf die daran anschließende Gegenüberstellung mit den jeweils bestimmten Staaten oder Regionen zugeordneten
"I. Sales Offices" und "I. Sales Partners" für sich allein noch keinen ausreichenden Inlandsbezug, obwohl - wie die Revisionserwiderung zu bedenken gibt
- am Standort eines Herstellers regelmäßig auch ein Vertrieb der dort hergestellten Produkte erfolgen mag. Die von der auf das Ausland ausgerichteten
Internetseite der Beklagten angesprochenen Kunden im Ausland haben ein berechtigtes Interesse zu erfahren, wo die beworbenen Produkte hergestellt werden. Zu Recht hat das Berufungsgericht aber weitere Indizien zur Begründung

- 24 -

eines relevanten Inlandsbezugs der Internetseite "i
der Internetadresse "www.i .de" als Kontakt für I.

.com" in der Nennung
Germany sowie der

Rubrik "Upcoming dates" erkannt, unter der in deutscher Sprache auf Fachmessen und Fachseminare in Deutschland hingewiesen wird. Dabei handelt es
sich um Informationsangebote, die inländische Verkehrskreise ansprechen. Die
einen augenfälligen Bezug auf Deutschland begründenden Einzelheiten der
inhaltlichen Gestaltung ihrer Internetseite beruhen zudem nicht auf technischen
Erfordernissen sondern liegen allein in Händen der Beklagten.
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(2) Der Berücksichtigung dieser den erforderlichen Inlandsbezug begründenden Einzelheiten der Gestaltung steht nicht entgegen, dass ein Aufruf
der Internetseite der Beklagten von Deutschland aus nicht in nennenswertem
Umfang zu erwarten wäre. Deutsche Internetnutzer, die mit einer auf Deutschland ausgerichteten Suchmaschine nach den unter der Marke "Resistograph"
vertriebenen Produkten des Klägers suchen, werden durch die Trefferliste auch
zur Internetseite der Beklagten geleitet. Da es naheliegt, dass Internetnutzer vor
dem Erwerb eines Produkts, aber auch zur Information, Angebote vergleichen
werden, ist im Hinblick auf die überschaubare Zahl der Anbieter von Bohrwiderstandsmessgeräten in nennenswerten Umfang mit einem Aufruf der Internetseite der Beklagten aus Deutschland zu rechnen. Dafür ist unerheblich, ob die
durch Setzung des Metatags bewirkte Beeinflussung der Suchergebnisse ausreicht, um für sich allein einen relevanten Inlandsbezug zu vermitteln (vgl. oben
Rn. 45 ff.) oder ob und gegebenenfalls in welchem Umfang über diese Internetseite Geschäfte abgeschlossen oder Kontakte hergestellt worden sind. Ausreichend ist, dass sich das Internetangebot der Beklagten auch an Kunden in
Deutschland richtet (vgl. EuGH, Urteil vom 12. Juli 2011 - C-324/09, Slg. 2011,
I-6011 = GRUR 2011, 1025 Rn. 65 - L'Oréal/eBay). Zu berücksichtigen ist ferner, dass die Beklagten für ihren Internetauftritt die Top-Level-Domain ".com"
verwenden, die auch in Deutschland gebräuchlich ist, statt etwa eine auf einen
ausländischen Staat hinweisende Top-Level-Domain zu benutzen, die inländi-

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sche Nutzer eher vom Aufruf ihrer Seite abhalten könnte. Unter diesen Umständen wirkt sich der beanstandete Internetauftritt der Beklagten mehr als allenfalls geringfügig auf die wirtschaftliche Tätigkeit des Klägers in Deutschland
aus (vgl. BGH, GRUR 2005, 431, 433 - HOTEL MARITIME).
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(3) Danach kann dahinstehen, ob das Berufungsgericht als weiteres Indiz
für einen relevanten Inlandsbezug der beanstandeten Internetseite den elektronischen Verweis auf "www.i -na.com" heranziehen durfte, weil sich dort unter
"Company" eine ausführliche Eigendarstellung der in Deutschland ansässigen
Beklagten zu 1 in englischer Sprache fand. Das ist nicht zweifelsfrei, da ein Bedürfnis ausländischer Verkehrskreise bestehen könnte, in Englisch über den
Herstellungsbetrieb der Bohrwiderstandsmessgeräte und dessen Betriebsphilosophie informiert zu werden. Zudem erscheint es verfassungsrechtlich nicht
unbedenklich, die Möglichkeit eines Unternehmens zu einer Selbstdarstellung
zu beschränken, die als solche keine Rechte Dritter berührt.

53

ee) Die Annahme eines relevanten Inlandsbezugs im Streitfall stellt keinen unverhältnismäßigen Eingriff in die Berufsfreiheit der Beklagten gemäß
Art. 12 Abs. 1 GG dar. Die Beklagten können ihren Internetauftritt unter "
www.i

.com " ohne weiteres so gestalten, dass kein für die Annahme einer

Markenverletzung ausreichender Inlandsbezug mehr besteht. Es ist nicht ersichtlich, dass sie durch die Entfernung auch nur eines der auf Deutschland
bezogenen Merkmale in ihrer Berufsausübung unverhältnismäßig beschränkt
würden.
54

IV. Da die Verurteilung nach dem Unterlassungsantrag Bestand hat,
bleibt die Revision auch im Hinblick auf die darauf bezogene Verurteilung auf
Auskunft (nebst Rechnungslegung) und die Schadensersatzfeststellung sowie
die Verurteilung zur Zahlung von Vertragstrafen ohne Erfolg.

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1. Der Auskunftsanspruch geht weder zu weit, noch ist er durch Auskunftserteilung erloschen.

56

a) Ohne Erfolg macht die Revision geltend, die Verurteilung zur Auskunft
berücksichtige nicht, dass Ansprüche auf Auskunftserteilung über die konkrete
Verletzungshandlung hinaus lediglich im Umfang solcher Handlungen bestehen
könnten, in denen das Charakteristische der Verletzungshandlung zum Ausdruck komme. Die von der Revision in diesem Zusammenhang in Bezug genommene Rechtsprechung des Senats bezieht sich auf die Frage, inwieweit der
Auskunftsanspruch wegen Verletzung eines Schutzrechts über die konkrete
Verletzungshandlung hinaus Verletzungshandlungen erfasst, die einen anderen
Schutzgegenstand betreffen (vgl. BGH, Urteil vom 29. April 2010 - I ZR 68/08,
GRUR 2010, 623 Leitsatz 2 und Rn. 49 f. = WRP 2010, 927 - Restwertbörse I,
mwN). Im Streitfall steht dagegen allein die Verletzung eines Schutzrechts des
Klägers, seiner Marke "Resistograph", im Inland in Rede. Ist ein solcher Verletzungsfall durch die Gestaltung der Internetseite der Beklagten festgestellt, erstreckt sich der Auskunfts- wie der Unterlassungsanspruch des Klägers auf alle
markenmäßigen Benutzungshandlungen des Zeichens "(I. ) Resistograph" für
Bohrwiderstandsmessgeräte in Deutschland.

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b) Die danach bestehende Auskunftspflicht haben die Beklagten durch
die von ihrem Prozessbevollmächtigten in der mündlichen Verhandlung vor dem
Berufungsgericht abgegebene "Nullauskunft" nicht erfüllt. Der Prozessbevollmächtigte hatte erklärt, es sei "niemals ein Geschäft über den in Rede stehenden Weg abgeschlossen oder auch nur ein Kontakt hergestellt worden". Das
Berufungsgericht hat diese Erklärung - von der Revision unbeanstandet - dahin
verstanden, sie beziehe sich allein auf Geschäftsabschlüsse über den Internetauftritt www.i

.com. Wie die Revisionserwiderung zu Recht geltend macht,

kamen jedoch diverse andere Möglichkeiten für Bestellungen aus Deutschland
in Betracht, etwa über eine auf der angegriffenen Internetseite hinterlegte

- 27 -

E-Mailadresse oder über einen dort bereitgehaltenen elektronischen Verweis
(Link) auf eine andere Internetseite. Zudem sind die vom Auskunftsanspruch
umfassten Benutzungshandlungen von der Prozesserklärung nur unvollständig
erfasst. So erfordert das "Anbieten" weder einen Geschäftsabschluss noch die
Herstellung eines tatsächlichen Kundenkontakts.
58

Die Beklagten haben zumindest fahrlässig und damit schuldhaft gehandelt.

59

2. Die vom Berufungsgericht ausgesprochene Verurteilung zur Zahlung
jeweils einer Vertragsstrafe aus den Unterlassungserklärungen vom 16. Juli
1999 und 28. Juli 2010 lässt keinen Rechtsfehler erkennen. Gegen die Annahme des Berufungsgerichts, der Kläger habe die strafbewehrten Unterlassungserklärungen der Beklagten zu 2 und 3 vom 28. Juli 2010 wirksam angenommen,
bestehen keine Bedenken.

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60

C. Die Revision ist danach zurückzuweisen. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

Büscher

Schaffert
Koch

Kirchhoff
Feddersen

Vorinstanzen:
LG Mannheim, Entscheidung vom 23.01.2015 - 7 O 121/13 OLG Karlsruhe, Entscheidung vom 25.05.2016 - 6 U 17/15 -