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								BUNDESGERICHTSHOF

								BESCHLUSS

								X ZB 1/05

								vom

								28. März 2006

								in dem Rechtsbeschwerdeverfahren


								-2-


								Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 28. März 2006 durch

								den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter Scharen, die Richterin

								Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und Dr. Kirchhoff

								beschlossen:


								Die Rechtsbeschwerde gegen den am 13. Oktober 2004 verkündeten Beschluss des 5. Senats (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Rechtsbeschwerdeführerin zurückgewiesen.

								Der Gegenstandswert für das Rechtsbeschwerdeverfahren wird auf

								50.000,-- €

								festgesetzt.


								Gründe:


								1


								I. Der Antragsgegner ist Inhaber des deutschen Gebrauchsmusters

								297 18 951, das ein "Werkzeug zum Aneinanderfügen von Profilbrettern" betrifft. Die Antragstellerin hat die Löschung des Gebrauchsmusters im Umfang

								der Schutzansprüche 1 bis 4, des Anspruchs 8, soweit auf die Ansprüche 1 bis


								-3-


								4 zurückbezogen, und des Anspruchs 10, soweit auf die Ansprüche 1 bis 4 und

								8 zurückbezogen, begehrt. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Löschungsantrag zurückgewiesen. Die dagegen gerichtete Beschwerde der Antragstellerin hatte nur teilweise Erfolg. Hinsichtlich Anspruch 1 hat das Bundespatentgericht ihr nur insoweit entsprochen, als dieser Anspruch über die folgende Fassung hinausgeht:

								"1. Werkzeug für das lückenlose Aneinanderfügen von mit Nut und

								Feder versehenen Profilbrettern mit einer länglichen, von einer

								Mantelfläche umgebenen Gestalt, wobei die Mantelfläche eine

								ebene Unterseite aufweist, die an wenigstens einer etwa rechtwinkligen Längskante in einen profilierten Abschnitt übergeht,

								der zu der mit Nut oder Feder versehenen Stirnfläche des Profilbretts komplementär geformt ist, während etwa in dem diametral gegenüberliegenden Mantelbereich eine Schlagfläche

								zur Einwirkung eines Hammers od. dgl. vorgesehen ist,

								d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass der profilierte Abschnitt in demjenigen Bereich, der mit der Oberkante des Profilbretts korrespondiert, gegenüber der betreffenden Unterkante

								des Werkzeugs zu dessen Mitte zurückversetzt ist, wobei eine

								oder beide Stirnseiten ein zu einer profilierten Längsseite korrespondierendes oder komplementäres Profil aufweisen."

								2


								Mit ihrer - nicht zugelassenen - Rechtsbeschwerde macht die Antragstellerin geltend, der angefochtene Beschluss beruhe auf einer Verletzung ihres

								Anspruchs auf rechtliches Gehör (§§ 18 Abs. 2 und 4 GebrMG i.V.m. § 100

								Abs. 3 Nr. 3 PatG) und sei nicht mit einer dem Begründungszwang entspre-


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								chenden Begründung versehen (§ 18 Abs. 2 und 4 GebrMG i.V.m. §§ 100

								Abs. 3 Nr. 6, 94 Abs. 2 PatG).

								3


								Die Antragstellerin rügt, das Bundespatentgericht habe entgegen ihrem

								Vortrag nicht berücksichtigt, dass die deutsche Offenlegungsschrift 38 19 245

								Schutzanspruch 1 vorwegnehme. Das Bundespatentgericht sei auch in keiner

								Weise auf ihren erstinstanzlichen Vortrag eingegangen, dass Schutzanspruch 1

								sich auch auf Ausführungsformen erstrecke, die zwangsläufig zu einer Beschädigung der Oberkante des Profilbretts führen müssten und deshalb keine Erfindung darstellten; diesen Vortrag habe sie in ihrer Beschwerdebegründung an

								das Bundespatentgericht ausdrücklich in Bezug genommen.


								4


								II. Die auf § 18 Abs. 2, 4 GebrMG, § 100 Abs. 3 Nr. 3 und 6 PatG gestützte Rechtsbeschwerde ist zulässig, weil mit ihr gesetzlich vorgesehene

								Rechtsbeschwerdegründe, nämlich die Verletzung rechtlichen Gehörs und eine

								im Sinne des Begründungszwangs fehlende Begründung, geltend gemacht

								werden und dies mit näheren Ausführungen begründet worden ist (vgl.

								Sen.Beschl. v. 24.10.2000 - X ZB 6/00, GRUR 2001, 139 - Parkkarte, m. Hinw.

								auf die st. Rspr. d. Sen.). Die Rechtsbeschwerde bleibt in der Sache jedoch

								ohne Erfolg, weil diese Rechtsbeschwerdegründe, auf deren Vorliegen sich die

								Prüfung im Verfahren der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde beschränkt,

								nicht vorliegen.


								5


								1. Das Bundespatentgericht ist für die Beurteilung des erfinderischen

								Schrittes von der Aufgabe ausgegangen, ein Schlagwerkzeug zum Aneinanderfügen von Profilbrettern bereitzustellen, mit dem als erste Teilaufgabe die

								Oberkanten der zu verlegenden Profilbretter geschützt und als zweite Teilaufgabe die bisher ungenutzten Stirnseiten eines Schlagwerkzeugs beim Verlegen


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								eingesetzt werden können. Es ist sodann auf der Grundlage der vorveröffentlichten Offenlegungsschrift 195 39 388 sowie des Katalogs "Einrichtungsberater" der Antragstellerin zu dem Schluss gelangt, dass es keines erfinderischen

								Schrittes im Sinne des Gebrauchsmusterrechts bedurfte, um von diesen beiden

								Druckschriften zu der vom Streitgebrauchsmuster vorgeschlagenen Lösung der

								ersten Teilaufgabe (Schutz der Oberkanten der Profilbretter) zu gelangen. Hierfür kam es auf die Offenlegungsschrift 38 19 245 nicht mehr an. Bedeutung

								konnte diese Druckschrift deshalb nur noch für die Frage gewinnen, ob auch

								der von Schutzanspruch 1 in der verteidigten Fassung vorgeschlagenen Lösung

								der zweiten Teilaufgabe (Einsatz der bisher ungenutzten Stirnseiten des

								Schlagwerkzeugs beim Verlegen) ein erfinderischer Schritt abzusprechen sei.

								Dazu räumt die Antragstellerin ein, sie habe eine Vorwegnahme von Merkmal 7

								des verteidigten Anspruchs 1, also der in Anspruch 1 aufgenommenen Merkmale des eingetragenen Schutzanspruchs 8, nicht behauptet. Zudem hat

								das


								Bundespatentgericht


								in


								diesem


								Zusammenhang


								die


								Druckschrift


								DE 38 19 245 A 1 ausdrücklich behandelt und ihr keine einen erfinderischen

								Schritt im Sinne des Gebrauchsmusterrechts ausschließende Bedeutung beigemessen. Die Rechtsbeschwerde will nur ihre abweichende Bewertung des

								erfinderischen Schrittes anstelle derjenigen des Bundespatentgerichts setzen.

								Damit vermag sie jedoch keine Verletzung des rechtlichen Gehörs zu begründen.

								6


								2. Die Antragstellerin rügt auch ohne Erfolg, der angefochtene Beschluss

								enthalte keine Begründung im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG, weil das

								Bundespatentgericht ihren Vortrag vor dem Deutschen Patent- und Markenamt

								unberücksichtigt gelassen habe, Schutzanspruch 1 schütze auch Ausführungsformen, die für die Erreichung der gebrauchsmustergemäßen Lösung ungeeignet seien, da sie eine Beschädigung der Oberfläche der Profilbretter nicht ver-


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								hinderten. Denn das Bundespatentgericht hat seinen Beschluss ausführlich und

								nachvollziehbar begründet.

								7


								Zwar kann es an einer Begründung im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 6

								PatG auch dann fehlen, wenn die Beschwerdeentscheidung überhaupt nicht auf

								einzelne selbständige Angriffs- und Verteidigungsmittel eingeht (BGHZ 39, 333,

								337-339 - Warmpressen). Selbständige Angriffs- und Verteidigungsmittel in diesem Sinne sind aber dadurch gekennzeichnet, dass sie schon für sich allein

								geeignet sind, rechtsvernichtend zu wirken. Dies ist bei dem hier in Frage stehenden Vortrag zum Fehlen vorteilhafter Eigenschaften der Erfindung bei geschützten Ausführungsformen nicht der Fall (vgl. Rogge in Benkard, PatG,

								9. Aufl. 1993, § 100 Rdn. 26; Kühnen in Schulte, PatG, 7. Aufl. 2005, § 100

								Rdn. 66). Dieser Vortrag betrifft lediglich Indiztatsachen.


								8


								Zudem ist es für die Frage, ob eine Erfindung im Sinne des § 1 Abs. 1

								GebrMG vorliegt, offensichtlich unerheblich, wenn die mit einer Lehre zum

								technischen Handeln bezweckten Vorteile im Einzelfall möglicherweise nicht

								erreicht werden können. Das Bundespatentgericht hatte daher keinen Anlass,

								auf diesen Vortrag einzugehen.


								-7-


								III. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 18 GebrMG, 109 Abs. 1 Satz 2


								9

								PatG.


								Melullis


								Scharen

								Meier-Beck


								Mühlens

								Kirchhoff


								Vorinstanz:

								Bundespatentgericht, Entscheidung vom 13.10.2004 - 5 W(pat) 458/03 -