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								BUNDESGERICHTSHOF

								IM NAMEN DES VOLKES

								URTEIL

								X ZR 55/07


								Verkündet am:

								29. November 2011

								Wermes

								Justizamtsinspektor

								als Urkundsbeamter

								der Geschäftsstelle

								in der Patentnichtigkeitssache


								-2-


								Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche

								Verhandlung vom 29. November 2011 durch den Vorsitzenden Richter

								Prof. Dr. Meier-Beck, den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens

								und die Richter Dr. Grabinski und Dr. Bacher

								für Recht erkannt:


								Die Berufung gegen das am 19. Dezember 2006 verkündete

								Urteil des 1. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.


								Von Rechts wegen


								Tatbestand:


								Die Beklagte ist Inhaberin des am 21. Juli 1995 angemeldeten eu1


								ropäischen Patents 0 773 868 (Streitpatents). Patentanspruch 1 lautet in

								der Verfahrenssprache Englisch:

								"A cushioning conversion machine (20; 300; 500) for converting

								sheet-like stock material into a cushioning dunnage product, the

								machine comprising a forming assembly (56, 57; 302, 350, 351)

								which forms the sheet-like stock material into a strip of dunnage

								and a feed assembly (80; 234) which feeds the sheet-like stock

								material through the forming assembly (56, 67; 302, 305, 351);

								characterised by:

								the machine comprising a first modular unit (31; 305; 504) and a

								second modular unit (30; 231; 304, 505);

								the first unit (31; 305; 504) comprising a housing (35; 321; 516)

								and the forming assembly 56, 57; 302, 350, 351), the forming


								-3-


								assembly being located within the housing (35; 321; 516); the

								second unit (30; 231; 304; 505) comprising a housing (43; 320;

								508) and the feed assembly (80; 234), the feed assembly being

								located within the housing (43; 320; 508);

								the housing (35; 321; 516) of the first unit (31; 305; 504) having

								an outlet opening and the housing (43; 320; 508) of the second

								unit (30; 231; 304; 505) having an inlet opening, the housings

								being positionable with respect to one another to provide a

								pathway for transfer of the strip of dunnage form the first unit

								(31; 305; 504) to the second unit (30; 231; 304; 505)."

								Die in der Streitpatentschrift enthaltene deutsche Übersetzung des

								2


								Patentanspruchs 1 lautet:

								"Polster-Umformmaschine (20; 300; 500) zum Umarbeiten bzw.

								Umformen eines bahnartigen Ausgangsmaterials in ein Polstererzeugnis, wobei die Maschine eine Umformeinheit (56, 57;

								302, 350, 351) umfasst, welche das bahnartige Ausgangsmaterial in einen Polsterstreifen (strip of dunnage) umformt, sowie

								eine Zuführeinheit (80; 234), welche das bahnartige Ausgangsmaterial durch die Umformeinheit (56, 57; 302, 350, 351) fördert,

								dadurch gekennzeichnet, dass

								die Maschine eine erste modulare Einheit (31; 305; 504) und eine zweite modulare Einheit (30; 231; 304; 505) umfasst, wobei

								die erste Einheit (31; 305; 504) ein Gehäuse (35; 321; 516) und

								die Umformeinheit (56, 57; 302, 350, 351) aufweist und die Umformeinheit innerhalb des Gehäuses (35; 321; 516) gelegen ist,

								die zweite Einheit (30; 231; 304; 505) ein Gehäuse (43; 320;

								508) und die Zuführeinheit (80; 234) aufweist und die Zuführeinheit (80; 234) innerhalb des Gehäuses (43; 320; 508) gelegen ist,

								das Gehäuse (35; 321; 516) der ersten Einheit (31; 305; 504)

								eine Auslassöffnung und das Gehäuse (43; 320; 508) der zweiten Einheit (30; 231; 304; 505) eine Einlassöffnung aufweist und

								die Gehäuse in Bezug zueinander positionierbar sind, um einen

								Durchgangsweg zum Übertragen des Polsterstreifens von der

								ersten Einheit (31; 305; 504) zur zweiten Einheit (30; 231; 304;

								505) bereitzustellen."


								-4-


								3


								Patentanspruch 1 sind Patentansprüche 2 bis 11 nachgeordnet. Patentanspruch 13 betrifft die Verwendung einer Umformmaschine nach Patentanspruch 1, die Patentansprüche 12 und 14 entsprechende Verfahren.

								Die Klägerin ist der Auffassung, dass der Gegenstand des Streitpa-


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								tents nicht patentfähig sei, weil er gegenüber dem vorbekannten Stand der

								Technik nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe.

								Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt.


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								Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der diese

								6


								weiterhin die Abweisung der Klage mit der Maßgabe erstrebt, dass in Patentanspruch 3 eine sachliche Unrichtigkeit korrigiert werden soll. Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent mit vier beschränkten Anspruchssätzen.

								Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.


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								Als gerichtlicher Sachverständiger hat Prof. Dr.-Ing.

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								M.


								ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen


								Verhandlung erläutert und ergänzt hat.


								Entscheidungsgründe:


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								Die zulässige Berufung ist nicht begründet.

								I.


								10


								Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zum


								Herstellen von stoßabsorbierendem Füllmaterial für Verpackungen. Die

								Streitpatentschrift schildert eingangs bekannte Polsterumformmaschinen,

								mit denen bahnartiges Ausgangsmaterial wie zum Beispiel Papier in Vielfachlagenform in ein kissenartiges Polstererzeugnis mit sich in Längsrichtung erstreckenden, kissenartigen Abschnitten umgewandelt werde. Das

								Ausgangsmaterial bestehe vorzugsweise aus drei übereinander gelager-


								-5-


								ten Geweben oder Schichten von biologisch abbaubarem, wieder aufbereitbarem und wieder verwendbarem Kraftpapier, das auf eine zylindrische

								Walze aufgerollt sei. Die Verwendung bekannter Polsterumformmaschinen

								sei auf jeweils ein ganz bestimmtes Polsterprodukt eingeschränkt. Es sei

								im Allgemeinen nicht ohne weiteres möglich, die Maschine auf andere

								Polsterprodukte, zum Beispiel mit einer anderen Breite, Dichte oder Dicke

								umzurüsten. Dies sei insbesondere dann nachteilig, wenn nur geringe

								Produktionsmengen benötigt würden.

								Mit der Lehre des Streitpatents sollen derartige Maschinen verbes11


								sert werden, insbesondere sollen ein wirtschaftlicher Einsatz auch bei geringen Produktionsmengen ermöglicht und Transport und Wartung erleichtert werden.

								Hierzu schlägt Patentanspruch 1 des Streitpatents eine Polsterum-


								12


								formmaschine zum Umarbeiten bzw. zum Umformen eines bahnartigen

								Ausgangsmaterials in ein Polstererzeugnis vor, die folgende Merkmale

								aufweist:

								1. Die Maschine umfasst

								1.1. eine erste modulare Einheit (modular unit) und

								1.2. eine zweite modulare Einheit.

								2. Die erste Einheit weist ein Gehäuse (housing) auf,

								2.1. in dem eine Umformeinheit (forming assembly) gelegen

								ist, welche das bahnartige Material in einen Polsterstreifen (strip of dunnage) umformt, und

								2.2. das eine Auslassöffnung hat.

								3. Die zweite Einheit weist ein Gehäuse auf,

								3.1. in dem eine Zuführeinheit (feed assembly) gelegen ist,

								welche das bahnartige Ausgangsmaterial durch die Umformeinheit fördert, und

								3.2. das eine Einlassöffnung hat.

								4. Die Gehäuse sind zueinander positionierbar (positionable

								with respect to one another), um einen Weg zum Übertragen

								des Polsterstreifens von der ersten Einheit zur zweiten Einheit bereitzustellen.


								-6-


								13


								Merkmal 1 besagt in Verbindung mit den Folgemerkmalen, dass die

								Maschine (und nicht die einzelnen Einheiten) modular aufgebaut ist. Sie

								besteht aus (mindestens) zwei Modulen, die sich jeweils in einem (eigenen) Gehäuse befinden (Merkmale 2. und 3.) und von denen das eine der

								Umformung (Merkmal 2.1.) und das andere der Zuführung (Merkmal 3.1.)

								des Materials dient, das Papier sein kann, aber nicht muss. Die Module

								sind im Übrigen (nur) dahin näher beschrieben, dass das Gehäuse des

								ersten eine Auslass- und das Gehäuse des zweiten eine Einlassöffnung

								hat (Merkmale 2.2. und 3.2.) und dass die Gehäuse zueinander positionierbar sind, um einen Weg zum Übertragen des Polsterstreifens bereitzustellen (Merkmal 4.).


								14


								II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung wie folgt begründet:

								Die US-Patentschrift 3 509 797 (D1) zeige und beschreibe eine


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								Polsterumformmaschine, die eine Umformeinheit, welche das bahnartige

								Material in einen Polsterstreifen umforme, und eine Zuführeinheit, die das

								bahnartige Ausgangsmaterial durch die Umformeinheit fördere, umfasse.

								Ein modularer Aufbau der Polsterumformmaschine sei in dieser Druckschrift nicht erwähnt. Es seien jedoch bereits mehrere unterschiedlich aufgebaute Polsterumformmaschinen dargestellt und beschrieben, und es sei

								der D1 bereits zu entnehmen, unterschiedliche Umform- und Zuführeinheiten miteinander zu kombinieren und dabei auch gleiche Umformeinheiten

								für Polsterumformmaschinen zu verwenden, die unterschiedliche Polsterprodukte herstellen könnten. Dies sei eine Vorstufe eines modularen Aufbaus, weshalb der Fachmann der D1 die Anregung entnehmen könne,

								eine Polsterumformmaschine in modulare Einheiten, nämlich eine Umformeinheit und eine Zuführeinheit, aufzuteilen. Gesamtsysteme in modulare Einheiten zu unterteilen, sei am Prioritätstag des Streitpatents allgemein bekannt gewesen. Für den papierverarbeitenden Bereich zeige dies

								auch die deutsche Offenlegungsschrift 37 31 151 (D5). Diese beschreibe

								bereits eine Fördervorrichtung für Papierprodukte, die aus einzelnen,


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								standardisierten, in sich geschlossenen, vorgefertigten Bauelementen zusammengesetzt sei. Die übrigen Merkmale des Patentanspruchs 1 beschrieben eine übliche Ausbildung von modularen Einheiten und gingen

								über einfache konstruktive Anpassungen nicht hinaus.

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								III. Dies hält der Überprüfung in der Berufungsinstanz stand.

								Der Gegenstand des Streitpatents ist neu. Die D1 zeigt ebenso we-


								17


								nig wie die übrigen Entgegenhaltungen den modularen Aufbau einer Umformmaschine. Der Sachverständige hat das Modul unter Bezugnahme

								auf die einschlägige Literatur als Subsystem eines Produkts definiert, das

								abgegrenzte Funktionen enthält, wenige einfache, aber definierte Schnittstellen besitzt, mit anderen Modulen kombinierbar und austauschbar,

								leicht überschaubar und handhabbar, ohne Kenntnis des inneren Aufbaus

								einsetzbar und unabhängig nachprüfbar ist, wobei nicht notwendigerweise

								stets sämtliche Merkmale dieser Definition erfüllt sein müssen. Module in

								diesem Sinne zeigen die Entgegenhaltungen nicht.


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								Der Gegenstand des Streitpatents beruht jedoch gegenüber dem

								vorbekannten Stand der Technik nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

								Aus der D1 ergab sich für den Fachmann - bei dem es sich, wie das


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								Patentgericht zu Recht angenommen hat, um einen Diplomingenieur der

								Fachrichtung Maschinenbau mit Erfahrungen in der Konstruktion von Verpackungsmaschinen, möglicherweise


								auch


								Polsterumformmaschinen,


								handelt - der Hinweis, dass die Dichte des Packmaterialerzeugnisses unter anderem durch eine Veränderung des Abstands zwischen der Umformeinrichtung (crumpler means) und der Zuführeinrichtung sowie durch die

								Einstellung des Düsendurchmessers der Umformeinrichtung verändert

								werden kann (Sp. 5 Z. 59 bis Sp. 6 Z. 3). Dies bedeutet bereits einen ersten Schritt zur Flexibilisierung und Anpassung der Vorrichtung an wechselnde Anforderungen an das Endprodukt. Die D1 zeigt außerdem, wie

								das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, verschiedene Ausführungen


								-8-


								von Umform- und Zuführeinrichtung. Zudem erkennt der Fachmann insbesondere bei der in Figur 23 gezeigten Ausführungsform, dass sich die Umformeinrichtung mit Werkzeug, sonst aber ohne großen Aufwand von der

								Zuführeinheit trennen und gegebenenfalls durch eine für das jeweils herzustellende Endprodukt geeignetere Einheit ersetzen lässt, wenn die Einstellung des Abstands oder des Düsendurchmessers nicht ausreicht, um

								die notwendige Anpassung der Umformeinrichtung vorzunehmen.

								Dies mag dem Fachmann zum Zeitpunkt der Anmeldung der D1 im

								20


								Jahre 1967 noch keine Veranlassung gegeben haben, über die Austauschbarkeit der Umform- und gegebenenfalls auch der Zuführeinrichtung nachzudenken. Die Perspektive änderte sich jedoch, wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend dargelegt hat, in der Folgezeit, insbesondere in den 80er Jahren und zu Beginn des folgenden Jahrzehnts, als

								auf dem Gebiet der Transportverpackung ein höherer Grad an Flexibilisierung verlangt wurde im Hinblick auf eine deutlich größere Produktvariabilität und -vielfalt, die auch eine Variabilität der Verpackungsmittel notwendig

								machte und Polsterumformmaschinen erforderte, mit denen auch geringe

								Produktionsmengen mit möglichst wenig Rüstaufwand und damit kostengünstig hergestellt werden konnten. Diesen Bedarf schildert auch die

								Streitpatentschrift als einen Ansatzpunkt für die Verbesserung der bekannten Polsterumformmaschinen.

								Für den Fachmann, der sich am Anmeldetag des Streitpatents vor


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								das Problem gestellt sah, diesen Anforderungen Rechnung zu tragen und

								eine größere Flexibilisierung zu erreichen, und der mit dieser veränderten

								Perspektive die D1 heranzog, erhielt jedenfalls die Möglichkeit eines Austauschs der Umformeinrichtung ein anderes Gewicht. Für ihn ergab sich

								ohne weiteres, dass, wenn die möglichen Einstellungen der Umformeinrichtung für die Flexibilisierung nicht genügten, ein Austausch des trichterartigen Abschnitts Abhilfe schaffen konnte, der schon bei der in Figur 23

								der D1 dargestellten Ausführungsform ohne großen Aufwand, wenn auch


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								nur mit Werkzeug möglich war. Dies legte es für den Fachmann nahe, die

								Umformeinrichtung so auszubilden, dass der Austausch möglichst einfach

								und zuverlässig durchführbar war. Die Methode der Wahl hierfür war eine

								Ausgestaltung der Umformeinrichtung als austauschbare Einheit, mithin

								als "Modul", das mit den übrigen Bestandteilen der Polsterumformmaschine verbunden werden konnte. Dies erforderte ein durch die trichterförmige

								Ausgestaltung in der D1, wie das Patentgericht zu Recht ausgeführt hat,

								ohnehin schon bereitgestelltes Gehäuse für die Umformeinrichtung wie

								auch ein - am Prioritätstag schon aus Sicherheitsgründen selbstverständliches - Gehäuse für die übrigen Bestandteile der Vorrichtung und führte

								den Fachmann damit zu zwei modularen Einheiten im Sinne des Streitpatents (Merkmal 1.), von denen die eine die Umformeinheit und die andere

								die Zuführeinheit aufnimmt (Merkmale 2.1. und 3.1.) und die so ausgebildet und zueinander angeordnet sind, dass das umgeformte Material aus

								dem ersten Modul aus- und in das zweite eintreten kann (Merkmale 2.2.,

								3.2. und 4.).

								An einer solchen Ausgestaltung wurde der Fachmann nicht durch

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								die Überlegung gehindert, dass er damit in den Kernbereich der Umformmaschine eingriff, wie die Beklagte in der mündlichen Verhandlung ausgeführt hat. Es mag sein, dass die abstrakte Überlegung, die Polsterumformmaschine in mindestens zwei Module zu "zerlegen" und dabei die

								Umformeinrichtung von der am Umformprozess teilhabenden Zuführeinrichtung zu trennen, am Prioritätstag nicht nahegelegen hat. Darauf

								kommt es aber nicht an. Die erfindungsgemäße Lehre ist vielmehr schon

								dadurch nahegelegt, dass der Fachmann sowohl Anlass hatte als auch

								über die Mittel verfügte, die Umformeinrichtung als austauschbare Umformeinheit auszugestalten.


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								IV. Die Patentansprüche 12 bis 14 haben in der Form eines Verfahrens- oder Verwendungsanspruchs keinen anderen sachlichen Gehalt als


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								Patentanspruch 1 und haben deshalb gleichfalls keinen patentfähigen Gegenstand.

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								V. Auch in der Fassung der Hilfsanträge hat Patentanspruch 1 keinen Bestand.

								Hilfsantrag I fügt Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung hinzu,


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								dass die erste und zweite Einheit "selektiv" miteinander verbindbar/

								voneinander trennbar sind. Selektiv soll dabei nach den Ausführungen der

								Beklagten in der mündlichen Verhandlung bedeuten, dass unterschiedliche Module verbindbar sind. Trennbarkeit und Verbindbarkeit verschiedener Module sind jedoch Sinn und Zweck der Verselbständigung der Umformeinheit und charakteristisch für den modularen Aufbau. Patentfähigkeit wird durch diesen Zusatz nicht begründet.

								Hilfsantrag II fügt Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung hinzu,


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								dass das Gehäuse des zweiten Moduls auch eine Schneideeinheit aufnimmt. Diese soll in dem Gehäuse, in dem die zweite Einheit angeordnet

								ist, untergebracht werden. Dass die Schneideinrichtung nicht bereits in der

								Umformeinheit angeordnet ist, gibt sich verfahrensbedingt daraus, dass

								das Abtrennen des Polsterstreifens erst nach der Fixierung der umgeformten Geometrie des Polsterstreifens erfolgen kann. Die Schneideinrichtung

								kann sich zudem keinesfalls zwischen Umformeinheit und Zuführeinheit

								befinden. Es kommt daher nur eine separate Anordnung der Schneideinrichtung oder eine Anordnung in dem Gehäuse für die Zuführeinrichtung in

								Betracht. Zwischen diesen beiden Möglichkeiten entscheidet der Fachmann nach Zweckmäßigkeit. Die Unterbringung der Schneideinrichtung in

								dem Gehäuse für die Zuführeinrichtung ist daher eine naheliegende Möglichkeit.

								Nach Hilfsantrag III können erstes und zweites Modul in vielfachen


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								Positionsbeziehungen relativ zueinander angeordnet werden. Damit soll,

								wie die Beklagte in der mündlichen Verhandlung ausgeführt hat, unter-


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								schiedlichen räumlichen Bedingungen Rechnung getragen werden können, aber auch unterschiedlichen Abständen und variablen Riegelpositionen. Diese Möglichkeit einer variablen Bauweise ist eine Folge der Aufteilung in Module. Von ihnen Gebrauch zu machen hat der Fachmann immer

								dann Veranlassung, wenn die örtlichen Bedingungen danach verlangen.

								Entsprechendes gilt für den Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach

								Hilfsantrag IV, der angibt, dass ein Modul an einem festen Träger angebracht werden kann.

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								VI. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG

								i.V.m. § 97 Abs. 1 ZPO.

								Meier-Beck


								Keukenschrijver


								Grabinski


								Mühlens


								Bacher


								Vorinstanz:

								Bundespatentgericht, Entscheidung vom 19.12.2006 - 1 Ni 3/06 (EU) -