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								BUNDESGERICHTSHOF

								IM NAMEN DES VOLKES

								URTEIL

								I ZR 172/09


								Verkündet am:

								10. Februar 2011

								Führinger

								Justizangestellte

								als Urkundsbeamtin

								der Geschäftsstelle

								in dem Rechtsstreit


								Nachschlagewerk:


								ja


								BGHZ:


								nein


								BGHR:


								ja


								RENNIE

								MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 und 6, § 24 Abs. 1 und 2

								Ist der Vertrieb eines parallelimportierten Arzneimittels im Inland in einer bestimmten Packungsgröße ohne weiteres dadurch möglich, dass die Originalverpackung mit weiteren Blisterstreifen aufgefüllt und umetikettiert wird, kann sich

								der Markeninhaber dem Vertrieb des Arzneimittels in einer neuen Verpackung

								unter Wiederanbringung der Marke widersetzen.

								BGH, Urteil vom 10. Februar 2011 - I ZR 172/09 - OLG Köln

								LG Köln


								-2-


								Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 10. Februar 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm

								und die Richter Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch


								für Recht erkannt:


								Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des

								Oberlandesgerichts Köln vom 2. Oktober 2009 unter Zurückweisung des Rechtsmittels im Übrigen im Kostenpunkt und insoweit

								aufgehoben, als hinsichtlich des Klageantrags zu I 1 zum Nachteil

								der Klägerin erkannt worden ist.


								Im Umfang der Aufhebung und im Kostenpunkt wird das Urteil der

								33. Zivilkammer des Landgerichts Köln vom 3. März 2009 auf die

								Berufung der Klägerin abgeändert.


								Die Beklagte wird unter Androhung eines vom Gericht für jeden

								Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu

								250.000 €, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, oder

								Ordnungshaft bis zu sechs Monaten verurteilt, es zu unterlassen,

								das Arzneimittel "Rennie, 680/80 mg Kautabletten" in der Packungsgröße à 96 Kautabletten aus Tschechien nach Deutschland

								zu importieren, umzupacken und in Deutschland in eigenen Umverpackungen à 120 Kautabletten zu vertreiben.


								Die Kosten des Rechtsstreits haben die Klägerin zu 1/4 und die

								Beklagte zu 3/4 zu tragen.


								Von Rechts wegen


								-3-


								Tatbestand:


								1


								Die Klägerin ist Inhaberin der für pharmazeutische Erzeugnisse eingetragenen Marke "RENNIE". Unter dieser Marke vertreibt die Muttergesellschaft der

								Klägerin ein verschreibungsfreies Arzneimittel. In Deutschland bietet sie es unter anderem in Packungsgrößen mit 120 Tabletten (10 Blisterstreifen mit jeweils

								12 Tabletten) an. In der Tschechischen Republik wird das Arzneimittel

								"RENNIE" in Packungen mit höchstens 96 Tabletten in Verkehr gebracht. Die

								Beklagte importiert das Arzneimittel aus der Tschechischen Republik. Sie vertreibt es seit dem Jahr 2005 in einer auf 120 Tabletten aufgefüllten umetikettierten Packung. Im Mai 2008 kündigte die Beklagte an, das Arzneimittel in neu

								erstellten Umverpackungen mit 120 Tabletten in Deutschland zu vertreiben.


								2


								Die Klägerin macht im vorliegenden Verfahren geltend, der Vertrieb des

								Arzneimittels zu 120 Tabletten in neu erstellten Umverpackungen statt in umetikettierten Auffüllpackungen verletze die Rechte an ihrer Marke.


								3


								Die Klägerin hat beantragt,

								I.


								die Beklagte zu verurteilen,

								1. es unter Androhung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000 €, ersatzweise

								Ordnungshaft, oder von Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu unterlassen, das Arzneimittel "Rennie, 680/80 mg Kautabletten" in der Packungsgröße à 96 Kautabletten aus Tschechien nach Deutschland zu

								importieren, umzupacken und in Deutschland in eigenen Umverpackungen à 120 Kautabletten zu vertreiben;

								2. an sie außergerichtliche Anwaltskosten in Höhe von 1.333,80 € nebst

								Zinsen in Höhe von acht Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit

								dem 10. Oktober 2008 zu zahlen;

								3. ihr Auskunft zu erteilen über den Umfang unzulässiger Handlungen

								gemäß Ziffer 1, und zwar unter Bekanntgabe der Namen und Anschriften der Lieferanten, der gewerblichen Abnehmer und deren Auftragge-


								-4-


								ber sowie über die Menge der bezogenen, ausgelieferten oder bestellten Arzneimittel;

								II.


								4


								festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, ihr jeglichen Schaden zu

								ersetzen, der ihr durch die Handlungen gemäß Ziffer 1 entstanden ist und/

								oder noch entstehen wird.


								Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat geltend gemacht,

								ein Umpacken der importierten Arzneimittel sei erforderlich, um eine im Inland

								vertriebene Packungsgröße von 120 Tabletten herzustellen. Sie könne frei wählen, ob dies durch Fertigung einer neuen Verpackung oder durch Auffüllen und

								Umetikettieren der ursprünglichen Verpackungen geschehe.


								5


								Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerin ist

								erfolglos geblieben (OLG Köln, Urteil vom 2. Oktober 2009 - 6 U 53/09, juris).


								6


								Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die

								Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihre Klageanträge weiter.


								Entscheidungsgründe:


								7


								I. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klägerin stünden die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Erstattung

								von Anwaltskosten und Feststellung der Schadensersatzpflicht aus Markenrecht nicht zu. Dazu hat es ausgeführt:


								8


								Das Umpacken des von der Beklagten importierten Arzneimittels der

								Marke "RENNIE" in Packungen zu jeweils 120 Tabletten verletze nicht die Markenrechte der Klägerin. Die Markenrechte der Klägerin an den in der Tschechischen Republik in Verkehr gebrachten Arzneimitteln seien erschöpft. Das Um-


								-5-


								packen der in Rede stehenden Arzneimittel sei erforderlich, um in Deutschland

								Zugang zu einem relevanten Teilmarkt zu erhalten. Sei die Beklagte danach

								zum Umpacken berechtigt, könne ihr nicht untersagt werden, neue eigene Faltschachteln zu verwenden. Sie müsse nicht eine Aufstockung der Originalpackung vornehmen. Die Frage, ob eine neue Verpackung oder eine Aufstockung

								vorgenommen werde, betreffe nicht die Erforderlichkeit des Umpackens, sondern nur die Art und Weise, in der das Umpacken erfolge.


								9


								II. Die Revision hat teilweise Erfolg. Die Klage ist mit dem Unterlassungsantrag zu I 1 begründet. Dagegen sind der Zahlungsantrag zu I 2, der

								Auskunftsantrag zu I 3 und der Schadensersatzfeststellungsantrag zu II unbegründet.


								10


								1. Die Annahme des Berufungsgerichts, der Klägerin stehe aufgrund der

								Erschöpfung kein Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 5

								MarkenG gegen die Beklagte zu, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.


								11


								a) Die Arzneimittel, die die Beklagte mit einer neuen Verpackung versieht, auf der sie die Klagemarke anbringt, hat ein zum Konzern der Klägerin

								gehöriges Unternehmen in der Tschechischen Republik unter dieser Bezeichnung in Verkehr gebracht. Hinsichtlich der Markenrechte der Klägerin sind in

								Bezug auf diese Waren die Voraussetzungen der Erschöpfung nach § 24

								Abs. 1 MarkenG gegeben. Die Erschöpfung erstreckt sich - vorbehaltlich der

								Anwendung des § 24 Abs. 2 MarkenG - auf alle Handlungen, die nach § 14

								Abs. 3 MarkenG eine Markenverletzung darstellen können. Auch das Recht, die

								Marke auf einer neuen Verpackung anzubringen und die Ware mit dieser Verpackung zu vertreiben (§ 14 Abs. 3 Nr. 1 und 2 MarkenG), unterliegt der Erschöpfung (vgl. EuGH, Urteil vom 11. Juli 1996 - C-427/93, C-429/93 und

								C-436/93, Slg. 1996, I-3457 = GRUR Int. 1996, 1144 Rn. 34 bis 37, 49 f.

								- Bristol-Myers Squibb; BGH, Urteil vom 14. Juni 2007 - I ZR 173/04, GRUR


								-6-


								2007, 1075 Rn. 14 = WRP 2007, 1472 - STILNOX; Urteil vom 12. Juli 2007

								- I ZR 147/04, BGHZ 173, 217 Rn. 15 - Aspirin II).


								12


								b) Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts kann sich die Klägerin

								jedoch dem weiteren Vertrieb der mit der Klagemarke gekennzeichneten umverpackten Arzneimittel aus berechtigten Gründen im Sinne von § 24 Abs. 2

								MarkenG widersetzen.


								13


								aa) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union

								beeinträchtigt das Umpacken mit einer Marke versehener Arzneimittel als solches den spezifischen Gegenstand der Marke, der darin besteht, die Herkunft

								der mit ihr gekennzeichneten Ware zu garantieren. Ein Umpacken der Ware

								durch einen Dritten ohne Zustimmung des Markeninhabers kann tatsächliche

								Gefahren für diese Herkunftsgarantie begründen (vgl. EuGH, Urteil vom

								23. April 2002 - C-143/00, Slg. 2002, I-3759 = GRUR 2002, 879 Rn. 29

								- Boehringer Ingelheim/Swingward I; Urteil vom 26. April 2007 - C-348/04, Slg.

								2007, I-3391 = GRUR 2007, 586 Rn. 15, 30 - Boehringer Ingelheim/Swingward II).


								14


								Der Widerspruch des Markeninhabers gegen den Vertrieb umgepackter

								Arzneimittel nach Art. 7 Abs. 2 MarkenRL (§ 24 Abs. 2 MarkenG), der eine Abweichung vom Grundsatz des freien Warenverkehrs darstellt, ist jedoch nicht

								zulässig, wenn die Ausübung dieses Rechts durch den Markeninhaber eine

								verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten im Sinne des Art. 36 Satz 2 AEUV (Art. 30 Satz 2 EG) darstellt (vgl. EuGH, GRUR

								2007,


								586


								Rn. 16


								- Boehringer


								Ingelheim/Swingward II;


								Urteil


								vom


								22. Dezember 2008 - C-276/05, Slg. 2008, I-10499 = GRUR 2009, 154 Rn. 23

								- Wellcome/Paranova). Eine solche verschleierte Beschränkung liegt vor, wenn

								der Markeninhaber durch die Ausübung seines Rechts, sich dem Umpacken zu

								widersetzen, zur künstlichen Abschottung der Märkte zwischen den Mitglied-


								-7-


								staaten beiträgt und der Parallelimporteur das Umpacken unter Beachtung der

								berechtigten Interessen des Markeninhabers vornimmt. Der Markeninhaber

								kann danach die Veränderung, die mit jedem Umpacken eines mit seiner Marke

								versehenen Arzneimittels verbunden ist und die ihrem Wesen nach die Gefahr

								einer Beeinträchtigung des Originalzustands des Arzneimittels schafft, verbieten, es sei denn, das Umpacken ist für die Vermarktung der parallel importierten

								Ware erforderlich und die berechtigten Interessen des Markeninhabers sind

								gewahrt (EuGH, GRUR 2007, 586 Rn. 19 - Boehringer Ingelheim/Swingward II;

								BGHZ 173, 217 Rn. 18 - Aspirin II). Der Markeninhaber kann sich dem weiteren

								Vertrieb eines Arzneimittels nach Art. 7 Abs. 2 MarkenRL widersetzen, wenn

								der Importeur es umgepackt und die Marke wieder angebracht hat, es sei denn,

								es liegen die fünf in der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen

								Union entwickelten Erschöpfungsvoraussetzungen vor (vgl. EuGH, GRUR Int.

								1996, 1144 Rn. 79 - Bristol-Myers Squibb; GRUR 2007, 586 Rn. 21

								- Boehringer Ingelheim/Swingward II).


								15


								bb) Das Berufungsgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass im

								Streitfall von einer künstlichen Marktabschottung auszugehen ist.


								16


								(1) Ob eine künstliche Marktabschottung vorliegt, beurteilt sich nach objektiven Kriterien und nicht danach, ob der Parallelimporteur eine darauf gerichtete Absicht des Markeninhabers nachweist. Von einer künstlichen Marktabschottung ist auszugehen, wenn im Zeitpunkt des Vertriebs bestehende Umstände den Parallelimporteur objektiv zu einem Umpacken des Arzneimittels

								zwingen, um die betreffende Ware in diesem Mitgliedstaat in Verkehr bringen

								zu können. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union ist von einer künstlichen Marktabschottung auch auszugehen, wenn der Parallelimporteur nur von einem Teilmarkt im Einfuhrmitgliedstaat ausgeschlossen

								wird. Das ist auch anzunehmen, wenn im Ausfuhrmitgliedstaat nur eine Packungsgröße eines Arzneimittels in Verkehr gebracht worden ist, während im


								-8-


								Einfuhrmitgliedstaat neben dieser Packungsgröße eine weitere Packungsgröße

								vom Markeninhaber vertrieben wird. Dadurch wird der Parallelimporteur vom

								Vertrieb der weiteren Packungsgröße im Einfuhrmitgliedstaat ausgeschlossen.

								Dies begründet eine Zwangslage des Parallelimporteurs, die ein Umpacken

								rechtfertigt (vgl. EuGH, GRUR Int. 1996, 1144 Rn. 52 bis 54 - Bristol-Myers

								Squibb; BGH, Urteil vom 5. Juni 2008 - I ZR 208/05, GRUR 2008, 1089 Rn. 34

								= WRP 2008, 1554 - KLACID PRO). Dagegen begründen rein wirtschaftliche

								Vorteile, die sich der Parallelimporteur etwa durch eine werbewirksame und

								absatzfördernde Verwendung einer anderen Verpackung verspricht, grundsätzlich keine das Umpacken rechtfertigende Zwangslage (vgl. EuGH, GRUR 2002,

								879 Rn. 46 bis 48 - Boehringer Ingelheim/Swingward I; BGHZ 173, 217 Rn. 22

								- Aspirin II).


								17


								(2) Von diesen Maßstäben ist auch das Berufungsgericht ausgegangen.

								Es hat zutreffend angenommen, dass die Beklagte ohne ein Umpacken von

								einem Teilmarkt tatsächlich ausgeschlossen wird, der in dem Vertrieb von im

								Inland üblichen Packungsgrößen mit 120 Tabletten besteht.


								18


								Entgegen der Ansicht der Revision steht der Annahme einer künstlichen

								Marktabschottung nicht der Umstand entgegen, dass die Beklagte im Inland die

								aus der Tschechischen Republik importierte Packungsgröße mit 96 Tabletten

								vertreiben könnte. Diese Möglichkeit ändert - unabhängig von der Frage, welcher Absatz sich mit Packungen von 96 Tabletten erzielen lässt - nichts daran,

								dass die Beklagte ohne Umpacken im Inland von dem Teilmarkt der Packungen

								mit 120 Tabletten ausgeschlossen ist.


								19


								cc) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Beklagte könne das

								Umpacken in eigene Verpackungen unter Wiederanbringung der Klagemarke

								vornehmen. Sie sei nicht gehalten, das Umpacken durch Verwendung der Originalverpackungen vorzunehmen, indem diese mit zwei weiteren Blisterstreifen


								-9-


								aufgefüllt und umetikettiert würden. Die Wahl zwischen dem Umpacken durch

								Neuverpackung einschließlich dem Wiederanbringen der Marke und dem Auffüllen der Originalverpackung mit Umetikettierung betreffe nur die Art und Weise des Umpackens, für die es nicht auf die Erforderlichkeit der Maßnahme ankomme. Diese Ausführungen halten der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.


								20


								(1) Das Erfordernis, dass das Umpacken notwendig ist, um die Ware im

								Einfuhrmitgliedstaat vermarkten zu können, gilt nach der Rechtsprechung des

								Gerichtshofs der Europäischen Union für das Umpacken der Ware als solche

								sowie für die Wahl zwischen Neuverpackung und Überkleben im Hinblick darauf, den Vertrieb dieser Ware auf dem Markt des Einfuhrmitgliedstaates zu

								ermöglichen (vgl. EuGH, GRUR 2007, 586 Rn. 38 - Boehringer Ingelheim/

								Swingward II). Dementsprechend schließt das Kriterium der Erforderlichkeit

								auch die Frage ein, ob das Umpacken durch Neuverpackung oder durch Umetikettierung der Originalverpackung zu geschehen hat (vgl. EuGH, GRUR Int.

								1996, 1144 Rn. 55 - Bristol-Myers Squibb; EuGH, Urteil vom 23. April 2002

								- C-443/99, Slg. 2002, I-3703 = EuZW 2002, 542 Rn. 28 f. - Merck, Sharp

								& Dohme/Paranova; EuGH, GRUR 2002, 879 Rn. 49 f. - Boehringer Ingelheim/

								Swingward I; hierzu auch Schlussanträge des Generalanwalts Jacobs vom

								12. Juli 2001 in der Rechtssache C-443/99, Slg. 2002, I-3703 Rn. 111 - Merck,

								Sharp & Dohme/Paranova; BGH, Urteil vom 11. Juli 2002 - I ZR 219/99, GRUR

								2002, 1059, 1062 = WRP 2002, 1163 - Zantac/Zantic; Urteil vom 11. Juli 2002

								- I ZR 35/00, GRUR 2002, 1063, 1066 = WRP 2002, 1273 - Aspirin I), während

								die Gestaltung einer neuen Umverpackung eine Frage der Art und Weise des

								Umpackens ist (vgl. EuGH, GRUR 2009, 154 Rn. 25 - Wellcome/Paranova; vgl.

								hierzu auch EuGH, Urteil vom 11. Juli 1996 - C-71 bis 73/94, Slg. 1996, I-3603

								= WRP 1996, 867 Rn. 38 - Eurim-Pharm). Das Umpacken in neu hergestellte

								Kartons und die Wiederanbringung der Marke sind objektiv nicht erforderlich,

								um einen Zugang des Parallelimporteurs zum Markt zu gewährleisten, wenn

								dieser mit neuen Etiketten überklebte Originalkartons verwenden kann, in die


								- 10 -


								weitere Blisterstreifen gefüllt werden. In einer solchen Fallkonstellation sind

								durch eine Verwendung einer neu gestalteten Verpackung mit Wiederanbringung der Marke statt der umetikettierten Originalpackung nur wirtschaftliche

								Interessen des Parallelimporteurs in Gestalt werbewirksamerer oder absatzfördernder Maßnahmen betroffen, die den an sich gegebenen Eingriff in die Rechte des Markeninhabers nicht rechtfertigen.


								21


								Hierzu bedarf es keines Vorabentscheidungsersuchens an den Gerichtshof der Europäischen Union. Ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267

								Abs. 3 AEUV ist nicht geboten, wenn der Lösung der Rechtsfrage eine gesicherte Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union zugrunde

								liegt (vgl. EuGH, Urteil vom 30. September 2003 - C-224/01, Slg. 2003, I-10239

								= NJW 2003, 3539 Rn. 118 - Köbler). Davon ist im Streitfall aufgrund der zahlreichen Entscheidungen des Gerichtshofs der Europäischen Union zu umgepackten Arzneimitteln auszugehen. Die Umsetzung dieser Entscheidungspraxis

								im konkreten Fall ist Aufgabe der Gerichte der Mitgliedstaaten (vgl. Schlussanträge der Generalanwältin Sharpston vom 6. April 2006 in der Rechtssache

								C-348/04, Slg. 2007, I-3391 Rn. 3 - Boehringer Ingelheim/Swingward II).


								22


								(2) Danach ist das Berufungsgericht rechtsfehlerhaft davon ausgegangen, auf die Erforderlichkeit der Neuverpackung und Wiederanbringung der

								Marke komme es im Streitfall nicht an, weil bei der Verwendung der Originalverpackung ein Auffüllen mit zwei Blisterstreifen und damit ein Umpacken erforderlich sei. Nach den vorstehenden Grundsätzen bezieht sich das Kriterium der

								Erforderlichkeit auch auf die Frage der Neuverpackung im Verhältnis zur Umetikettierung der Originalverpackung, die im Streitfall ohne weiteres möglich ist.

								Zwischen den Parteien ist nicht umstritten, dass die Packung mit 96 Tabletten

								ohne weiteres mit zwei zusätzlichen Blisterstreifen auf eine Packungsgröße von

								120 Tabletten aufgestockt werden kann. Die Beklagte ist in der Vergangenheit

								auch entsprechend verfahren. Dass die Verbraucher eine Abneigung gegen


								- 11 -


								derart aufgefüllte Packungen haben, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt.

								Die Revisionserwiderung hat auch nicht gerügt, dass entsprechender Vortrag

								der Beklagten übergangen worden wäre.


								23


								Andere Maßstäbe ergeben sich entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung auch nicht aus der jüngeren Senatsrechtsprechung. In dem der Entscheidung "STILNOX" (BGH, GRUR 2007, 1075) zugrunde liegenden Sachverhalt vertrieb die Markeninhaberin im Ausfuhrmitgliedstaat eine Packung mit drei

								Blisterstreifen zu je 10 Tabletten, während sie im Einfuhrmitgliedstaat Packungen mit 10 und 20 Tabletten in Verkehr brachte. Bei dieser Konstellation hat der

								Senat die Erforderlichkeit des Umpackens durch Neuverpackung für den gesamten Inhalt der importierten Originalpackung bejaht. Damit ist der vorliegende

								Fall nicht vergleichbar, weil für keinen der Blisterstreifen eine Neuverpackung

								notwendig ist. Entsprechendes gilt für die Entscheidung "CORDARONE" (BGH,

								Urteil vom 12. Juli 2007 - I ZR 148/04, BGHZ 173, 230), in der der Vertrieb des

								im Ausfuhrmitgliedstaat in der Packungsgröße zu 60 Tabletten in Verkehr gebrachten Produkts in der Originalverpackung im Einfuhrmitgliedstaat nicht in

								Rede stand. Auch in dem der Entscheidung "Micardis" (BGH, Urteil vom

								13. Dezember 2007 - I ZR 89/05, GRUR 2008, 707 = WRP 2008, 944) zugrunde liegenden Sachverhalt bestand die Alternative zur Neuverpackung mit Wiederanbringung der Marke nicht in der Verwendung der umetikettierten Originalverpackung.


								24


								2. Die Revision ist dagegen unbegründet, soweit sie sich gegen die Abweisung des Zahlungsantrags zu I 2, des Auskunftsantrags zu I 3 und des Antrags auf Feststellung der Schadensersatzverpflichtung wendet.


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								a) Der mit dem Klageantrag zu II dem Grunde nach geltend gemachte

								Schadensersatzanspruch steht der Klägerin nicht zu, weil nicht festgestellt ist,

								dass die Beklagte den bislang nur angekündigten Vertrieb von neuen Umver-


								- 12 -


								packungen mit 120 Tabletten aufgenommen hat. Der Schadensersatzanspruch

								nach § 14 Abs. 6 MarkenG setzt eine gegen § 14 Abs. 2 MarkenG verstoßende

								Verletzungshandlung voraus, für die von der Revision nichts aufgezeigt und

								auch sonst nichts ersichtlich ist.


								26


								b) Die Zahlung von Rechtsanwaltskosten kann die Klägerin ebenfalls

								nicht beanspruchen. Ein Schadensersatzanspruch nach § 14 Abs. 6 MarkenG,

								der auch die Erstattung von Rechtsverfolgungskosten umfassen kann (vgl.

								BGH, Urteil vom 29. Juli 2009 - I ZR 169/07, GRUR 2010, 239 Rn. 51 = WRP

								2010, 384 - BTK), besteht nicht. Ein Aufwendungsersatzanspruch nach den

								Grundsätzen der Geschäftsführung ohne Auftrag gemäß §§ 670, 677, 683 BGB

								ist ebenfalls nicht gegeben. Mit der Entgegennahme der Information und der

								Inanspruchnahme von anwaltlichen Beratungsleistungen, für die die Klägerin

								vorliegend Ersatz beansprucht, hat sie kein Geschäft der Beklagten geführt.


								27


								c) Der Auskunftsanspruch (Klageantrag zu I 3) ist nicht begründet. Ein

								unselbständiger Auskunftsanspruch nach § 242 BGB zur Vorbereitung eines

								Schadensersatzanspruchs besteht nicht, weil die Beklagte der Klägerin nicht

								zum Schadensersatz nach § 14 Abs. 6 MarkenG verpflichtet ist. Der Anspruch

								auf Drittauskunft nach § 19 MarkenG setzt ebenfalls eine Verletzungshandlung

								voraus (vgl. Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz,

								Urheberrecht, Medienrecht, 2. Aufl., § 19 MarkenG Rn. 4; Fezer, Markenrecht,

								4. Aufl., § 19 Rn. 21; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 19

								Rn. 9), die vorliegend nicht gegeben ist.


								28


								III. Das Berufungsurteil kann daher nicht aufrechterhalten werden, soweit

								das Berufungsgericht hinsichtlich des Unterlassungsantrags zu I 1 zum Nachteil

								der Klägerin erkannt hat (§ 562 Abs. 1 ZPO). Der Senat kann auch im Umfang

								der Aufhebung des Berufungsurteils in der Sache selbst entscheiden, weil wei-


								- 13 -


								tere Feststellungen nicht zu erwarten sind und die Sache nach den getroffenen

								Feststellungen zur Endentscheidung reif ist (§ 563 Abs. 3 ZPO).


								29


								Eine Zurückverweisung ist nicht geboten, um der Beklagten Gelegenheit

								zu geben, dazu Stellung zu nehmen, ob bei Verbrauchern eine Abneigung dagegen besteht Tablettenpackungen abzunehmen, die mit zwei Blisterstreifen

								aufgefüllt sind. Eine Verletzung der Hinweispflicht nach § 139 ZPO liegt entgegen der Auffassung der Revisionserwiderung nicht vor. Das Berufungsgericht

								war nicht verpflichtet, die Beklagte darauf hinzuweisen, sie habe nichts dazu

								vorgetragen, dass das Publikum auf 120 Tabletten aufgefüllte Packungen nicht

								akzeptiere. Es ist nicht Aufgabe des Gerichts, einen Beklagten durch Fragen

								oder Hinweise zu neuem Verteidigungsvorbringen zu veranlassen, das in seinem bisherigen Vortrag nicht einmal andeutungsweise eine Grundlage hat. Eine

								Zurückverweisung ist auch nicht unter dem Gesichtspunkt des fairen Verfahrens geboten. Das Revisionsgericht ist nicht gehalten, einer Partei durch Zurückverweisung der Sache in die Berufungsinstanz zu ermöglichen, neue Verteidigungsmittel vorzubringen, die sie im Hinblick auf den Sach- und Streitstand

								ohne weiteres in den Tatsacheninstanzen hätte geltend machen können (vgl.

								BGH, Urteil vom 2. November 1982 - VI ZR 32/81, NJW 1983, 624, 625; Urteil

								vom 21. September 2000 - I ZR 216/98, GRUR 2001, 352, 354 = WRP 2001,

								394 - Kompressionsstrümpfe; Beschluss vom 2. Oktober 2003 - V ZB 22/03,

								BGHZ 156, 269, 270). Danach ist auf die Berufung der Klägerin das Urteil des

								Landgerichts teilweise abzuändern und die Beklagte nach dem Unterlassungsantrag zu verurteilen.


								30


								Der Klägerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch nach

								§ 14 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 5 MarkenG zu. Die Beklagte hat angekündigt, unter

								der Marke "RENNIE" im Inland Arzneimittel zu vertreiben. Das in Aussicht genommene Verhalten erfüllt den Tatbestand einer Markenverletzung im Sinne

								von § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Der Vertrieb eines Arzneimittels unter dem Zei-


								- 14 -


								chen "RENNIE" im Inland ist eine Benutzung eines mit der Klagemarke identischen Zeichens für Waren, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke

								Schutz genießt.


								31


								Die Erschöpfung der Marke nach § 24 Abs. 1 MarkenG kommt im Streitfall nicht in Betracht, weil die Klägerin sich dem Vertrieb neuer Verpackungen

								mit der Klagemarke aus berechtigten Gründen im Sinne von § 24 Abs. 2 MarkenG widersetzen kann (dazu oben Rn. 10 ff.).


								32


								Die für den vorbeugenden Unterlassungsanspruch erforderliche Erstbegehungsgefahr nach § 14 Abs. 5 Satz 2 MarkenG folgt aus der in Rede stehenden Ankündigung der Beklagten, das Arzneimittel im Inland in neuen mit der

								Klagemarke gekennzeichneten Verpackungen zu vertreiben.


								- 15 -


								33


								IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.


								Bornkamm


								Büscher


								Kirchhoff


								Vorinstanzen:

								LG Köln, Entscheidung vom 03.03.2009 - 33 O 285/08 OLG Köln, Entscheidung vom 02.10.2009 - 6 U 53/09 -


								Schaffert


								Koch