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								BUNDESGERICHTSHOF

								BESCHLUSS

								I ZB 27/98


								Verkündet am:

								14. Dezember 2000

								Führinger

								Justizangestellte

								als Urkundsbeamtin

								der Geschäftsstelle

								in der Rechtsbeschwerdesache

								betreffend die IR-Marke Nr. 642 410


								Nachschlagewerk: ja

								BGHZ:

								nein

								BGHR:

								ja


								SWATCH

								MMA Art. 5 Abs. 1;

								PVÜ Art. 6quinquies Abschn. B Nr. 2;

								MarkenRL Art. 2, 3;

								MarkenG § 3 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1

								a) Bei der dreidimensionalen Marke ist es - wie bei jeder anderen Markenform

								- für die Frage der Unterscheidungskraft allein maßgebend, daß der angesprochene Verkehr in dem angemeldeten Zeichen einen Herkunftshinweis

								erblickt; dabei müssen die durch die technische Funktion bestimmten Gestaltungselemente außer Betracht bleiben.

								b) Zur Unterscheidungskraft eines Uhrengehäuseträgers.

								BGH, Beschluß vom 14. Dezember 2000 - I ZB 27/98 - Bundespatentgericht


								-2-


								Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 2. November 2000 durch den Vorsitzenden Richter Prof.

								Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Pokrant und

								Dr. Büscher


								beschlossen:


								Die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin gegen den Beschluß

								des 29. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 28. Januar 1998 wird zurückgewiesen.


								Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 DM

								festgesetzt.


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								Gründe:


								I. Die Markeninhaberin begehrt für ihre nachstehend abgebildete dreidimensionale IR-Marke Nr. 642 410 Schutz in der Bundesrepublik Deutschland

								für die Waren


								"Supports de montres":


								Die zuständige Markenstelle des Deutschen Patentamts hat der IR-Marke wegen fehlender Unterscheidungskraft und wegen Vorliegens eines Freihaltebedürfnisses den Schutz verweigert.


								Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Markeninhaberin ist erfolglos

								geblieben (BPatGE 39, 238 = GRUR 1999, 47 - POP swatch).


								Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Markeninhaberin

								ihr Schutzbegehren weiter.


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								II. Das Bundespatentgericht hat das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2

								Nr. 1 i.V. mit §§ 107, 113, 37 MarkenG für gegeben erachtet und dazu ausgeführt:


								Gegen die abstrakte Unterscheidungskraft der IR-Marke i.S. von § 3

								Abs. 1 MarkenG bestünden keine Bedenken. Ein Schutzausschließungsgrund

								nach § 3 Abs. 2 MarkenG sei bei der IR-Marke, einem Gehäuseträger für Uhren, ebenfalls nicht ersichtlich.


								Die IR-Marke sei jedoch wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8

								Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schutzunfähig. Der dreidimensionalen Form des Gehäuseträgers einer Uhr fehle in der konkreten Ausgestaltung die notwendige Unterscheidungskraft. Gegenstand der Beurteilung sei der Uhrträger und nicht

								eine Sachmehrheit aus Uhrträger, Uhr und Armband, mit der er funktionell verbunden sei, und auch nicht die Funktion des Uhrträgers innerhalb dieser Sachgesamtheit. Zu beurteilen sei weiter nicht das System der "Pop-Swatch", bei

								der durch austauschbare Elemente eine Vielzahl unterschiedlicher Uhren geschaffen werden könne.


								Die Schutzfähigkeit könne nur durch eine auf die Herkunft hinweisende

								originelle Gestaltung begründet werden, durch die das an der "Grundform" der

								Ware bestehende Freihaltebedürfnis und ihr Mangel an Unterscheidungskraft

								überwunden werden könne. Bereits nach § 3 Abs. 2 MarkenG seien die technischen, funktionalen oder wertbestimmenden Merkmale schutzunfähig. Bei der

								Begründung der Originalität der Ware oder ihrer Teile müsse zwar grundsätzlich ein eher strenger Maßstab angelegt werden, weil die Ware und ihre Teile

								das wichtigste Mittel zu ihrer Beschreibung selbst seien und ihre Monopolisierung die Gefahr einer Behinderung der Wettbewerber in der Gestaltung ihrer


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								Produkte mit sich bringe; dabei hänge der Grad der für eine Markeneintragung

								erforderlichen Originalität auch von den besonderen Verhältnissen auf dem

								jeweiligen Warengebiet ab. Ein Freihaltebedürfnis sei vorliegend aber nicht

								feststellbar. An die erforderliche Unterscheidungskraft seien deshalb im konkreten Fall keine strengen Anforderungen zu stellen. Gleichwohl fehle der IRMarke jegliche Unterscheidungskraft. Den nicht technisch bedingten Merkmalen des Produkts sei kein Hinweis auf die betriebliche Herkunft zu entnehmen.


								Die Berufung der Markeninhaberin auf den "telle-quelle-Schutz" gemäß

								Art. 6quinquies PVÜ führe zu keinem anderen Ergebnis. Die Schutzversagungsgründe des § 8 Abs. 2 MarkenG richteten sich nach den Grenzen des

								Art. 6quinquies PVÜ.


								III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde haben im Ergebnis keinen Erfolg. Das Bundespatentgericht hat der

								IR-Marke zu Recht den Schutz für die Bundesrepublik Deutschland verweigert.


								Mit der wirksamen Inanspruchnahme des "telle-quelle-Schutzes", von

								der auch das Bundespatentgericht ausgegangen ist, ist die Schutzerstreckung

								gemäß §§ 107, 113, 37 MarkenG nach Art. 5 Abs. 1 MMA i.V. mit Art. 6quinquies

								Abschn. B Nr. 2 PVÜ zu prüfen (BGHZ 130, 187, 192 - Füllkörper; BGH,

								Beschl. v. 25.3.1999 - I ZB 22/96, GRUR 1999, 728, 729 = WRP 1999, 858

								- Premiere II; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 113 Rdn. 1). Der gegen eine

								unmittelbare Heranziehung von Art. 5 Abs. 1 MMA i.V. mit Art. 6quinquies Abschn.

								B Nr. 2 PVÜ gerichteten Kritik im Schrifttum (vgl. Fezer, Markenrecht, 2. Aufl.,

								§ 113


								Rdn. 1;


								Althammer/Ströbele/Klaka,


								Markengesetz,


								6. Aufl.,


								§ 113


								Rdn. 4), das die Rechtsgrundlagen einer Schutzausschließung in §§ 3, 8 MarkenG sieht, braucht nicht nachgegangen zu werden. Die Vorschriften der §§ 3,


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								8 Abs. 2 MarkenG, durch die Art. 2 und Art. 3 der MarkenRL umgesetzt worden

								sind, halten sich in den Grenzen des Art. 6quinquies Abschn. B PVÜ. Denn diese

								Bestimmungen des Markengesetzes sind richtlinienkonform auszulegen, und

								nach dem 12. Erwägungsgrund zur Markenrechtsrichtlinie ist es erforderlich,

								daß sich diese in vollständiger Übereinstimmung mit der Pariser Verbandsübereinkunft befindet. Im Ergebnis führt die Beurteilung nach den Vorschriften des Markengesetzes daher, wie das Bundespatentgericht zu Recht

								festgestellt hat, zu keinem anderen Ergebnis als die Prüfung nach Art. 6quinquies

								Abschn. B PVÜ (vgl. Fezer aaO § 113 Rdn. 1; Althammer/Ströbele/Klaka aaO

								§ 113 Rdn. 4).

								Nach Art. 5 Abs. 1 MMA i.V. mit Art. 6quinquies Abschn. B Nr. 2 PVÜ kann

								Marken der Schutz verweigert werden, die jeder Unterscheidungskraft entbehren.


								1. Zutreffend ist das Bundespatentgericht davon ausgegangen, daß die

								IR-Marke die allgemeinen Anforderungen an die Markenfähigkeit erfüllt, d.h.,

								daß sie abstrakt unterscheidungskräftig i.S. von § 3 Abs. 1 MarkenG ist (vgl. für

								die konturlose Farbmarke BGHZ 140, 193, 197 - Farbmarke gelb/schwarz; für

								eine Warenverpackung BGH, Beschl. v. 13.4.2000 - I ZB 6/98, WRP 2000,

								1290, 1291 - Likörflasche; Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 15/98, Umdr. S. 6 f.

								- Gabelstapler; Fezer aaO § 3 Rdn. 203; Ingerl/Rohnke aaO § 3 Rdn. 16; Kur,

								Festschrift 100 Jahre Markenamt, S. 175, 183; Ströbele, GRUR 1999, 1041).

								Zu Recht hat das Bundespatentgericht auch ein Schutzhindernis nach § 3 Abs.

								2 MarkenG verneint. Diese für sie günstige Beurteilung greift die Rechtsbeschwerde nicht an.


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								2. Das Bundespatentgericht hat die angemeldete Marke für nicht (konkret) unterscheidungskräftig gehalten. Das läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen.


								a) Unterscheidungskraft im Sinne der in Frage stehenden Vorschrift ist

								die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen

								eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu

								werden (vgl. BGH, Beschl. v. 8.12.1999 - I ZB 25/97, GRUR 2000, 502, 503 =

								WRP 2000, 520 - St. Pauli Girl; Beschl. v. 10.2.2000 - I ZB 37/97, GRUR 2000,

								720, 721 = WRP 2000, 739 - Unter Uns). Denn Hauptfunktion der Marke ist es,

								die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu

								gewährleisten (vgl. EuGH, Urt. v. 29.9.1998 - Rs. C 39/97, Slg. 1998, I-5507 =

								GRUR 1998, 922, 924 Tz. 28 - Canon; BGH, Beschl. v. 8.10.1998 - I ZB 35/95,

								GRUR 1999, 245, 246 = WRP 1999, 196 - LIBERO; Beschl. v. 17.2.2000

								- I ZB 33/97, GRUR 2000, 882 = WRP 2000, 1140 - Bücher für eine bessere

								Welt). Dabei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen,

								d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das

								Schutzhindernis zu überwinden.


								aa) Davon ist im vorliegenden Fall letztlich auch das Bundespatentgericht ausgegangen. Auch wenn es bei Formmarken im allgemeinen einen

								strengen Prüfungsmaßstab für geboten erachtet (ebenso BPatGE 39, 219, 223

								= BPatG GRUR 1999, 56 - Taschenlampen; BPatG GRUR 1998, 706, 709 und

								710 - Montre I und II), so hat es gleichwohl angenommen, daß jedenfalls vorliegend geringe Anforderungen an die Unterscheidungskraft zu stellen sind.

								Dies läßt sich allerdings nicht damit begründen, daß es vorliegend an einem

								Freihaltebedürfnis fehlt. Die Frage eines allgemeinen Freihaltebedürfnisses


								-8-


								muß bei der Prüfung der Unterscheidungskraft grundsätzlich unberücksichtigt

								bleiben (vgl. BGH, Beschl. v. 24.2.2000 - I ZB 13/98, GRUR 2000, 722, 723 =

								WRP 2000, 741 - LOGO; Beschl. v. 15.6.2000 - I ZB 4/98, Umdr. S. 6

								- Buchstabe "K").


								bb) Der Senat hat die Frage, ob bei der Feststellung der Unterscheidungskraft bei dreidimensionalen Marken, die die Form der Ware darstellen,

								ein strengerer Maßstab als bei anderen Markenformen anzulegen ist, inzwischen dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften zur Vorabentscheidung vorgelegt (vgl. BGH, Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 15/98 - Gabelstapler;

								Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 18/98 - Stabtaschenlampen; Beschl. v. 23.11.2000

								- I ZB 46/98 - Rado-Uhr). Er hat die Ansicht vertreten, daß die Frage zu verneinen ist und zur Begründung unter anderem darauf verwiesen, daß er in der

								Regel die bei Bildmarken entwickelten Grundsätze auch auf dreidimensionale

								Marken für übertragbar hält (vgl. für eine Warenverpackung BGH WRP 2000,

								1290, 1291 - Likörflasche).


								Bei zweidimensionalen Marken, die sich in der bloßen Abbildung der

								Ware erschöpfen, für die der Schutz in Anspruch genommen wird, geht der

								Bundesgerichtshof auch bei Anlegung eines großzügigen Prüfungsmaßstabs

								davon aus, daß ihnen im allgemeinen die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche (konkrete) Unterscheidungskraft fehlen wird. Die naturgetreue Wiedergabe des im Warenverzeichnis genannten Erzeugnisses ist häufig nicht

								geeignet, die Ware ihrer Herkunft nach zu individualisieren (vgl. BGH, Beschl.

								v. 5.11.1998 - I ZB 12/96, GRUR 1999, 495 = WRP 1999, 526 - Etiketten). Soweit die gestalterischen Elemente einer angemeldeten Marke lediglich die typischen Merkmale der in Rede stehenden Waren darstellen und keine über die

								technische Gestaltung der Ware hinausgehenden Elemente aufweisen, ist das


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								Zeichen im allgemeinen wegen der bloß beschreibenden Angabe ebensowenig

								geeignet, die gekennzeichneten Waren von denjenigen anderer Herkunft zu

								unterscheiden, wie einfachste geometrische Formen oder sonstige einfache

								graphische Gestaltungselemente, die in der Werbung oder aber auch auf Warenverpackungen oder in sonst üblicher bloß ornamentaler, schmückender

								Form verwendet werden (vgl. BGH GRUR 1999, 495 - Etiketten; GRUR 2000,

								502, 503 - St. Pauli Girl; WRP 2000, 1290, 1291 - Likörflasche). Anders liegt

								der Fall, wenn sich die Bildmarke nicht in der Darstellung von Merkmalen erschöpft, die für die Art der Ware typisch oder zur Erreichung einer technischen

								Wirkung erforderlich sind, sondern darüber hinausgehende charakteristische

								Elemente aufweist. In diesen Merkmalen wird der Verkehr häufig einen Hinweis

								auf die betriebliche Herkunft sehen.


								Besondere Eigenart und Originalität sind keine zwingenden Erfordernisse für das Vorliegen von Unterscheidungskraft und dürfen deshalb auch nicht

								zum selbständigen Prüfungsmaßstab erhoben werden (vgl. BGH GRUR 2000,

								722, 723 - LOGO; WRP 2000, 1290, 1292 - Likörflasche). Dies schließt es allerdings nicht aus, daß diese Merkmale - neben anderen - ein Indiz für die Eignung sein können, die konkret angemeldeten Waren eines bestimmten Anbieters von denen anderer zu unterscheiden (vgl. BGH, Beschl. v. 8.12.1999

								- I ZB 2/97, GRUR 2000, 321, 322 = WRP 2000, 298 - Radio von hier; Beschl.

								v. 8.12.1999 - I ZB 21/97, GRUR 2000, 323, 324 = WRP 2000, 300 - Partner

								with the Best).


								Wie bei jeder anderen Markenform, ist auch bei der dreidimensionalen,

								die Ware selbst darstellenden Formmarke allein maßgebend, daß der angesprochene Verkehr - aus welchen Gründen auch immer - in dem angemeldeten

								Zeichen einen Herkunftshinweis erblickt. Sonst würde durch erhöhte Anforde-


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								rungen an die Unterscheidungskraft bei dreidimensionalen Marken die Möglichkeit eines sich ändernden Verkehrsverständnisses nach der gesetzlichen

								Zulassung dieser Marken in einer durch die Markenrechtsrichtlinie nicht vorgesehenen Weise eingeschränkt.


								b) Im vorliegenden Fall hat das Bundespatentgericht der angemeldeten

								Marke die erforderliche Unterscheidungskraft auf der Grundlage der von ihm

								getroffenen Feststellungen zu Recht abgesprochen. Es ist zu diesem Ergebnis

								auch unter Berücksichtigung der nur geringen Anforderungen gelangt, die der

								Senat auch bei dreidimensionalen Marken für geboten erachtet, so daß es vorliegend keiner Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften

								bedarf.


								Das Bundespatentgericht hat bei seiner Entscheidung beachtet, daß

								- wie oben ausgeführt - die durch die technische Funktion bestimmten Gestaltungselemente außer Betracht bleiben müssen. Es hat dazu festgestellt, daß

								die Gestaltungsmerkmale des als dreidimensionale Marke angemeldeten Uhren-Gehäuseträgers, in den der Uhrenkopf eingeklemmt wird, zu einem erheblichen Teil durch seine technische Funktion bedingt seien. So wirke der Trägerring zum einen als eine Art Sprengring, der die Uhr aufnehme. Der von der

								Markeninhaberin als charakteristisch bezeichnete Spalt in diesem Ring, der

								nach Einklemmen der Uhr als Ausnehmung beiderseits des Aufziehknopfes der

								Uhr erscheine, sei als solcher ebenfalls durch die Sprengringfunktion, also rein

								technisch bedingt, auch wenn er sich bei der zusammengesetzten Sachgesamtheit, die nicht Gegenstand der Marke sei, als interessante gestalterische

								Variante darstelle. Der Boden des Trägers bzw. genauer die Ausnehmungen

								zwischen ihnen dienten zum Teil zur Aufnahme des Uhrarmbandes. Die sonstigen Ausnehmungen und die Gestaltung ihrer Begrenzungslinien sowie die Lo-


								- 11 -


								chungen in der Bodenplatte dürften ebenfalls überwiegend technisch bedingt

								sein. Die Ausnehmungen und Lochungen erschienen technisch sinnvoll, um

								einen unerwünschten Luftabschluß der Haut unter der Uhr beim Tragen und so

								das Schwitzen und seine Folgen für den Träger der Uhr zu vermeiden. Sie mögen auch eine erwünschte Elastizität des Gehäuseträgers fördern. Soweit dies

								nicht der Fall sein sollte, mögen sie jedenfalls durch Gründe der Materialersparnis gerechtfertigt werden. Diese Feststellungen liegen auf tatrichterlichem

								Gebiet und sind in der Rechtsbeschwerdeinstanz mangels eines Rechtsfehlers

								hinzunehmen.


								Zu den nicht technisch bedingten Gestaltungselementen der IR-Marke,

								die die Markeninhaberin in dem viereckigen, mit mittigen Einbuchtungen gestalteten Rahmen innerhalb der kreisrunden Umrandung, den symmetrischen

								Lochungen und den Ausnehmungen sowie den abgeschrägten Ecken des

								Rahmens sieht, hat das Bundespatentgericht festgestellt, daß ihnen kein herkunftshinweisendes Gewicht zukommt. Diese Annahme des Bundespatentgerichts beruht auf verfahrensfehlerfrei getroffenen Feststellungen und läßt einen

								Rechtsfehler nicht erkennen.


								Dem kann die Rechtsbeschwerde nicht mit Erfolg entgegenhalten, das

								Bundespatentgericht sei von einem unzutreffenden rechtlichen Maßstab ausgegangen. Bei seiner Beurteilung hat das Bundespatentgericht zutreffend auf

								die besonderen Verhältnisse auf dem in Rede stehenden Warengebiet abgestellt. Denn der Vergleich der tatsächlich vorhandenen Gestaltungsformen läßt

								einen Schluß darauf zu, ob der Verkehr der Marke einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft beilegt (vgl. für eine Bildmarke BGH, Beschl. v. 10.4.1997

								- I ZB 1/95, GRUR 1997, 527, 529 = WRP 1997, 755 - Autofelge). Entgegen

								der Annahme der Rechtsbeschwerde hat das Bundespatentgericht eine her-


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								kunftshinweisende Originalität der IR-Marke nicht gefordert. Es hat vielmehr

								angenommen, daß keine strengen Anforderungen an die Unterscheidungskraft

								zu stellen sind. Bei Anlegung des gebotenen großzügigen Maßstabs im Rahmen der Beurteilung der Unterscheidungskraft kommt den nicht technisch bedingten Gestaltungselementen, wie das Bundespatentgericht zu Recht angenommen hat, kein Hinweis auf die betriebliche Herkunft zu.


								IV. Danach war die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin zurückzuweisen.


								Erdmann


								v. Ungern-Sternberg


								Pokrant


								Starck


								Büscher