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								BUNDESGERICHTSHOF

								BESCHLUSS

								X ZR 81/14

								vom

								23. August 2016

								in der Patentnichtigkeitssache

								Nachschlagewerk:


								ja


								BGHZ:


								nein


								BGHR:


								ja


								Photokatalytische Titandioxidschicht

								PatG § 83

								Verteidigt der Beklagte in der mündlichen Verhandlung vor dem Patentgericht

								das Streitpatent in einer geänderten Fassung, die Merkmalen eines zuvor gestellten Hilfsantrags weitere, einem geltenden Unteranspruch entnommene

								Merkmale hinzufügt, darf ein in der mündlichen Verhandlung vom Kläger vorgebrachtes neues Angriffsmittel gegen die Patentfähigkeit dieser technischen Lehre jedenfalls dann nicht als verspätet zurückgewiesen werden, wenn der qualifizierte Hinweis des Patentgerichts dem Beklagten Veranlassung gab, die in der

								mündlichen Verhandlung verteidigte Fassung des Patents bereits innerhalb der

								vom Patentgericht gesetzten Frist zu formulieren.

								BGH, Beschluss vom 23. August 2016 - X ZR 81/14 - Bundespatentgericht


								ECLI:DE:BGH:2016:230816BXZR81.14.0


								-2-


								Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung

								vom 23. August 2016 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die

								Richter Gröning, Dr. Grabinski, Hoffmann und die Richterin Dr. Kober-Dehm

								beschlossen:


								Das Urteil des Bundespatentgerichts vom 25. März 2014 ist wirkungslos.

								Die Kosten des Rechtsstreits einschließlich der Kosten der Streithilfe hat die Beklagte zu tragen.


								Gründe:

								1


								I. Die Beklagte ist Inhaberin des am 21. März 1996 unter Inanspruchnahme japanischer Prioritäten vom 20. März, 6. April, 14. Juni, 8. Juli, 9. November und 22. Dezember 1995 angemeldeten, mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten deutschen Patents 196 81 289 (Streitpatents). Anspruch 1 des Streitpatents, auf den die Patentansprüche 2 bis 11 unmittelbar

								oder mittelbar rückbezogen sind, hat im Einspruchsverfahren folgende Fassung

								erhalten:

								"Verwendung eines Verbundwerkstoffs, umfassend einen Träger

								und eine darauf aufgebrachte photokatalytische Schicht, wobei die

								photokatalytische Schicht ein photokatalytisches Material, gewählt

								aus der Gruppe, bestehend aus TiO2 in der Anatas-Form und

								SnO2, und außerdem SiO2 oder Silikon enthält und die photokatalytische Schicht eine Oberfläche hat, die durch Belichtung mit

								Sonnenlicht hydrophil gemacht wurde, wobei die hydrophile Oberfläche eine Wasserbenetzbarkeit von weniger als 20°, ausgedrückt

								durch den Kontaktwinkel mit Wasser, aufweist, als Material, von


								-3-


								dem Ablagerungen und/oder Verunreinigungen, die auf der Oberfläche haften, durch gelegentlichen Kontakt mit Regen abgewaschen werden."

								2


								Die Klägerin und die auf ihrer Seite dem Rechtsstreit beigetretene Streithelferin haben geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents gehe über

								den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus und sei nicht patentfähig. Die

								Beklagte hat das Streitpatent beschränkt mit einem Hauptantrag und sieben

								Hilfsanträgen verteidigt. Das Patentgericht hat das Streitpatent insoweit für

								nichtig erklärt, als es über die Fassung des siebten Hilfsantrags der Beklagten

								hinausgeht.


								3


								Dagegen hat die Beklagte Berufung eingelegt, mit der sie das Streitpatent zunächst weiterhin mit ihrem bereits vor dem Patentgericht geltend gemachten Haupt- und den ersten sechs Hilfsanträgen verteidigt hat. Dem sind

								die Klägerin und ihre Streithelferin entgegengetreten und haben mit der Anschlussberufung den Antrag weiterverfolgt, das Streitpatent insgesamt für nichtig zu erklären. Nachdem das Streitpatent durch Zeitablauf erloschen ist, haben

								die Parteien den Rechtsstreit mit widerstreitenden Kostenanträgen übereinstimmend für erledigt erklärt.

								II. Nachdem die Parteien den Rechtsstreit übereinstimmend in der


								4


								Hauptsache für erledigt erklärt haben, ist gemäß § 121 Abs. 2 PatG in Verbindung mit § 91a ZPO nur noch nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung

								des bisherigen Parteivorbringens über die Kosten des Rechtsstreits zu entscheiden (BGH, Beschluss vom 28. Mai 2009 - Xa ZR 10/05, juris Rn. 9). Die

								Kosten sind einer Seite aufzuerlegen, soweit sie absehbar unterlegen wäre.

								Danach entspricht es der Billigkeit, die Kosten des Rechtsstreits der Beklagten

								aufzuerlegen, weil ihre Berufung voraussichtlich erfolglos geblieben wäre, während die Anschlussberufung der Klägerin und ihrer Streithelferin voraussichtlich


								-4-


								Erfolg gehabt und zur Nichtigerklärung des Streitpatents insgesamt geführt hätte.

								1. Das Streitpatent betrifft die Verwendung eines Verbundwerkstoffs,

								5


								dessen Oberfläche zur Ermöglichung oder Erleichterung der Selbstreinigung in

								einen hoch-hydrophilen Zustand gebracht wird. In der Beschreibung des Streitpatents wird ausgeführt, dass außenliegende Oberflächen von Gebäuden durch

								anorganische Substanzen wie Ruß- oder Staubpartikel zunehmend verschmutzten (Abs. 2 bis 4). Bisher sei angenommen worden, dass wasserabweisende Schutz- oder Farbanstriche, wie etwa Polytetrafluorethylen (PTFE),

								zweckmäßig seien, um derartigen Verschmutzungen vorzubeugen. Nach neueren Erkenntnissen könne den Schmutzteilchen, die große Mengen an oleophilen Komponenten enthielten, jedoch dadurch wirkungsvoller begegnet werden,

								dass die Oberflächen so hydrophil wie möglich gemacht würden (Abs. 5). Es sei

								etwa vorgeschlagen worden, die Gebäude mit einem hydrophilen PfropfCopolymer zu beschichten, wobei der Überzugsfilm eine Hydrophilie von 30 bis

								40° aufgewiesen habe. Anorganische Stäube hätten einen Kontaktwinkel mit

								Wasser von 20 bis 50°, so dass eine Affinität für das Pfropf-Copolymer bestehe.

								Daher werde angenommen, dass anorganische Stäube an der Oberfläche des

								Pfropf-Copolymer-Überzugs haften und eine Verkrustung (Fouling) nicht verhindert werde. Gleiches gelte in noch größerem Maße für hydrophile Anstrichfarben, deren Kontaktwinkel mit Wasser 50 bis 70° betrage (Abs. 6 ff.).

								Das der Erfindung zugrunde liegende Problem besteht vor diesem Hin-


								6


								tergrund darin, einen Verbundwerkstoff bereitzustellen, der die Selbstreinigung

								der äußeren Oberflächen von Gebäuden, Fensterscheiben oder dergleichen

								ermöglicht oder erleichtert und damit deren Verschmutzung entgegenwirkt. Dies

								soll nach der Lehre aus Patentanspruch 1 in der von der Beklagten zuletzt im

								Hauptantrag verteidigten Fassung wie folgt erreicht werden:


								-5-


								1


								Verwendung eines Verbundwerkstoffs als Material, von

								dem Ablagerungen oder Verunreinigungen, die auf der

								Oberfläche haften, durch gelegentlichen Kontakt mit Regen

								abgewaschen werden;


								2


								das Material umfasst einen Träger und


								3


								eine auf dem Träger aufgebrachte photokatalytische

								Schicht, die enthält

								3.1


								ein photokatalytisches Material, ausgewählt aus der

								Gruppe bestehend aus Titandioxid (TiO2) in der Anatas-Form und Siliziumdioxid (SiO2), und


								3.2

								4


								außerdem Siliziumdioxid oder Silikon;


								die photokatalytische Schicht hat eine Oberfläche, die

								4.1


								durch Belichtung mit Sonnenlicht hydrophil gemacht

								wurde und


								4.2


								eine Wasserbenetzbarkeit von weniger als 10°, ausgedrückt durch den Kontaktwinkel mit Wasser, aufweist.


								Nach Hilfsantrag I ist vorgesehen gewesen, Merkmal 3.2 wie folgt anzu7


								fügen: "wobei bei Verwendung von Silikon die an die Siliziumatome der Silikonmoleküle gebundenen organischen Gruppen unter der photokatalytischen

								Wirkung des photokatalytischen Materials zumindest teilweise durch Hydroxygruppen ersetzt werden"; in der Fassung der Hilfsanträge II bis VII sollte in

								Merkmal 3.2 jeweils die Alternative Silikon ganz entfallen. Die Hilfsanträge III

								bis VII haben ferner ein Merkmal 3.3III vorgesehen, wonach das Verhältnis von

								SiO2 zur Summe von TiO2 und SiO2 10 bis 50 Molprozent beträgt. Nach Hilfsantrag IV sollten die Merkmale 3.1 und 3.2 dahin formuliert werden, dass die photokatalytische Schicht TiO2 in der Anatas-Form und SiO2 enthält; nach den


								-6-


								Hilfsanträgen V bis VII sollten sie hieraus bestehen. Hilfsantrag VI hat den Verbundwerkstoff (Merkmal 1) näher als einen Spiegel, ein Fensterglas, eine Fliese

								oder ein äußeres Paneel eines Gebäudes bestimmt.

								In der Fassung, die das Patentgericht entsprechend dem erstinstanzli8


								chen Hilfsantrag VII dem Patent gegeben hat, ist der Träger (Merkmal 2) wie

								folgt fortgebildet worden:

								2.1VII der Träger ist aus Glas hergestellt, das alkalische Netzwerk-Modifizierungsmittel-Ionen enthält und

								2.2VII zwischen dem Träger und der Schicht ist ein dünner Film

								angeordnet, der verhindert, dass die Ionen von dem Träger

								in die photokatalytische Schicht diffundieren.

								Als maßgeblichen Fachmann hat das Patentgericht - rechtsfehlerfrei und


								9


								von den Parteien nicht beanstandet - einen Chemiker mit Hochschulabschluss

								angesehen, der aufgrund seines Studiums über gute Kenntnisse auf dem Gebiet der organischen und anorganischen Chemie sowie der Polychemie verfügt

								und langjährig auf dem Gebiet der Beschichtung von äußeren Oberflächen, insbesondere zum verbesserten Freihalten von Schmutz durch Adsorption von

								Schmutzteilchen, tätig ist.

								Der Merkmalsgruppe 4 entnimmt ein solcher Fachmann, dass sich die


								10


								Oberfläche der photokatalytischen Schicht nicht dauerhaft in einem hochhydrophilen Zustand befinden muss, wie er in Merkmal 4.2 durch den Kontaktwinkel

								der Oberfläche mit Wasser von weniger als 10° definiert ist, sondern dass es

								erfindungsgemäß ausreichend ist, wenn die Oberfläche der photokatalytischen

								Schicht durch Belichtung mit Sonnenlicht in diesen Zustand versetzt werden

								kann. Entsprechend wird dem Fachmann in der Beschreibung erläutert, dass

								die Oberfläche der photokatalytischen Schicht durch die Bestrahlung mit Licht in


								-7-


								einer ausreichenden Intensität und mit einer Wellenlänge, deren Energie höher

								ist als die Bandlückenenergie des photokatalytischen Haltleiters, hoch-hydrophil

								("super-hydrophil") gemacht werde, mithin die Wasserbenetzbarkeit der Oberfläche weniger als etwa 10° betrage (Abs. 18). Sei die Oberfläche in einen solchen Zustand der "Super-Hydrophilie" gebracht worden, halte dieser für eine

								bestimmte Zeitspanne auch dann an, wenn das Substrat im Dunkeln aufbewahrt werde. Mit der Zeit gehe die "Super-Hydrophilie" der Oberfläche aufgrund

								von Verunreinigungen, die an den Oberflächen-Hydroxylgruppen adsorbiert

								werden, allmählich verloren. Sie könne jedoch wieder hergestellt werden, wenn

								die Oberfläche erneut einer Photoerregung durch Lichtbestrahlung unterworfen

								werde (Abs. 24).

								2. Die Angriffe der Berufung der Beklagten gegen Patentfähigkeit des

								11


								Gegenstandes des Patentanspruchs 1 in den Fassungen des Hauptantrags und

								der Hilfsanträge I bis VI wären voraussichtlich ohne Erfolg geblieben, weil die

								Wertung zu treffen gewesen wäre, dass dieser in der Fassung des Hauptantrags und der Hilfsanträge I bis IV nicht neu ist und in der Fassung der Hilfsanträge V und VI dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt war.

								a) Der D2 (WO 95/11751) konnte der Fachmann einleitend als "Back-


								12


								ground of the Invention" entnehmen, dass die heterogene Photokatalyse ein

								vielversprechendes chemisches Verfahren zur Oxidation und damit zur Entfernung unerwünschter organischer Verbindungen von Fluiden, einschließlich

								Wasser und Luft sei. UV-bestrahlte Katalysatoren wie Titandioxid, ein Halbleiter

								mit einer Bandlücke von 3,0 eV (Rutil) und 3,2 eV (Anatas), absorbierten UVLicht, welches Elektronen und Löcher generiere, die an die Oberfläche des Katalysators migrierten. Während die Elektronen an der Oberfläche Sauerstoff

								adsorbierten, oxidierten die Löcher Verbindungen oder adsorbierte WasserMoleküle (D2, S. 1, Z. 24 ff.). Die D2 macht es sich zur Aufgabe, eine photokatalytische Zusammensetzung bereitzustellen, die einen Photokatalysator und


								-8-


								ein Bindemittel zum Anhaften der Photokatalysatorpartikel an einer Vielzahl von

								Oberflächen ermöglicht (D2, S. 4, Z. 30 ff.). Die D2 war damit, wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, für einen Fachmann, der - entsprechend der

								Aufgabe des Streitpatents - einen Verbundwerkstoff zur Vermeidung von Verschmutzungen von äußeren Oberflächen durch Selbstreinigung entwickeln wollte, von großem Interesse.

								b) Als Beispiel 14 wird die Herstellung von vier Titandioxid enthaltenden

								13


								photoaktiven Oberflächen beschrieben. Zur Herstellung der zweiten photoaktiven Oberfläche heißt es im Einzelnen, dass Kalk-Natron-Glas mit einer Lösung

								beschichtet worden sei, die 99 Gewichtsprozent Wasser, 0,5 Gewichtsprozent

								kolloidales Siliziumdioxid (Alfa Johnson Matthey) und 0,5 Gewichtsprozent Titandioxid (Degussa P-25) enthalten habe, wobei das Wasser unter Umgebungsbedingungen verdampft sei (D2, S. 39, Z. 24 ff.; S. 40, Z. 13 ff.). Bei dem

								Titandioxid "Degussa P-25" handelt es sich nach den von der Berufung nicht

								angegriffenen Feststellungen des Patentgerichts um ein kommerzielles Titandioxidprodukt, das nach den Angaben der D6 neben Titandioxid in amorpher

								Form überwiegend aus Titandioxid in kristalliner Form mit einem 80-%-Anteil

								Anatas und einem 20-%-Anteil Rutil besteht. Damit wurde dem Fachmann ein

								Verbundwerkstoff als Material offenbart, der einen Träger und eine darauf aufgebrachte photokatalytische Schicht im Sinne der Merkmale 2 bis 3.2 umfasst.

								c) Offenbart ist auch die Verwendung eines derart hergestellten Ver-


								14


								bundwerkstoffs als Material, von dem auf der Oberfläche haftende Ablagerungen oder Verunreinigungen durch gelegentlichen Kontakt mit Regen - und damit

								mit Wasser - abgewaschen werden (Merkmal 1). Zwar sollen nach der Beschreibung der D2 mit Proben der vier beschichteten Gläser des Beispiels 14

								Kratzhärtetests mit leicht unterschiedlichen Ergebnissen durchgeführt worden

								sein (D2, S. 41, Z. 7 ff.) und ist der das Beispiel betreffende Abschnitt entsprechend mit dem Titel "Example 14 Measuring Abrasion Resistance by the


								-9-


								Scratch Hardness Test" überschrieben (D2, S. 39, Z. 24 ff.). Das gab dem

								Fachmann jedoch noch keinen Grund, die vier Ausführungsformen des Beispiels 14 als ausschließlich unter dem Gesichtspunkt der Abriebfestigkeit bzw.

								Kratzfestigkeit vorteilhaft anzusehen. Vielmehr steht das Beispiel 14 im Gesamtzusammenhang der D2, der es - wie ausgeführt - darum geht, eine photokatalytische Zusammensetzung für selbstreinigende Oberflächen bereitzustellen. Die Rüge der Berufung, das Patentgericht habe die Ausführungsform des

								Beispiels 9, für das die besondere Selbstreinigungsfähigkeit einer der Witterung, insbesondere Sonnenlicht und Regen, ausgesetzten Zusammensetzung

								ausdrücklich erwähnt ist (D2, S. 36, Z. 17 ff.), mit der zweiten Ausführungsform

								des Beispiels 14 in unzulässiger Weise miteinander kombiniert, wäre daher voraussichtlich nicht erfolgreich gewesen. Da es sich bei dem Verbundwerkstoff

								der zweiten Ausführungsform des Beispiels 14 um Glas handelt, ist auch die

								Variante des Merkmals 1VI offenbart (vgl. etwa auch D2, S. 3, Z. 19; S. 5,

								Z. 11 f.).

								d) Anhaltspunkte, die Zweifel an der Richtigkeit der Feststellung des Pa15


								tentgerichts, dass sich die "Super-Hydrophilie" nach der Merkmalsgruppe 4 bei

								der Verwendung des Verbundwerkstoffs im Außenbereich bei Sonnenbestrahlung zwangsläufig einstellt, hätten begründen können, sind von der Berufung

								nicht aufgezeigt worden und wären für den Senat voraussichtlich auch nicht

								erkennbar gewesen (§ 117 PatG i.V.m. § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO).

								(1) Dabei hätte dahinstehen können, ob Verbundwerkstoffe, bei denen


								16


								die photokatalytische Schicht - wie in den Beispielen 1 und 9 der D2 in Gestalt

								von Polymethylsilsesquioxan - Silikon als Bindemittel enthält, anders als der

								erfindungsgemäße Verbundwerkstoff mit Siliziumdioxid als Bindemittel nicht

								über die Eigenschaft verfügen, durch Belichtung mit Sonnenlicht (im Sinne der

								Merkmalsgruppe 4) hydrophil gemacht werden zu können, wie die Beklagte unter Verweis auf Experimente vorträgt, bei denen die Beispiele 1 und 9 der D2


								- 10 -


								nachgearbeitet worden sein sollen (E8). Denn werden als Bestandteile einer

								Stoffzusammensetzung mehrere Stoffe alternativ beansprucht - wie in Merkmal 3.2 des Streitpatents als Bindemittel der photokatalytischen Schicht Siliziumdioxid oder Silikon - fehlt es dem Gegenstand des Patents bereits dann an

								der erforderlichen Neuheit in der gesamten Bandbreite, wenn einer dieser Stoffe als Bestandteil einer solchen Zusammensetzung bekannt war (BGH, Urteil

								vom 5. Mai 2015 - X ZR 60/13, GRUR 2015, 1091 Rn. 31 - Verdickerpolymer I).

								Entsprechend reicht es für die Offenbarung der Merkmalsgruppe 4, dass in der

								zweiten Ausführungsform des Beispiels 14 der D2 Siliziumdioxid (SiO2) als in

								der photokatalytischen Schicht enthaltenes Bindemittel offenbart ist (D2, S. 40,

								Z. 16; vgl. auch allgemein S. 10, Z. 17) und das Patentgericht festgestellt hat,

								dass die erfindungsgemäße Hydrophilie zwangsläufig erreicht wird, wenn die

								Oberfläche einer solchen photokatalytischen Schicht hinreichend lange der Bestrahlung mit Sonnenlicht ausgesetzt ist. Nach der Fassung der Hilfsanträge II

								bis VII sollte in Merkmal 3.2 die Alternative Silikon ohnehin entfallen.

								(2) Dass in der D2 nicht gelehrt wird, die photokatalytische Schicht werde

								17


								bei hinreichend langer Belichtung mit Sonnenlicht hydrophil gemacht, ändert an

								der Offenbarung des Merkmals nichts. Insoweit ist es auch unerheblich, dass in

								der D2 eine verstärkte Photoaktivität der photokatalytischen Schicht mit den

								hydrophoben Eigenschaften eines Bindemittels in Zusammenhang gebracht

								wird, wobei dieses dazu dienen soll, den Kontaktwinkel mit Wasser bis zu 180°

								zu erhöhen (D2, S. 17, Z. 18 ff.; S. 18, Z. 3 ff.). Den Erfindern des Streitpatents

								mag das Verdienst zukommen, entdeckt zu haben, dass die Selbstreinigungswirkung einer TiO2 und SiO2 enthaltenden und auf einer Außenoberfläche angebrachten photokatalytischen Schicht auf deren Eigenschaft zurückzuführen

								ist, durch Belichtung mit Sonnenlicht hoch-hydrophil gemacht zu werden, selbst

								wenn das Bindemittel an sich hydrophob ist, so wie dies in dem Referenzbeispiel 11 des Streitpatents veranschaulicht ist, wenn der Kontaktwinkel einer

								photokatalytischen Schicht ohne Belichtung bei 70° und nach 5 Tagen Belich-


								- 11 -


								tung bei weniger als 3° liegt (Abs. 135 ff., 140 ff.). Die Entdeckung dieses Wirkzusammenhangs begründet jedoch keine auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhende Lehre zum technischen Handeln, da die erfindungsgemäße Verwendung des Verbundwerkstoffs aufgrund der D2 zumindest nahegelegen hat und

								die TiO2 und SiO2 enthaltende photokatalytische Schicht nach den Feststellungen des Patentgerichts bei hinreichend langer Sonnenbestrahlung zwangsläufig

								den in Merkmal 4.2 definierten hoch-hydrophilen Zustand erreicht (vgl. dazu

								BGH, Urteil vom 9. Juni 2011 - X ZR 68/08, GRUR 2011, 999 Rn. 44 - Memantin; Urteil vom 24. Juli 2012 - X ZR 126/09, GRUR 2012, 1130 Rn. 29 - Leflunomid).

								(3) Soweit die Berufung geltend gemacht hat, erfindungsgemäß würden

								18


								Siliziumdioxid und Silikon so gewählt, dass durch die Verwendung mit dem

								Photokatalysator die in Merkmal 4.2 bezeichnete Wasserbenetzbarkeit erreicht

								werde, während die D2 ausdrücklich eine Erhöhung des Kontaktwinkels anstrebe, hätte sie auch damit keinen Erfolg haben können. Weder die Streitpatentschrift noch das Vorbringen der Beklagte bieten eine konkrete Grundlage für die

								Annahme, die Erfindung und die D2 unterschieden sich in den Anforderungen

								an ein geeignetes Siliziumdioxid.

								e) Wie vom Patentgericht ausgeführt, ist bei der zweiten Ausführungs-


								19


								form des Beispiels 14 der D2 das Verhältnis der Gewichtsanteile von SiO2 und

								TiO2 gleich (jeweils 0,5 Gewichtsprozent), was einem Mengenanteil des SiO2 an

								der Summe von SiO2 und TiO2 von etwa 57 Molprozent entspricht. In der D2 ist

								jedoch allgemein zur Herstellung der Photokatalysator-Bindemittel-Zusammensetzung ausgeführt, dass diese zwischen etwa 10 und 90 Gewichtsprozent

								Photokatalysatorpartikel und zwischen 10 und 90 Gewichtsprozent Bindemittel

								enthalten kann. Damit ist auch ein sich mit Merkmal 3.3III überschneidendes

								Verhältnis von SiO2 zur Summe von TiO2 und SiO2 von 12,8 bis 92 Molprozent

								offenbart.


								- 12 -


								20


								f) Rechtsfehlerfrei hat das Patentgericht schließlich angenommen, dass

								der Fachmann zu den mit den Hilfsanträgen IV bis VI beanspruchten Varianten

								des Merkmals 3.1 durch die D2 angeregt wurde. Bei der zweiten Ausführungsform des Beispiels 12 wird, wie ausgeführt, ein kommerzielles TitandioxidProdukt (Degussa P-25) für die Herstellung der photokatalytischen Schicht verwendet, das neben Titandioxid in amorpher Form überwiegend aus Titandioxid

								in kristalliner Form mit 80 % Anatas und 20 % Rutil besteht. Der Fachmann wird

								dieses Anteilsverhältnis jedoch schon deshalb nicht als zwingende Vorgabe für

								die Herstellung der photokatalytischen Schicht ansehen, weil ihn die D2 allgemein dahin belehrt, dass Titandioxid sowohl in seinem Anatas- und in seinem

								Rutil-Zustand photoaktiv und damit gleichermaßen als erfindungsgemäßer Photokatalysator geeignet ist (D2, S. 16, Z. 22 f.; vgl. auch D2, S. 2, Z. 3 ff.). Damit

								kommen ohne weiteres beide kristalline Formen des Titandioxids für die Herstellung der photokatalytischen Schicht in Betracht, wobei deren Anteilsverhältnis in das Belieben des Anwenders gestellt ist. Dass die photokatalytische

								Schicht TiO2 in der Anatas-Form enthält oder der Photokatalysator hieraus besteht, ist damit ebenfalls zumindest nahegelegt.

								2. Die Anschlussberufung der Klägerin und ihrer Streithelferin hätte hin-


								21


								gegen voraussichtlich Erfolg gehabt, da die Wertung zu treffen gewesen wäre,

								dass der Gegenstand des Hilfsantrags VII dem Fachmann durch den Stand der

								Technik nahegelegt worden war.

								Die Rüge der Anschlussberufung, das Patentgericht habe die Entgegen-


								22


								haltung D8/D8a verfahrensfehlerhaft nicht sachlich geprüft, hätte voraussichtlich

								durchgegriffen. Die Voraussetzungen des § 83 Abs. 4 PatG für eine Zurückweisung als verspätetes Angriffsmittel hätten nicht vorgelegen; das neue Vorbringen wäre mithin nach § 177 PatG in Verbindung mit § 529 Abs. 1 Nr. 2 ZPO zu

								berücksichtigen gewesen.


								- 13 -


								23


								a) Hilfsantrag VII mit derjenigen Fassung der Patentansprüche des

								Streitpatents, die das Patentgericht für rechtsbeständig erachtet hat, ist - wie

								Hilfsantrag VI - von der Beklagten erstmals in der mündlichen Verhandlung vor

								dem Patentgericht gestellt worden. Zwar kann die unterbliebene Zurückweisung

								dieses Hilfsantrags, die die Anschlussberufung als rechtsfehlerhaft rügt, im Berufungsverfahren nicht nachgeholt werden (BGH, Urteil vom 9. Juni 2015

								- X ZR 51/13, GRUR 2015, 976 Rn. 62 - Einspritzventil). Die Verteidigung des

								Streitpatents mit dem Hilfsantrag VII war aber ihrerseits verspätet, so dass der

								Klägerin, die auf den Hilfsantrag VII unmittelbar unter Berufung auf die D8 reagiert hat, das verspätete Vorbringen eines Angriffsmittels gegen den Gegenstand dieses Hilfsantrags nicht zur Last gelegt werden durfte.

								b) Der Hilfsantrag VII ist nicht deshalb rechtzeitig gestellt, weil die zu den


								24


								Merkmalen des Hilfsantrags V hinzu tretenden Merkmale 2.1VII und 2.2VII dem

								geltenden Patentanspruch 8 entnommen sind.

								(1) Auch die Verteidigung des Streitpatents nur mit einem geltenden Un-


								25


								teranspruch unter Wegfall eines diesem übergeordneten Anspruchs ist eine

								Verteidigung des Patents in einer geänderten Fassung. Hat der Beklagte zuvor

								nicht jedenfalls hilfsweise geltend gemacht, dass die im Unteranspruch hinzutretenden Merkmale von Bedeutung für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit hinsichtlich der technischen Lehre dieses Unteranspruchs seien (d.h. der

								Gegenstand des Unteranspruchs mit der üblichen, etwas verkürzenden Formulierung "eigenständigen erfinderischen Gehalt" aufweise), handelt es sich bei

								der selbständigen Verteidigung des Gegenstands des Unteranspruchs um ein

								neues Verteidigungsmittel (BGH, Urteil vom 15. Dezember 2015 - X ZR 111/13,

								GRUR 2016, 365 - Telekommunikationsverbindung).

								(2) Unerheblich ist, dass die Klägerin sich in der Nichtigkeitsklage aus-


								26


								drücklich mit der Patentfähigkeit des Gegenstands des Patentanspruchs 8 befasst und sich insoweit ausschließlich auf die Entgegenhaltung D1 berufen hat,


								- 14 -


								von der das Patentgericht in seinem qualifizierten Hinweis ausgeführt hat, dass

								sie aufgrund der vorläufigen Einschätzung der Prioritäten nicht als Stand der

								Technik zu berücksichtigen sei, und dass das Patentgericht dort ferner bemerkt

								hat, dass auch die Gegenstände der Unteransprüche gegenüber der D2 "bis auf

								den dünnen Film", womit erkennbar Patentanspruch 8 gemeint war, als nicht

								neu erschienen. Denn die Beklagte hat diese ausdrückliche Differenzierung bei

								der vorläufigen Neuheitsbeurteilung des Patentgerichts nicht aufgegriffen und

								bis zur mündlichen Verhandlung nichts dafür geltend gemacht, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 8 auch dann nicht nahegelegt sei, wenn der

								Gegenstand des Patentanspruchs 1 in den verschiedenen verteidigten Fassungen eine erfinderische Tätigkeit nicht erfordere.

								c) Voraussichtlich wäre der Senat zu der Wertung gekommen, dass der

								27


								Gegenstand des Hilfsantrags VII dem Fachmann durch die Entgegenhaltungen

								D2 und D8 (WO 95/15815 = D8a [europäische Patentanmeldung 684 075]) nahegelegt war.

								Der Fachmann, der sich ausgehend von der D2 um eine Verbesserung


								28


								der photokatalytischen Wirkung der aus Titandioxid und Siliziumdioxid bestehenden Schicht bemühte, um deren Selbstreinigungskraft zu erhöhen, konnte

								der D8/D8a entnehmen, dass diesem Ziel eine Zwischen- oder Bindeschicht

								zwischen dem Träger und der photokatalytischen Schicht förderlich sein konnte.

								Wie die D2 betrifft auch die D8/D8a eine photokatalytische Schicht aus Titandioxid auf Oberflächen von Wänden, Fliesen, Glas u.a., um diese schmutzabweisend (stain-resistant) zu machen (D8a, S. 3, Z. 3 ff., 9 ff.). Aus den Beispielen 35 und 37 der D8/D8a geht hervor, dass eine Natronglasplatte mit einer

								Schicht aus Titandioxid eine verbesserte photokatalytische Wirkung hat, wenn

								sie vor der Beschichtung mit Titandioxid mit einer Zwischen- oder Bindeschicht

								aus reinem Siliziumdioxid versehen wurde. Entsprechend bot es sich für den

								Fachmann an, auch bei dem durch die D2 nahegelegten Verbundstoff, wenn


								- 15 -


								der Träger aus Glas ist, eine solche dünne Zwischenschicht vorzusehen. Zwar

								wird die Verbesserung der katalytischen Wirkung in der D8/D8a darauf zurückgeführt, dass die Zwischenschicht die Titandioxidpartikel daran hindert, in dem

								durch Sintertemperaturen von 400 bis 500° erweichten Natronglas eingebettet

								zu werden (D8a, S. 50, Z. 1 ff.). Darauf kommt es aber nicht an, weil die in

								Merkmal 2.2VII genannten Wirkungen notwendigerweise eintreten, wenn eine

								Zwischenschicht, wie in D8/D8a offenbart, zwischen dem Glas und der photokatalytischen Schicht angeordnet wird. Es genügt daher die sich aus der D8/D8a


								- 16 -


								ergebende Anregung für den Fachmann, bei Glas als Träger eine Zwischenschicht (etwa aus reinem Siliziumdioxid) zwischen diesem und der photokatalytischen Schicht aus Titandioxid und Siliziumdioxid anzuordnen, um ein "Auswandern" von Titandioxidpartikeln zu verhindern und so die photokatalytische

								Wirkung zu verbessern.


								Meier-Beck


								Gröning

								Hoffmann


								Grabinski

								Kober-Dehm


								Vorinstanz:

								Bundespatentgericht, Entscheidung vom 25.03.2014 - 3 Ni 31/12 -