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								BUNDESGERICHTSHOF

								IM NAMEN DES VOLKES

								URTEIL

								X ZR 174/04


								Verkündet am:

								6. Mai 2008

								Potsch

								Justizangestellte

								als Urkundsbeamtin

								der Geschäftsstelle

								in der Patentnichtigkeitssache


								-2-


								Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 8. April 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter

								Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck

								und Gröning

								für Recht erkannt:

								Auf die Berufung der Klägerin, die im Übrigen zurückgewiesen

								wird, wird das am 28. September 2004 verkündete Urteil des

								3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts abgeändert und wie folgt neu gefasst:

								Das deutsche Patent 195 35 104 wird unter Abweisung der weitergehenden Klage dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass seine

								Patentansprüche folgende Fassung erhalten:

								"1. Vorrichtung zum Montieren von zumindest einem Sonnenkollektor (10) auf einem Sparren (12) und Latten (14) aufweisenden Dach sowohl in In-Ziegel-Montage als auch in

								Auf-Ziegel-Montage mit einer sich zumindest annähernd

								über die Breite des Kollektors (10) erstreckenden Schiene

								(16) mit zwei Schenkeln (17, 17’), dadurch gekennzeichnet,

								dass die Schenkel (17, 17’) senkrecht auf der Dachebene

								stehend unterschiedlich hoch sind und einer der Schenkel

								(17) zur Halterung des Kollektors (10) und der andere

								Schenkel (17’) als Auflage für den Kollektor (10) dient, wobei die Schiene (16) einen im Wesentlichen U-förmigen

								Querschnitt hat mit einer Grundfläche (24) zwischen den

								Schenkeln (17, 17’), die direkt auf dem Dachsparren (12)


								-3-


								befestigbar ist, der als Auflage für den Kollektor (10) dienende kürzere Schenkel (17’) eine Auflagefläche (26) für

								den Kollektor (10) aufweist, deren Abstand (x) von der

								Grundfläche (24) der Schiene (16) der Stärke einer Dachlatte entspricht, und wobei zumindest ein Schenkel (17, 17’)

								abgewinkelt ist.

								2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

								dass die Schiene (16) aus Stahl besteht.

								3. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

								dadurch gekennzeichnet, dass die Schiene (16) Langlöcher

								(28) aufweist.

								4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

								dadurch gekennzeichnet, dass die Schiene (16) außenseitig

								einen Vorsprung (18) aufweist, der in eine Vertiefung am

								unteren Rand des Kollektors (10) eingreift.

								5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

								dadurch gekennzeichnet, dass an dem zur Halterung des

								Kollektors (10) dienenden Schenkel (17a, 17b) eine Abwinkelung (18a, 18b) vorgesehen ist, die ungefähr die gleiche

								Länge wie eine parallel zur Dachebene vorstehende Wand

								(22a, 22b) des Kollektors (10) hat.

								6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch

								gekennzeichnet, dass die Schiene (16) bei Auf-Ziegel-


								-4-


								Montage an einem stufenförmigen Halteeisen (34) befestigbar ist."

								Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.


								Von Rechts wegen


								Tatbestand:

								1


								Der Beklagte ist Inhaber des am 21. September 1995 angemeldeten

								deutschen Patents 195 35 104 (Streitpatents), das eine "Vorrichtung zum Montieren von zumindest einem Sonnenkollektor auf einem Dach" betrifft und 11

								Patentansprüche umfasst. Die Patentansprüche 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 und 11 lauten

								nach Durchführung des Einspruchsverfahrens (die Orthographie ist an die neuen Regeln angepasst):

								"1. Vorrichtung zum Montieren von zumindest einem Sonnenkollektor (10) auf einem Sparren (12) und Latten (14) aufweisenden Dach mit einer sich zumindest annähernd über die Breite

								des Kollektors (10) erstreckenden Schiene (16) mit zwei

								Schenkeln (17, 17’), dadurch gekennzeichnet, dass die

								Schenkel (17, 17’) senkrecht auf der Dachebene stehend unterschiedlich hoch sind und einer der Schenkel (17) zur Halterung des Kollektors (10) und der andere Schenkel (17’) als

								Auflage für den Kollektor (10) dient.


								-5-


								2.


								Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass

								der zur Halterung des Kollektors (10) dienende Schenkel (17)

								höher als der als Auflage für den Kollektor dienende Schenkel

								(17’) ist.


								4.


								Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Schiene (16) eine Auflagefläche (26) für den Kollektor (10) aufweist, deren Abstand (x)

								von der Grundfläche (24) der Schiene (16) der Stärke einer

								Dachlatte (14) entspricht.


								5.


								Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Schiene (16) aus Stahl besteht.


								6.


								Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Schiene (16) Langlöcher (28)

								aufweist.


								7.


								Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Schiene (16) außenseitig einen Vorsprung (18) aufweist, der in eine Vertiefung am unteren Rand des Kollektors (10) eingreift.


								9.


								Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an dem zur Halterung des Kollektors (10) dienenden Schenkel (17a, 17b) eine Abwinkelung

								(18a, 18b) vorgesehen ist, die ungefähr die gleiche Länge wie


								-6-


								eine parallel zur Dachebene vorstehende Wand (22a, 22b)

								des Kollektors (10) hat.

								11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Schiene (16) bei Auf-Ziegel-Montage

								an einem stufenförmigen Halteeisen (34) befestigbar ist."

								2


								Wegen der weiteren Patentansprüche wird auf die Patentschrift des

								Streitpatents verwiesen.


								3


								Die Klägerin hat geltend gemacht, dass das Streitpatent gegenüber umfangreichem Stand der Technik, darunter dem OBO-Bettermann-Katalog "Verbindungs- und Befestigungs-Systeme" (November 1994), nicht patentfähig sei.

								Sie hat beantragt, das Streitpatent insgesamt für nichtig zu erklären. Der Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Hilfsweise hat er das Streitpatent mit

								folgender Fassung des Patentanspruchs 1 (Einfügungen unterstrichen) sowie

								mit den auf diesen rückbezogenen Patentansprüchen 2, 4, 5, 6, 7, 9 und 11 (in

								neuer Nummerierung als Patentansprüche 2 bis 8) und weiter hilfsweise in der

								Fassung nach dem als Verwendungsanspruch formulierten Hilfsanspruch II verteidigt:

								"1. Vorrichtung zum Montieren von zumindest einem Sonnenkollektor (10) auf einem Sparren (12) und Latten (14) aufweisenden Dach mit einer sich zumindest annähernd über die Breite

								des Kollektors (10) erstreckenden Schiene (16) mit zwei

								Schenkeln (17, 17’), dadurch gekennzeichnet, dass die

								Schenkel (17, 17’) senkrecht auf der Dachebene stehend unterschiedlich hoch sind und einer der Schenkel (17) zur Halterung des Kollektors (10) und der andere Schenkel (17’) als


								-7-


								Auflage für den Kollektor (10) dient, [und] wobei die Schiene

								(16) einen im Wesentlichen U-förmigen Querschnitt hat mit einer Grundfläche (24) zwischen den Schenkeln (17, 17’), die direkt auf dem Dachsparren befestigbar ist, wobei zumindest ein

								Schenkel (17, 17’) angewinkelt ist."

								4


								Das Patentgericht hat das Streitpatent unter Abweisung der weitergehenden Klage dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass es ihm die Fassung

								nach Hilfsantrag I gegeben hat.


								5


								Mit ihrer Berufung begehrt die Klägerin die vollständige Nichtigerklärung

								des Streitpatents unter Abänderung des angefochtenen Urteils. Sie stützt sich

								zusätzlich zu den schon in erster Instanz genannten Entgegenhaltungen auf

								behauptete offenkundige Vorbenutzungen von Montagevorrichtungen für Sonnenkollektoren durch die I.


								Solar AG seit 1993 und die mit verschiede-


								nen Unternehmensveröffentlichungen (insbesondere Anl. E3 bis E5) unterlegte

								Vorbenutzung der S.


								Ltd. seit 1976 sowie auf weitere Do-


								kumente aus dem Stand der Technik, darunter den OBO-Bettermann-Katalog

								"Verbindungs- und Befestigungs-Systeme" (November 1994). Die Anschlussberufung des Beklagten, mit der dieser die vollständige Abweisung der Nichtigkeitsklage begehrt hat, hat der Senat als unzulässig verworfen (Sen.Beschl. v.

								5.7.2005 - X ZR 174/04, GRUR 2005, 888 - Anschlussberufung im Patentnichtigkeitsverfahren); die Kostenentscheidung hat er dabei der Schlussentscheidung vorbehalten. Der Beklagte tritt im Übrigen dem Rechtsmittel entgegen und

								verteidigt hilfsweise das Streitpatent mit seinem ersten Hilfsantrag in der aus

								der Urteilsformel ersichtlichen Fassung, nach seinem zweiten Hilfsantrag mit

								weiteren einschränkenden Merkmalen.


								-8-


								6


								Im Auftrag des Senats hat Professor Dr.-Ing. C.

								,


								ein


								schriftliches


								Gutachten


								W.


								,


								erstattet,


								das


								er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat.


								Entscheidungsgründe:

								7


								Das zulässige Rechtsmittel der Klägerin führt unter Abweisung der weitergehenden Klage zur Nichtigerklärung des Streitpatents über die Fassung der

								angegriffenen Entscheidung hinaus; soweit es der Beklagte mit seinem in der

								Berufungsinstanz gestellten Hilfsantrag I verteidigt, bleibt es demgegenüber

								ohne Erfolg. Über den engeren Hilfsantrag II des Beklagten braucht deshalb

								nicht entschieden zu werden. Dabei beschränkt sich die Sachprüfung, nachdem

								der Beklagte die Entscheidung des Bundespatentgerichts nicht wirksam angefochten hat, auf die Fassung des Patents, die das Bundespatentgericht ihm gegeben hat; die erteilte Fassung dieses Schutzrechts steht nicht mehr zur Überprüfung (Sen.Urt. v. 22.2.2000 - X ZR 111/98, bei Bausch, Nichtigkeitsrechtsprechung in Patentsachen, Bd. 3, S. 470, 476, 485 - Positionierverfahren; vgl.

								BGH, Urt. v. 21.10.1952 - I ZR 106/51, GRUR 1953, 86 re. Sp. - Schreibhefte II;

								RG GRUR 1944, 122, 123 - Transformatorkühler; Rogge in Benkard, PatG

								GebrMG, 10. Aufl. 2006, § 22 PatG Rdn. 52).


								8


								I. 1. Das Streitpatent betrifft nach Patentanspruch 1 in dessen im Berufungsverfahren zur Überprüfung stehender Fassung, die er durch das angefochtene Urteil erhalten hat, eine Vorrichtung "zum Montieren von zumindest

								einem Sonnenkollektor" (d.h. eine Vorrichtung, auf die ein oder mehrere Sonnenkollektoren montiert werden können), auf einem Dach. Die Beschreibung

								des Streitpatents bezeichnet derartige Vorrichtungen als aus der US-Patentschrift 4 336 413 bekannt. Dort seien die zur Befestigung von Paneelen die-


								-9-


								nenden Schienen U-förmig und die Schenkel des U erstreckten sich parallel zur

								Dachebene. U-förmige Abschnitte der Schienen senkrecht zur Dachebene dienten der wasserdichten Verbindung zweier benachbarter Paneele (Beschr. Sp. 1

								Z. 3 - 13). In der Praxis werde zwischen den Montagetechniken der In-ZiegelMontage mit Integration der Kollektoren in die Dachziegelfläche und der AufZiegel-Montage unterschieden, bei der die Kollektoren über den Dachziegeln

								montiert würden. Hierfür würden üblicherweise unterschiedliche Vorrichtungen

								verwendet, was die Lagerhaltung erschwere. Hausdächer wiesen in aller Regel

								Dachsparren (d.h. in Richtung der Dachschräge verlaufende Balken) und Dachlatten auf, wobei die Stärke der Dachlatten regelmäßig 24 mm betrage. Bei allen bekannten Montageeinrichtungen seien zusätzliche Halterungen für den

								Kollektor wie Haltekrallen erforderlich (Beschr. Sp. 1 Z. 61 - 65).

								9


								2. Durch das Streitpatent soll eine Vorrichtung zur Montage von Sonnenkollektoren bereitgestellt werden, die mit wenig Materialaufwand kostengünstig

								hergestellt werden kann, eine einfache und wenig aufwändige Montage ermöglicht, eine gute Stabilität aufweist und sowohl für die In-Ziegel-Montage wie für

								die Auf-Ziegel-Montage verwendet werden kann (vgl. Beschr. Sp. 1 Z. 66 Sp. 2 Z. 7).


								10


								3. Hierzu lehrt Patentanspruch 1 in der Fassung, die er durch das Bundespatentgericht erhalten hat, eine Vorrichtung zum Montieren von zumindest

								einem Sonnenkollektor (10) auf einem Sparren (12) und Latten (14) aufweisenden Dach,

								(1) die eine Schiene (16) aufweist, die

								(2) sich zumindest annähernd über die Breite des Kollektors erstreckt,

								(3) einem im Wesentlichen U-förmigen Querschnitt hat


								- 10 -


								(4) mit zwei Schenkeln (17, 17’), die

								(4.1) senkrecht auf der Dachebene stehend

								(4.2) unterschiedlich hoch sind und

								(4.3) von denen einer (17) zur Halterung des Kollektors und

								(4.4) der andere (17’) als Auflage für den Kollektor dient,

								(4.5) wobei zumindest ein Schenkel abgewinkelt ist, und wobei

								(5) die Grundfläche (24) der Schiene zwischen den zwei Schenkeln direkt auf dem Dachsparren befestigt werden kann.

								11


								4. Einen schematischen Teilschnitt durch eine patentgemäße Vorrichtung

								zur In-Ziegel-Montage zeigt die verkleinert wiedergegebene Figur 1 des Streitpatents:


								12


								II. 1. Der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1, wie er vom

								Bundespatentgericht als schutzfähig angesehen wurde, war durch die u.a. in

								dem dem Bundespatentgericht noch nicht vorliegenden Prospekt (Anl. E4) "Solahart Streamline" der S. W. H.


								Ltd. in P. , W.


								, im


								Jahr 1986 sowie in den Anl. E3 und E5 vorbeschriebenen Schiene zum Befestigen von solaren Heißwassersystemen jedenfalls für den Fachmann, einen

								Ingenieur oder erfahrenen Techniker, der mit der Entwicklung und Montage von


								- 11 -


								Sonnenkollektoranlagen vor allem in der mittelständischen Wirtschaft befasst

								war, nahegelegt. Die Vorveröffentlichung dieses Prospekts wie auch der beiden

								anderen Prospekte Anl. E3 (1994) und E5 (Información tecnica e instalación

								manual Solahart, Januar 1986) ist durch die Druckdaten für den Senat überzeugend belegt und steht im Übrigen auch nicht im Streit. Der Prospekt zeigt

								eine Schiene in dem durch das Streitpatent beschriebenen Einsatz, die mit

								Ausnahme des Merkmals (5) alle Merkmale des Patentanspruchs 1 des Streitpatents in der Fassung, wie sie vor dem Bundespatentgericht Bestand hatte,

								aufweist. Die gezeigte Schiene (Merkmal 1) erstreckt sich nämlich über mehr

								als die Breite des Kollektors (Zeichnung Seite 6; Merkmal 2), hat einen Querschnitt, der zwischen dem längeren Schenkel und dem diesem am nächsten

								liegenden der kürzeren Schenkel einen im Wesentlichen U-förmigen Abschnitt

								aufweist (Komponentenliste S. 4, Collector rail 1840; Merkmal 3), und zwar mit

								drei und damit auch mit zwei Schenkeln (ebenda; Merkmal 4), die senkrecht auf

								der Dachebene stehen und unterschiedlich hoch sind (Diagramm S. 6; Merkmale 4.1 und 4.2), von denen der längere zur Halterung des Kollektors und die

								beiden kürzeren als Auflage für den Kollektor dienen (Merkmale 4.3, 4.4). Dies

								ist zwar in der Anl. E4 nicht deutlich zu sehen, wird jedoch in der ersichtlich die

								gleiche Montagevorrichtung zeigenden Anl. E5, S. 58 ("Detalle de la sujectión

								del colector") deutlich gezeigt. Die Anwinklung eines Schenkels, und zwar des

								längeren, ist in Anl. E4, S. 4, Collector rail 1840, deutlich erkennbar (Merkmal

								4.5). Dass die Grundfläche der Schiene zwischen den zwei Schenkeln auch

								direkt auf dem Dachsparren befestigt werden kann, wird allerdings nicht gezeigt, eine Befestigungsmöglichkeit etwa durch Bohrungen zu schaffen, durch

								die die Schiene am Sparren festgeschraubt werden kann, setzt jedoch nicht

								mehr als einfache, dem Fachmann geläufige Überlegungen voraus, nachdem

								die Befestigung nach Anl. E4 über eine Lasche an dem Befestigungsstreifen

								(Collector straps) 0847 (S. 4) erfolgt (Merkmal 5).


								- 12 -


								13


								2. a) Dagegen ist die nunmehr mit Hilfsanspruch I verteidigte Fassung

								des Patentanspruchs 1 schutzfähig. In diese Fassung sind zunächst die beiden

								Möglichkeiten des Einbaus in In-Ziegel-Montage und Auf-Ziegel-Montage aufgenommen. Dies ist allerdings im Fall des Erzeugnisschutzes zunächst nur

								dann von Bedeutung, wenn und soweit es sich auf die räumlich-körperliche

								Ausgestaltung der Schiene auswirkt (vgl. hierzu Sen.Urt. v. 1.4.2008

								- X ZR 29/04, Umdruck S. 12), es sich mithin nicht um bloße, für sich nicht

								schutzbegrenzende Zweckangaben handelt (Sen. BGHZ 112, 140, 155 f. - Befestigungsvorrichtung II; vgl. schon Sen.Urt. v. 7.11.1978 - X ZR 58/77, GRUR

								1979, 149, 151 - Schießbolzen). Dies ist, wie die mündliche Verhandlung ergeben hat, insoweit der Fall, als die In-Ziegel-Montage zur Folge hat, dass der als

								Auflage für den Kollektor dienende Schenkel eine Auflagefläche aufweisen

								muss, die von der Grundfläche in Dachlattenstärke beabstandet ist. Dies kommt

								in dem zusätzlichen Merkmal,

								(3.1) dass der als Auflage für den Kollektor (10) dienende kürzere

								Schenkel (17’) eine Auflagefläche (26) für den Kollektor (10)

								aufweist, deren Abstand (x) von der Grundfläche (24) der

								Schiene (16) der Stärke einer Dachlatte entspricht,

								zum Ausdruck. Dieses Merkmal ist in dem erteilten Patent (Patentanspruch 4)

								enthalten, und in den ursprünglichen Unterlagen (ebenfalls in Patentanspruch

								4) als zur Erfindung gehörend offenbart. Zwar besagt es nur, dass der Abstand

								der Stärke einer Dachlatte entsprechen soll. Diese Stärke ist auch im Patentanspruch nicht definiert, ergab sich zum Anmeldetag aber daraus, dass übliche

								Dachlatten damals entweder 24 mm oder 30 mm oder 40 mm stark waren. Auf

								diese Stärken muss der Abstand nach dem verteidigten Patentanspruch eingestellt sein. Zwar sind auch noch andere Möglichkeiten denkbar, mit denen der

								In-Ziegel-Einbau ermöglicht werden kann, wie das Einbringen einer Zwischen-


								- 13 -


								latte. Dies wird jedoch schon von dem zusätzlichen Merkmal (3.1) nicht erfasst.

								Diese Abstandsvorgabe ermöglicht es auf einfache Weise, ein und dieselbe

								Schiene nicht nur für die Auf-Ziegel-Montage, sondern - und zwar ohne zusätzlichen Aufwand und Gefahren für den Halt der Schiene - auch für die In-ZiegelMontage nutzbar zu machen. Der Stand der Technik bot hierfür keine Anregung. Das gilt nicht nur für die vorgenannten "Solahart"-Unterlagen (insbesondere die Anlagen E3, E4 und E5), sondern auch für die bekannte und mit Ausnahme des oben beschriebenen Merkmals 3.1 alle Sachmerkmale erfüllende

								(wenn auch für die Kollektorenmontage nicht vorgesehene), allerdings eine für

								die In-Ziegel-Montage nicht geeignete Dimensionierung aufweisende Schiene

								des OBO-Bettermann-Katalogs (S. 122), die die Katalogabbildung wie folgt

								zeigt:


								wie auch für die weiteren von der Klägerin genannten Dokumente, die von der

								Lösung des Streitpatents insgesamt weiter ab liegen.

								14


								b) Mit Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags I werden auch

								die mit diesem Patentanspruch verteidigten, weitere Ausgestaltungen darstellenden Patentansprüche 2 bis 6 durch die Schutzfähigkeit dieses Patentanspruchs in seiner hilfsweise verteidigten Fassung getragen.


								- 14 -


								15


								III. Die Kostenentscheidung, die auch die Entscheidung über die bereits

								als unzulässig verworfene Anschlussberufung erfasst, beruht auf § 121 Abs. 2

								Satz 2 PatG i.V.m. §§ 91, 92, 97 ZPO. Der Senat hat dabei berücksichtigt, dass

								über die Anschlussberufung nicht mündlich verhandelt worden ist. Er hat im

								Rahmen der für die Entscheidung gegebenenfalls heranzuziehenden Billigkeitsgesichtspunkte (§ 121 Abs. 2 Satz 2 PatG) weiter berücksichtigt, dass sich

								die Zurückweisung der Anschlussberufung auf den Verletzungsstreit nicht ausgewirkt haben dürfte; soweit dies der früheren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht in vollem Umfang entsprechen sollte (Beschl. des früheren

								I. Zivilsenats vom 11.10.1956 - I ZR 28/55, GRUR 1957, 79), könnte er an dieser nicht festhalten. Schließlich hat er berücksichtigt, dass sich sein Ergebnis


								- 15 -


								gegenüber dem Ergebnis, das das Bundespatentgericht gefunden hat, eher als

								korrigierende Verdeutlichung als als eine substantielle Abweichung darstellt. All

								dies lässt eine von der Entscheidung erster Instanz abweichende Kostenentscheidung nicht als veranlasst erscheinen.


								Melullis


								Keukenschrijver

								Meier-Beck


								Mühlens

								Gröning


								Vorinstanz:

								Bundespatentgericht, Entscheidung vom 28.09.2004 - 3 Ni 50/02 -