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								BUNDESGERICHTSHOF

								IM NAMEN DES VOLKES

								URTEIL

								I ZR 45/09


								Verkündet am:

								10. Juni 2010

								Führinger

								Justizangestellte

								als Urkundsbeamtin

								der Geschäftsstelle

								in dem Rechtsstreit


								-2-


								Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 10. Juni 2010 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm

								und die Richter Pokrant, Dr. Schaffert, Dr. Bergmann und Dr. Koch

								für Recht erkannt:

								Die Revisionen der Klägerin und der Beklagten gegen das Urteil

								des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, 3. Zivilsenat,

								vom 5. März 2009 werden mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass

								der Urteilsausspruch zu I 1 des Berufungsurteils dahingehend berichtigt wird, dass die Beklagten zur Zahlung von 264.464,75 €

								verurteilt werden.

								Die Kosten des Revisionsverfahrens haben die Beklagten zu tragen.

								Von Rechts wegen


								Tatbestand:

								1


								Die Klägerin vertreibt in Deutschland das Arzneimittel "Acerbon" in den

								Darreichungsformen "5 mg" und "20 mg". In Spanien wird das Arzneimittel unter

								der Bezeichnung "Zestril" von einer Konzernschwestergesellschaft der Klägerin

								vertrieben. Die Beklagten importierten das Arzneimittel aus Spanien nach

								Deutschland, kennzeichneten es in "Acerbon 5 mg" bzw. "Acerbon 20 mg" um

								und vertrieben es in der Darreichungsform "20 mg" im Zeitraum vom 8. Dezem-


								-3-


								ber 2000 bis zum 9. Oktober 2002 und in der Darreichungsform "5 mg" vom

								1. August 2001 bis zum 9. Oktober 2002.

								2


								Durch rechtskräftiges Urteil ist festgestellt worden, dass die Beklagten

								der Klägerin aufgrund dieser Vertriebshandlungen wegen Markenververletzung

								zu Schadensersatz verpflichtet sind. Die Klägerin nimmt die Beklagten, nachdem diese Auskunft erteilt haben, im vorliegenden Rechtsstreit auf Schadensersatz in Höhe von 267.284,61 € sowie auf Erstattung vorgerichtlicher Rechtsverfolgungskosten in Höhe von 1.507,20 € in Anspruch.


								3


								Dabei verlangt sie wegen des Vertriebs von "Acerbon 5 mg" die Herausgabe eines Verletzergewinns in Höhe von 262.584,84 €. Wegen des Vertriebs

								von "Acerbon 20 mg", mit dem die Beklagten Umsätze in Höhe von 46.997,68 €

								erzielt haben, begehrt die Klägerin unter Zugrundelegung eines Lizenzsatzes

								von 10% eine Lizenzgebühr in Höhe von 4.699,77 €.


								4


								Die Klägerin hat beantragt, die Beklagten zu verurteilen,

								1. an die Klägerin 267.284,81 € nebst Zinsen in Höhe von acht Prozentpunkten

								über dem Basiszinssatz seit dem 9. Oktober 2002 zu zahlen;

								2. an die Klägerin 1.507,20 € nebst Zinsen in Höhe von acht Prozentpunkten

								über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen.


								5


								Das Landgericht hat der Klage in Höhe von 90.974,78 € sowie weiterer

								1.421,50 € nebst Zinsen stattgegeben; im Übrigen hat es die Klage abgewiesen. Das Berufungsgericht hat die Beklagten unter Zurückweisung der weitergehenden Berufung der Klägerin und der weitergehenden Anschlussberufung

								der Beklagten verurteilt, an die Klägerin 264.446,75 € sowie weitere 1.430,50 €

								nebst Zinsen zu zahlen.


								-4-


								6


								Mit ihren vom Berufungsgericht zugelassenen Revisionen verfolgen die

								Parteien ihre Klage- und Klageabweisungsanträge weiter. Weiterhin beantragen

								sie jeweils, das Rechtsmittel der Gegenseite zurückzuweisen.


								Entscheidungsgründe:

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								I. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klägerin könne wegen des

								Vertriebs von "Acerbon 5 mg" den gesamten von den Beklagten erzielten Verletzergewinn in Höhe von 262.584,84 € verlangen; hinsichtlich des Vertriebs

								von "Acerbon 20 mg" sei ein Anspruch auf Zahlung von 4% des Umsatzes von

								46.997,68 €, mithin von 1.879,91 € angemessen. Dementsprechend könne sie

								die Erstattung von Rechtsverfolgungskosten in Höhe von 1.410,50 € verlangen.

								Zur näheren Begründung hat es ausgeführt:


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								Bei dem Vertrieb des ursprünglich unter der Bezeichnung "Zestril" in Spanien in Verkehr gebrachten und von den Beklagten parallelimportierten Arzneimittels bestehe die Markenverletzung der Beklagten in der Umkennzeichnung in

								"Acerbon". Da parallelimportierte Arzneimittel bereits aus arzneimittelrechtlichen

								Gründen ohne die Verwendung der Marke in Deutschland nicht verkehrsfähig

								seien, sei der gesamte mit dem Vertrieb des umgekennzeichneten Arzneimittels

								"Acerbon 5 mg" erzielte Gewinn ausschließlich auf die Markenverletzung zurückzuführen und von den Beklagten ohne Minderung herauszugeben. Dagegen könnten die Beklagten nicht mit Erfolg einwenden, sie hätten das Produkt in

								Deutschland auch zulässigerweise ohne Umkennzeichnung vertreiben dürfen.

								Die von ihnen aufgewandten Rechtsverteidigungskosten könnten von dem Verletzergewinn nicht in Abzug gebracht werden.


								-5-


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								Hinsichtlich des Vertriebs von "Acerbon 20 mg" sei bei der Berechnung

								des Schadens nach der Lizenzanalogie unter Berücksichtigung des Bekanntheitsgrads und des Rufs des verletzten Kennzeichens sowie der Dauer, des

								Umfangs und der Art des Eingriffs in die Markenrechte eine Lizenzgebühr in

								Höhe von 4% zugrunde zu legen.


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								II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revisionen bleiben ohne Erfolg.


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								1. Vertrieb von "Acerbon 5 mg"


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								Die Revision der Beklagten wendet sich ohne Erfolg gegen die Beurteilung des Berufungsgerichts, dass die Beklagten den Gewinn, den sie mit dem

								Vertrieb von "Acerbon 5 mg" erzielt haben, in voller Höhe an die Klägerin herauszugeben haben.


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								a) Mit Recht hat das Berufungsgericht darauf abgestellt, dass parallelimportierte Arzneimittel in Deutschland ohne Verwendung der zur Bezeichnung

								des Arzneimittels angebrachten Marke aus arzneimittelrechtlichen Gründen

								nicht verkehrsfähig sind und sich eine Unterscheidung danach, ob der Markterfolg gegebenenfalls noch von anderen Umständen abhängt, auch deshalb verbietet, weil der Parallelimporteur über die erforderlichen Hinweise auf seine Rolle als Importeur und Umpacker hinaus nur in beschränktem Umfang Eingriffe in

								die Packung vornehmen darf (vgl. BGH, Urteil vom 29. Juli 2009 - I ZR 87/07,

								GRUR 2010, 237 Rn. 17 = WRP 2010, 390 - Zoladex, mwN). Dass parallelimportierte Arzneimittel in der Regel preisgünstiger angeboten werden als die entsprechenden Originalpräparate, ändert nichts daran, dass der Gewinn auf der

								Verwendung der markenverletzenden Kennzeichnung beruht. Dem können die

								Beklagten auch nicht entgegenhalten, sie hätten einen ähnlich hohen Gewinn


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								erzielt, wenn sie das Präparat unter der zulässigen Ursprungsbezeichnung

								"Zestril" vertrieben hätten. Der Einwand des Verletzers, er hätte das betreffende

								Arzneimittel auch ohne Markenverletzung vertreiben können, ist bei der Berechnung des abstrakten Schadens nach dem Verletzergewinn unzulässig; eine

								wertende Betrachtung kann hier - wovon auch das Berufungsgericht mit Recht

								ausgegangen ist - allenfalls an die Frage der Ursächlichkeit zwischen Kennzeichenbenutzung und Gewinneintritt unter Einbeziehung eventueller Mitursachen

								für den Absatzerfolg anknüpfen (BGH GRUR 2010, 237 Rn. 17 - Zoladex). Im

								Übrigen hat das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei festgestellt, dass mit dem

								Zeichen "Zestril" gekennzeichneten Produkten im maßgeblichen Zeitraum kein

								nennenswerter Umsatz hätte erzielt werden können. Die dagegen erhobenen

								Verfahrensrügen der Revision greifen nicht durch; von einer weiteren Begründung wird gemäß § 564 Satz 1 ZPO abgesehen.

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								b) Mit Recht hat das Berufungsgericht ferner angenommen, dass die Beklagten die von ihnen aufgewandten Rechtsverteidigungskosten nicht in Abzug

								bringen können.


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								Zutreffend hat es insoweit darauf verwiesen, dass - um dem Ausgleichsgedanken Rechnung zu tragen - bei der Berechnung des Schadens nach dem

								Verletzergewinn fingiert wird, dass der Rechtsinhaber ohne die Rechtsverletzung durch die Verwertung des Kennzeichenrechts den gleichen Gewinn wie

								der Verletzer erzielt hätte (vgl. BGH, Urteil vom 2. November 2000

								- I ZR 246/98, BGHZ 145, 366, 372 - Gemeinkostenanteil, mwN). Kosten des

								Verletzers, die beim Rechtsinhaber nicht angefallen wären, sind daher bei der

								Berechnung des vom Verletzer herauszugebenden Gewinns nicht zu berücksichtigen (vgl. BGH, Urteil vom 7. Februar 2002 - I ZR 304/99, BGHZ 150, 32,

								44 - Unikatrahmen; Urteil vom 21. September 2006 - I ZR 6/04, GRUR 2007,

								431 Rn. 34 f. = WRP 2007, 533 - Steckverbindergehäuse). Das Berufungsge-


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								richt hat daher zu Recht die Kosten der Rechtsverteidigung der Beklagten nicht

								in Abzug gebracht.

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								2. Vertrieb von "Acerbon 20 mg"


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								Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsfehler angenommen, dass die Klägerin wegen des Vertriebs von "Acerbon 20 mg" eine Vergütung für eine fiktive

								Lizenz in Höhe von 4% des von den Beklagten mit den in dieser Weise rechtsverletzend gekennzeichneten Arzneimitteln erzielten Umsatzes verlangen kann

								(§ 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 6 MarkenG a.F.).


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								a) Dabei hat das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei darauf abgestellt, welche Lizenzgebühr vernünftige Lizenzparteien vereinbart hätten, wenn sie die im

								Zeitpunkt der Entscheidung gegebene Sachlage gekannt hätten (vgl. BGH

								GRUR 2010, 237 Rn. 10 - Zoladex). Entgegen der Auffassung der Revision der

								Klägerin steht dem nicht entgegen, dass Originalhersteller von Arzneimitteln

								üblicherweise Parallelimporteuren keine Lizenzen erteilen und letztere daran

								auch nicht interessiert sind, weil sie die parallelimportierten Arzneimittel ohnehin

								rechtmäßig vertreiben können, nachdem sie alle Voraussetzungen für eine Erschöpfung geschaffen haben. Die Schadensberechnung auf der Grundlage einer angemessenen Lizenzgebühr ist überall dort zulässig, wo die Überlassung

								von Ausschließlichkeitsrechten zur Benutzung durch Dritte gegen Entgelt rechtlich möglich und verkehrsüblich ist; für die Annahme der Verkehrsüblichkeit einer Überlassung genügt es, dass ein solches Recht seiner Art nach - wie hier

								das Recht aus einer Marke - überhaupt durch Einräumung von Nutzungsrechten genutzt werden kann und genutzt wird (vgl. BGH, Urteil vom 23. Juni 2005

								- I ZR 263/02, GRUR 2006, 144, 145 = WRP 2006, 117 - Catwalk, mwN). Dagegen ist es wegen der normativen Zielsetzung dieser Schadensberechnungsmethode unerheblich, ob es im konkreten Fall tatsächlich zu einer entsprechen-


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								den Lizenzerteilung gekommen oder ob dies etwa wegen Besonderheiten des

								Produkts oder der Beteiligten eher unwahrscheinlich gewesen wäre.

								19


								b) Die Höhe der als Schadensersatz zu zahlenden Lizenzgebühr ist vom

								Tatrichter gemäß § 287 ZPO unter Würdigung aller Umstände des Einzelfalls

								nach seiner freien Überzeugung zu bemessen. Vom Revisionsgericht ist nur zu

								prüfen, ob die Schadensschätzung auf grundsätzlich falschen oder offenbar

								unsachlichen Überlegungen beruht oder ob wesentliche Tatsachen außer Acht

								gelassen worden sind (vgl. BGH, Urteil vom 26. März 2009 - I ZR 44/06, GRUR

								2009, 660 Rn. 14 = WRP 2009, 847 - Resellervertrag, mwN). Die Revisionen

								zeigen mit ihren Angriffen gegen die Auffassung des Berufungsgerichts, im

								Streitfall sei unter Berücksichtigung aller Umstände eine Lizenzgebühr von 4%

								angemessen, nicht auf, dass die Schätzung des Berufungsgerichts auf solchen

								Rechtsfehlern beruht. Das Berufungsgericht hat insbesondere sowohl die Intensität des Eingriffs in das geschützte Markenrecht durch die Umkennzeichnung

								der parallelimportierten Arzneimittel als auch den Bekanntheitsgrad und den

								Ruf des verletzten Kennzeichens sowie den Marktanteil des Originalpräparats

								der Klägerin im Verhältnis zum Vertrieb von Generika in revisionsrechtlich nicht

								zu beanstandender Weise berücksichtigt.


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								3. Danach begegnet es aus Rechtsgründen auch keinen Bedenken, dass

								das Berufungsgericht der Klägerin gemäß § 14 Abs. 6 MarkenG a.F. den Ersatz

								von vorgerichtlichen Anwaltskosten in Höhe von 1.430,50 € nebst Zinsen zugesprochen hat.


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								III. Die Revisionen der Klägerin und der Beklagten sind danach zurückzuweisen. Da die Berechnung des der Klägerin vom Berufungsgericht nach I 1

								des Tenors des angefochtenen Urteils zugesprochenen Betrags in Höhe von

								264.446,75 € ausweislich der Entscheidungsgründe des Berufungsurteils unter


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								B II auf einem Rechen- oder Schreibfehler des Berufungsgerichts beruht

								(262.584,84 € zuzüglich 1.879,91 €), ist der Urteilsausspruch gemäß § 319

								Abs. 1 ZPO auf den Betrag von 264.464,75 € zu berichtigen. Die Berichtigung

								kann jederzeit, auch durch das Rechtsmittelgericht, erfolgen (vgl. BGH, Urteil

								vom 3. Juli 1996 - VIII ZR 221/95, BGHZ 133, 184, 191).

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								Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1, § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO.


								Bornkamm


								Pokrant

								Bergmann


								Schaffert

								Koch


								Vorinstanzen:

								LG Hamburg, Entscheidung vom 23.12.2005 - 312 O 126/05 OLG Hamburg, Entscheidung vom 05.03.2009 - 3 U 23/06 -