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								BUNDESGERICHTSHOF

								BESCHLUSS

								I ZB 72/11


								Verkündet am:

								22. November 2012

								Führinger

								Justizangestellte

								als Urkundsbeamtin

								der Geschäftsstelle

								in der Rechtsbeschwerdesache

								betreffend die Marke Nr. 306 52 708


								Nachschlagewerk:


								ja


								BGHZ:


								nein


								BGHR:


								ja

								Kaleido


								MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1

								a)


								Dem Zeichen „Kaleido“ fehlt für die Ware „Spielzeug“ nicht jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Insbesondere

								wird der Verkehr das Zeichen nicht stets als verkürzte Beschreibung der Ware „Kaleidoskop“ verstehen.


								b)


								Abstrakte sprachwissenschaftliche Erkenntnisse, die auf der Annahme

								einer assoziativen Ergänzung von als Abkürzung erkannten Begriffen in einem vom Kontext vorgegebenen Sinn beruhen, können nicht ohne weiteres

								für die als Rechtsfrage zu beantwortende Beurteilung der Unterscheidungskraft herangezogenen werden. Bei dieser sind vielmehr die Umstände der

								konkret zu beurteilenden Bezeichnung und die Kennzeichengewohnheiten

								der maßgebenden Branche in den Blick zu nehmen.


								BGH, Beschluss vom 22. November 2012 - I ZB 72/11 - Bundespatentgericht


								-2-


								Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung

								vom 22. November 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm

								und die Richter Prof. Dr. Büscher, Prof. Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und Dr. Löffler

								beschlossen:

								Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss

								des 29. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 21. September 2011 aufgehoben.

								Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung

								an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.


								Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 €

								festgesetzt.


								Gründe:


								1


								I. Für die Markeninhaberin ist seit dem 28. Februar 2007 die Wortmarke

								Kaleido

								für die Waren und Dienstleistungen der

								Klasse 16

								Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);

								Klasse 28

								Spiele, Spielzeug;


								-3-


								Klasse 35

								Bestellannahme, Lieferauftragsservice und Rechnungsabwicklung, auch im Rahmen von e-commerce


								eingetragen.

								2


								Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der Marke beantragt. Diese sei nicht unterscheidungskräftig und freihaltebedürftig, weil die Bezeichnung „Kaleido“ eine übliche Abkürzung der Sachbezeichnung „Kaleidoskop“ sei.


								3


								Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Löschungsantrag mit Beschluss vom 31. August 2009 zurückgewiesen. Auf die Beschwerde der Antragstellerin hat das Bundespatentgericht den Beschluss des Deutschen Patentund Markenamts aufgehoben, soweit der Löschungsantrag für die Ware der

								Klasse 28 „Spielzeug“ zurückgewiesen wurde. Insoweit hat es das Deutsche

								Patent- und Markenamt angewiesen, die Löschung der angegriffenen Marke

								anzuordnen (BPatG, Beschluss vom 21. September 2011 - 29 W (pat) 40/09,

								juris). Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der vom Bundespatentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde.


								4


								II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, der angemeldeten Marke

								fehle für die Ware „Spielzeug“ jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8

								Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Dazu hat es ausgeführt:


								5


								Die angegriffene Marke habe für das optische Gerät „Kaleidoskop“, das

								von dem in Klasse 28 eingetragenen Oberbegriff „Spielzeug“ umfasst werde,

								nur einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt.


								-4-


								Zwar sei der Begriff „Kaleido“ in der deutschen Sprache weder als Wort

								6


								noch als Abkürzung lexikalisch nachweisbar. In Bezug auf die Ware „Kaleidoskop“ würden die angesprochenen breiten Verkehrskreise die Kennzeichnung

								„Kaleido“ aber nur als verkürzte Beschreibung der Ware verstehen. Das optische Gerät „Kaleidoskop“  ein fernrohrähnliches Spielzeug, bei dem sich beim

								Drehen bunte Glassteinchen zu verschiedenen Mustern und Bildern anordneten - sei fast allen Menschen aus der Kindheit bekannt. Da „Kaleido“ in der

								deutschen Sprache ausschließlich im Begriff „Kaleidoskop“ vorkomme, werde

								der Verkehr mit dem Wort „Kaleido“ ausschließlich ein „Kaleidoskop“ in Verbindung bringen. Hinzu komme, dass der fast gleichlautende und fast gleich geschriebene englischsprachige Begriff „kaleidoscope“ mit „kaleido“ abgekürzt

								werde und dass diese Abkürzung auch im deutschen Sprachraum tatsächlich

								für Kaleidoskope bzw. deren spezifische Eigenschaften benutzt werde.


								7


								Bei dem Markenwort handele es sich deshalb um eine Abwandlung, die

								zwar als solche wahrgenommen werde, in welcher der Verkehr aber ohne weiteres die ihm geläufige sachbezogene oder werbeübliche Angabe für „Kaleidoskop“ wiedererkenne. „Kaleido“ könne sich in der deutschen Sprache stets nur

								auf „Kaleidoskop“ beziehen. Wenn also ein solches optisches Gerät mit diesem

								Kurzwort bezeichnet werde, werde der Verkehr diese Bezeichnung nicht als

								Herkunftshinweis, sondern nur als verkürzte Sachangabe verstehen. Der Verkehr müsse dazu keine Interpretationsbemühungen anstellen. Das Fehlen der

								Endsilbe „-skop“ verändere weder den allgemein bekannten warenbeschreibenden Charakter von „Kaleidoskop“, noch komme der Verkürzung eine ungewöhnliche Eigenart zu. Diese Ansicht werde gestützt durch die Erkenntnisse der

								Linguistik im Rahmen der sogenannten Assoziations- oder Prototypentheorie.

								Danach sei der Wahrnehmungs- und Verständnishorizont der Hörenden und

								Sehenden bei Fehlen eines Wortes, aber auch bei Fehlen von Wortteilen darauf


								-5-


								ausgerichtet, das Wort in der Weise zu ergänzen, wie es sehr häufig in der Allgemeinsprache vorkomme und in Bezug auf den im Kontext vorgegebenen

								Sinn - hier in Bezug auf die beanspruchte Ware „Spielzeug“ - bekannt sei.

								8


								Demgegenüber rechtfertige der Umstand, dass die ebenfalls mit der Endung „skop“ gebildeten Wörter „Endoskop“, „Horoskop“, „Teleskop“ und „Stethoskop“ in der Umgangssprache nicht auf „Endo“, „Horo“, „Tele“ und „Stetho“

								verkürzt würden, keine andere Beurteilung.


								9


								Da dem angemeldeten Zeichen für Kaleidoskope die erforderliche Unterscheidungskraft fehle und das Gerät Kaleidoskop unter den angemeldeten Warenoberbegriff „Spielzeug“ falle, sei der Oberbegriff insgesamt zu löschen.


								10


								III. Die zulässige Rechtsbeschwerde ist begründet. Die Beurteilung des

								Bundespatentgerichts, das angemeldete Wort „Kaleido“ sei für die Ware „Spielzeug“ nicht unterscheidungskräftig, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht

								stand.


								11


								1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder

								Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und die Waren oder Dienstleistungen damit von denjenigen anderer

								Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH, Urteil vom 21. Januar 2010 - C-398/08,

								GRUR 2010, 228 Rn. 33 = WRP 2010, 364 - Audi [Vorsprung durch Technik];

								BGH, Beschluss vom 21. Dezember 2011 - I ZB 56/09, GRUR 2012, 270 Rn. 8

								= WRP 2012, 337 - Link economy). Die Hauptfunktion der Marke besteht darin,

								die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu

								gewährleisten. Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintra-


								-6-


								gungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis

								zu überwinden (BGH, Beschluss vom 4. Dezember 2008 - I ZB 48/08, GRUR

								2009, 778 Rn. 11 = WRP 2009, 813 - Willkommen im Leben; Beschluss vom

								24. Juni 2010 - I ZB 115/08, GRUR 2010, 1100 Rn. 10 = WRP 2010, 1504

								- TOOOR!). Die Unterscheidungskraft ist im Hinblick auf jede der Waren oder

								Dienstleistungen, für die die Marke Schutz beansprucht, gesondert zu beurteilen. Abzustellen ist auf die Anschauung des angesprochenen Verkehrs. Dabei

								ist auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen

								aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen (EuGH, Urteil vom 8. Mai 2008

								- C-304/06, Slg. 2008, I-3297 = GRUR 2008, 608 Rn. 67 - EUROHYPO; BGH,

								Beschluss vom 15. Januar 2009 - I ZB 30/06, GRUR 2009, 411 Rn. 8 = WRP

								2009, 439 - STREETBALL).

								12


								2. Das Bundespatentgericht hat angenommen, die angesprochenen Verkehrskreise würden die Kennzeichnung „Kaleido“ in Bezug auf das optische Gerät „Kaleidoskop“ nur als verkürzte Beschreibung der Ware verstehen. Diese

								Ausführungen halten den Angriffen der Rechtsbeschwerde nicht stand. Das

								Bundespatentgericht hat zu hohe Anforderungen an das Vorliegen von Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gestellt.


								13


								a) Allerdings ist einer angemeldeten Bezeichnung die Eintragung als Marke wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zu versagen, wenn die Wortbestandteile einer Bezeichnung einen beschreibenden Begriffsinhalt enthalten,

								der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne weiteres und

								ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (vgl. BGH, Beschluss vom 22. Januar 2009


								-7-


								- I ZB 52/08, GRUR 2009, 952 Rn. 10 = WRP 2009, 960 - DeutschlandCard,

								mwN). Kann dagegen einem Wortzeichen für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches

								Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr

								- etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets

								nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es

								keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass ihm die Unterscheidungseignung und

								damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (BGH, GRUR 2012, 270 Rn. 11 - Link

								economy; BGH, Beschluss vom 4. April 2012 - I ZB 22/11, GRUR 2012, 1143

								Rn. 9 = WRP 2012, 1396 - Starsat).

								14


								b) Entgegen der Annahme des Bundespatentgerichts wird der durch die

								Bezeichnung von Spielzeug angesprochene normal informierte, angemessen

								aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher die Bezeichnung

								„Kaleido“ nicht stets als verkürzte Beschreibung der Ware „Kaleidoskop“ verstehen.


								15


								aa) Das Bundespatentgericht hat nicht festgestellt, dass die Bezeichnung

								„Kaleido“ eine gebräuchliche Bezeichnung oder Werbeaussage der deutschen

								oder einer im Inland bekannten Fremdsprache ist. Es ist vielmehr davon ausgegangen, dass der Begriff „Kaleido“ in der deutschen Sprache weder als Wort

								noch als Abkürzung lexikalisch nachweisbar sei und die Bedeutung des aus

								den griechischen Wörtern „kalós“ für „schön, gut“ und „eidos“ für „Aussehen,

								Form, Gestalt, Bild“ zusammengesetzen Wortes in ihrer Alleinstellung nicht sehr

								bekannt sei.


								-8-


								Entgegen der Annahme des Bundespatentgerichts lässt sich die Annahme

								16


								einer im Inland gebräuchlichen Abkürzung nicht darauf stützen, dass der fast

								gleichlautende und fast gleich geschriebene englischsprachige Begriff „kaleidoscope“ mit „kaleido“ abgekürzt wird. Das Bundespatentgericht hat nicht festgestellt, dass dieser Umstand das allein maßgebende inländische Sprachverständnis beeinflusst hat (vgl. BGH, GRUR 2012, 270 Rn. 14 - Link economy).


								17


								Auch die Annahme des Bundespatentgerichts, die Bezeichnung „Kaleido“

								werde im deutschen Sprachraum tatsächlich als Abkürzung für Kaleidoskope

								oder deren spezifische Eigenschaften benutzt, wird von den dazu getroffenen

								Feststellungen nicht getragen. Vergeblich stützt sich das Bundespatentgericht

								in diesem Zusammenhang auf den Umstand, dass mit „Kaleido“ ein Programm

								(sogenannte „App“) mit einem digitalen Kaleidoskop für Smartphones bezeichnet werde (vgl. http://www.3gapps.de/kaleido). So hat das Deutsche Patentund Markenamt in seiner Stellungnahme gemäß § 87 Abs. 2, § 68 Abs. 1

								MarkenG zutreffend darauf hingewiesen, dass „Kaleido“ insoweit gerade nicht

								als Produktbeschreibung, sondern als Produktname verwendet wird und es im

								Softwarebereich allgemein üblich ist, Marken mit beschreibenden Anklängen zu

								verwenden („Word“, „Windows“). Soweit sich das Bundespatentgericht weiter

								darauf stützt, „Kaleido“ werde auf im angegriffenen Beschluss näher

								bezeichneten Internetseiten für „Kaleidoskope“ beschreibend verwendet, kann

								dies durch einen Aufruf der entsprechenden Seiten nicht nachvollzogen

								werden. Im Übrigen hat das Bundespatentgericht keine Umstände festgestellt,

								die dafür sprechen könnten, dass die angeführten Internetseiten geeignet sind,

								das inländische Verkehrsverständnis zu prägen (vgl. BGH, GRUR 2012, 270

								Rn. 14 - Link economy).


								-9-


								bb) Durchgreifenden rechtlichen Bedenken begegnet auch die Annahme

								18


								des Bundespatentgerichts, bei „Kaleido“ handele es sich um eine Abwandlung

								von „Kaleidoskop“, die zwar als solche wahrgenommen werde, aber als geringfügig anzusehen sei. Der Verkehr werde die angegriffene Bezeichnung ohne

								weiteres als Angabe für „Kaleidoskop“ erkennen, weil sich „Kaleido“ in der

								deutschen Sprache stets nur auf „Kaleidoskop“ beziehen könne.


								19


								Diese Beurteilung berücksichtigt nicht, dass „Kaleido“ auch als reines

								Kunstwort nicht nur denkbar ist, sondern sogar tatsächlich benutzt wird. So hat

								das Deutsche Patent- und Markenamt in seinem Beschluss vom 31. August

								2009 festgestellt, dass „Kaleido“ in Deutschland kennzeichenmäßig für ein

								Kraftfahrzeug (Renault Kangoo 1.5 dCi Kaleido), eine Damenuhr (Fossil

								BG2087 Kaleido Damenuhr) sowie für einen Internetshop (Kaleido.Shop)

								verwendet wird (Anlage 1 bis 3 zum Beschluss vom 31. August 2009).

								Abweichende Feststellungen hat das Bundespatentgericht nicht getroffen. Ob

								„Kaleido“ zudem - wie das Amt weiter geltend macht - als Bestandteil des

								Begriffs „Kaleidophon“ lexikalisch nachweisbar ist, kann auf sich beruhen.


								20


								cc) Dem Bundespatentgericht kann auch nicht in der Annahme gefolgt

								werden, das Fehlen der Endsilbe „skop“ sei eine nur geringfügige Abweichung

								zum warenbeschreibenden Begriff „Kaleidoskop“. Dem normal informierten und

								verständigen Durchschnittsverbraucher sind Begriffe mit der Endsilbe „skop“

								wie etwa Mikroskop, Teleskop und Periskop bekannt. Er wird aufgrund seiner

								Kenntnis der damit beschriebenen Gegenstände in der Endung „skop“ ein

								Wortbildungselement erkennen, das auf ein Gerät zur optischen Betrachtung

								hindeutet. Damit kommt der Nachsilbe eine wesentliche Funktion im Hinblick

								auf die Frage zu, welcher Gegenstand durch den Gesamtbegriff beschrieben

								wird. Wird die Endung „skop“ weggelassen, fehlt ein wesentlicher Bezugspunkt


								- 10 -


								für die Annahme einer konkreten beschreibenden Bedeutung des übrigen

								Wortbestandteils.

								21


								dd) Das Bundespatentgericht hat angenommen, seine Beurteilung werde

								auch durch die Erkenntnisse der Linguistik im Rahmen der sogenannten

								„Assoziationstheorie“ oder „Prototypentheorie“ gestützt, wonach der Wahrnehmungs- und Verständnishorizont der Hörenden und Sehenden bei Fehlen

								eines Wortes, aber auch bei Fehlen von Wortteilen darauf ausgerichtet sei, das

								Wort in der Weise zu ergänzen, wie es sehr häufig in der Allgemeinsprache

								vorkomme und in Bezug auf den im Kontext vorgegebenen Sinn - hier in Bezug

								auf die Ware „Spielzeug“ - bekannt sei. Auch diese Ausführungen halten den

								Angriffen der Rechtsbeschwerde nicht stand.


								22


								(1) Sprachwissenschaftliche Erkenntnisse, die auf der Annahme einer

								assoziativen Ergänzung von als Abkürzung erkannten Begriffen in einem vom

								Kontext vorgegebenen Sinn beruhen, können nicht ohne weiteres für die als

								Rechtsfrage


								zu


								herangezogenen


								beantwortende

								werden. Wie


								Beurteilung

								dargelegt,


								ist


								der

								für


								Unterscheidungskraft

								die


								Verneinung


								der


								Unterscheidungskraft ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt erforderlich. Eine bloße Assoziation, die dem Verkehr etwa durch ein

								sprechendes Zeichen einen Hinweis nicht nur auf die betriebliche Herkunft,

								sondern auch auf die gekennzeichnete Ware gibt, steht der Annahme einer

								Unterscheidungskraft nicht entgegen (vgl. BGH, Beschluss vom 18. März 1999

								- I ZB 27/96, GRUR 1999, 988, 990 = WRP 1999, 1038 - House of Blues;

								Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 14 Rn. 563).

								23


								(2) Die Annahme, dass der Durchschnittsverbraucher „Kaleido“ in Bezug

								auf die Ware „Spielzeug“ nicht als Unterscheidungsmittel, sondern stets nur als

								Abkürzung für „Kaleidoskop“ wahrnehmen wird, steht auch nicht mit der Le-


								- 11 -


								benserfahrung im Einklang. Wie dargelegt, hat das Bundespatentgericht nicht

								hinreichend berücksichtigt, dass „Kaleido“ für sich genommen als Fantasiebegriff verstanden werden kann und zudem tatsächlich kennzeichnend verwendet

								wird. Das Deutsche Patent- und Markenamt ist in seinem Beschluss vom

								31. August 2009 außerdem zutreffend davon ausgegangen, dass die mit „Kaleidoskop“ in vergleichbarer Weise gebildeten Wörter „Endoskop“, „Horoskop“,

								„Teleskop“ und „Stethoskop“ vom Verkehr nicht typischerweise auf „Endo“,

								„Horo“, „Tele“ und „Stetho“ verkürzt würden. Abweichende Feststellungen hat

								das Bundespatentgericht nicht getroffen. Soweit es in diesem Zusammenhang

								davon ausgegangen ist, dass die Kurzworte „Endo“ und „Tele“ für mehrere

								mögliche Begriffe stehen könnten (Endokrinologe, Endomorphose, Teleobjektiv), spricht auch dies gegen eine auf abstrakten linguistischen Erkenntnissen

								basierende pauschalierende Betrachtungsweise und für eine die Umstände der

								konkret zu beurteilenden Bezeichnung und der Kennzeichengewohnheiten der

								maßgebenden Branche in den Blick nehmende Prüfung des Einzelfalls (vgl.

								auch BGH, Beschluss vom 31. März 2010 - I ZB 62/09, BGHZ 185, 152

								Rn. 18 f., 21 - Marlene-Dietrich-Bildnis II).


								- 12 -


								24


								IV. Der angefochtene Beschluss ist somit aufzuheben und die Sache zur

								anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG).

								Bornkamm


								Büscher

								Kirchhoff


								Schaffert

								Löffler


								Vorinstanz:

								Bundespatentgericht, Entscheidung vom 21.09.2011 - 29 W (pat) 40/09 -