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BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
Verkündet am:
21. Juli 2005
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

I ZR 293/02

in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ:
nein
BGHR:
ja

OTTO
MarkenG § 26 Abs. 1

Ein Versandhändler, der eine Vielzahl unterschiedlicher Waren vertreibt, die
zum Teil von bekannten Markenherstellern und zum Teil von unbekannten Herstellern stammen und als Gemeinsamkeit lediglich den Vertriebsweg aufweisen,
benutzt seine für entsprechende Waren eingetragenen Marken mit deren Verwendung auf und in seinen Katalogen und auf den Versandtaschen nicht
rechtserhaltend.

BGH, Urt. v. 21. Juli 2005 - I ZR 293/02 - OLG Hamburg
LG Hamburg

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Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 21. Juli 2005 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die
Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, 5. Zivilsenat, vom 30. Oktober 2002 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Kläger, ein Patentanwalt, nimmt die beklagte Otto-Versand GmbH &
Co., die Inhaberin des weltgrößten Versandhandelsunternehmens ist und in
ihren Katalogen ein umfangreiches Warensortiment mit rund 30.000 Artikeln
anbietet, auf Einwilligung in die Löschung von 27 im Markenregister des deutschen Patent- und Markenamts eingetragenen Marken in Anspruch. Bei den im
Streit befindlichen Marken handelt es sich um außerhalb der Benutzungsschonfrist befindliche Wortmarken und Wort-/Bildmarken mit dem Wortbestandteil
"OTTO" für unterschiedliche und teilweise sehr umfangreiche Warenverzeichnisse.

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Nach der Auffassung des Klägers sind die Streitmarken löschungsreif,
weil die Beklagte sie auf ihren Briefbögen und Rechnungen sowie insbesondere
auch in ihren Katalogen nicht i.S. des § 26 MarkenG als produktidentifizierende
Unterscheidungszeichen für die von ihr angebotenen Waren, sondern lediglich
als Geschäftszeichen benutzt habe. Die von der Beklagten vorgetragene Zeichenverwendung auf Mützen, Kugelschreibern, T-Shirts, Bonbons usw. habe
allein Werbezwecken gedient und daher keine rechtserhaltende Benutzung für
die Waren dargestellt, für die die Marken eingetragen seien.

Der Kläger hat beantragt, die Beklagte zu verurteilen, gegenüber dem
Deutschen Patent- und Markenamt in die Löschung folgender Wort-/Bildmarken
einzuwilligen:

DT 00887131 "OTTO"
DT 00883855 "OTTO VERSAND"
DD 647815 "OTTO VERSAND"
DT 00735825 "OTTO Versand"
DD 647791 "Otto … find' ich gut"
DD 647810 "OTTO extra"
DT 00945011 "OTTO extra"
DD 647817 "OTTO >wohnen<"
DT 00947443 "OTTO wohnen"
DD 647913 "Schlag' nach bei OTTO"
DD 648492 "YF OTTO VERSAND"
DT 01017478 "YF OTTO VERSAND"
DE 02007926 "Otto … find' ich gut!"
DT 01097752 "Otto … find' ich gut."
DE 02059479 "OTTO FOR YOU"
DE 02908608 "OTTO NEWS"
DT 00866753 "Wie Wir wohnen OTTO VERSAND"

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DT 00869740 "panorama OTTO VERSAND"
DT 00871260 "Schlag' nach bei OTTO"
DT 00884706 "OTTO'S go in"
DT 00892192 "inter tuch OTTO VERSAND"
DT 00893657 "OTTO SICHERGEHN BEIM EINKAUF"
DT 00897360 "TWEN CLUB OTTO VERSAND"
DD 647914 "POST SHOP OTTO SHOPPING PER POST"
DT 00902083 "OTTO POST SHOP"
DT 00948956 "OTTO apart"
DD 647813 "OTTO apart".

Die Beklagte hat geltend gemacht, die Klage sei rechtsmißbräuchlich;
denn sie sei im Hinblick darauf erhoben worden, daß die Beklagte die in W.
ansässige I.

GmbH wegen der von dieser auf Empfehlung des

Klägers erwirkten Eintragung der Wortmarke "OTTOMOBIL" vor dem Landgericht Frankfurt am Main erfolgreich auf Unterlassung in Anspruch genommen
habe. Außerdem sei Dritten eine Verwendung der Streitmarken ohnehin nicht
gestattet und auch kein Interesse der Öffentlichkeit zu erkennen, Marken, mit
denen Milliardenumsätze erzielt würden, zukünftig nur noch durch eine Geschäftsbezeichnung, nicht aber als eingetragene Marken zu schützen. Die Klage sei im übrigen zumindest unbegründet, weil die Streitmarken rechtserhaltend
benutzt worden seien.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben.

Die Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben (OLG Hamburg
GRUR-RR 2003, 145).

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Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Klageabweisung weiter. Der Kläger beantragt, das
Rechtsmittel zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat ausgeführt:

Die erhobene Löschungsklage sei unabhängig davon, ob die Marken
auch nach ihrer Löschung wegen anderweitiger Rechte ihres Inhabers von keinem Dritten verwendet werden könnten, nicht rechtsmißbräuchlich. Der Umstand allein, daß Anlaß für die Klage ein Prozeß der Beklagten gegen einen
Mandanten des Klägers gewesen sei, genüge nicht. Die Beklagte habe für ihre
im zweiten Rechtszug erhobene Behauptung, der Geschäftsführer der I.
GmbH habe ihr die Rücknahme der Löschungsklage im Falle einer gütlichen
Beilegung des Verfahrens in Frankfurt angeboten, keinen Beweis angetreten
und auch nicht behauptet, die I.

GmbH und der Kläger wirkten kollusiv

zusammen, um die Beklagte über das vorliegende Verfahren zu einem Einlenken in dem Verfahren in Frankfurt zu bewegen. Der Umstand, daß der Kläger
gemäß dem zweitinstanzlichen Vortrag der Beklagten weitere 100 Löschungsanträge gegen außerhalb der Benutzungsschonfrist befindliche Marken
der Beklagten gestellt habe, sei ebenfalls nicht rechtsmißbräuchlich, sondern
vor dem Hintergrund der Rechtsauffassung des Klägers nur konsequent. Es
gebe auch keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, daß der Kläger nur einen
möglichst großen Schaden bei der Beklagten anrichten wolle, zumal diese nach
ihrem eigenen Vortrag aufgrund ihrer Firmenbezeichnung jedenfalls die Benut-

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zung fremder Marken, die mit ihrem Zeichen "OTTO" kollidierten, jederzeit verhindern könne.

Das Landgericht habe zu Recht auch die Löschungsreife der angegriffenen Marken wegen Nichtbenutzung bejaht.

Die von der Beklagten vorgelegten Belege wiesen überhaupt nur für die
Marken "OTTO", "OTTO VERSAND", "OTTO extra", "OTTO … find' ich gut",
"OTTO wohnen", "OTTO POST SHOP" und "OTTO apart" Benutzungshandlungen aus, die allerdings hinter den sehr viel umfangreicheren Warenverzeichnissen für diese Marken zurückblieben. Jedoch seien auch diese Marken nicht auf
der Ware angebracht worden, sondern nur in Katalogen, in der Werbung und
auf dem für alle Produkte des Katalogs enthaltenen Verpackungsmaterial zu
finden. Sie seien damit aus der Sicht des Verkehrs nicht produktbezogen, sondern nur - was für eine rechtserhaltende Benutzung nicht ausreiche - als Firmenkennzeichen verwandt worden. Ein solches Verkehrsverständnis liege
schon deshalb nahe, weil die Beklagte nicht nur ganz bestimmte Waren, sondern eine große Vielzahl ganz unterschiedlicher Waren vertreibe, die zum Teil
von bekannten Markenherstellern und zum Teil von unbekannten Herstellern
stammten. Die Beklagte vertreibe auch innerhalb der einzelnen Warengattungen Waren der unterschiedlichsten Hersteller, weshalb eine Aussage zum Beispiel über "OTTO-Schuhe" nicht diese selbst näher individualisiere, sondern nur
deren Vertriebsweg charakterisiere. Die Beurteilung des Verkehrsverständnisses werde zudem durch die Praxis der Beklagten bestätigt, technische Produkte mit der eigenen Handelsmarke "H.

" zu versehen; dafür bestünde kein

Bedürfnis, wenn "OTTO" bereits als Warenmarke verstanden würde. Der Vortrag der Beklagten, der Verkehr verbinde mit den bei ihr gekauften Waren bestimmte Qualitätsvorstellungen, führe zu keinem anderen Ergebnis; denn der
Verkehr beziehe die dafür angeführten Gesichtspunkte auf die Dienstleistungen

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der Beklagten im Versandhandel und allenfalls mittelbar auf die Ware selbst.
Eine schlagwortartige "markenmäßige" Verwendung eines Zeichens wie "OTTO" auf den Katalogen und Versandpackungen sei auch bei Firmenkennzeichen gang und gäbe.

Die bisherige Praxis in Deutschland, den Einzelhandel nicht als Dienstleistung im markenrechtlichen Sinne anzuerkennen und daher dafür keinen
Markenschutz zu gewähren, möge unbefriedigend sein, dürfte aber angesichts
der nunmehr erfolgten Eintragung als Gemeinschaftsmarke demnächst überprüft werden. Unabhängig davon stehe die Beklagte auch gegenwärtig keineswegs schutzlos da, weil sie Kennzeichenverletzungen mit ihrem bekannten Unternehmenskennzeichen verhindern könne und beispielsweise auch ihr bekannter Werbeslogan "OTTO … find' ich gut" über § 1 UWG (a.F.) geschützt sei. Der
Umstand, daß der Markenschutz und der Schutz der geschäftlichen Bezeichnung gewisse Unterschiede aufwiesen, folge aus der Systematik des Markengesetzes und belaste die Beklagte nicht in unbilliger Weise.

II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Beklagten ist
nicht begründet. Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, daß die
Klage nicht rechtsmißbräuchlich erhoben ist, und hat auch die Löschungsreife
der im Streit befindlichen Marken ohne Rechtsfehler bejaht.

1. Die Klagebefugnis und Aktivlegitimation des Klägers folgt aus § 55
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Ein besonderes Interesse des Klägers an der Löschung
der Streitmarken ist danach nicht erforderlich. Die Klagebefugnis hängt auch
nicht von der Beurteilung ab, ob im jeweiligen Einzelfall ein Allgemeininteresse
an der Löschung der betroffenen Marke festzustellen ist (vgl. - zu § 11 Abs. 1
Nr. 4 WZG - BGH, Urt. v. 24.10.1985 - I ZR 209/83, GRUR 1986, 315, 316
- COMBURTEST; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 55 Rdn. 5 f.; Hacker

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in:

Ströbele/Hacker,

Markengesetz,

7. Aufl.,

§ 55

Rdn. 26;

Bous

in:

Ekey/Klippel, Markenrecht, § 55 MarkenG Rdn. 9; a.A. Fezer, Markenrecht,
3. Aufl., § 55 Rdn. 5g).

Es spielt daher keine Rolle, ob die Beklagte gegen die zeichenmäßige
Verwendung der Streitmarken durch andere Personen auch nach deren Löschung noch aus anderen Gründen vorgehen könnte. Eine Löschungsklage
wegen Verfalls der Marke ist nicht ausgeschlossen, wenn das Zeichen trotz
Löschung als Marke wegen anderweitiger Kennzeichenrechte seines Inhabers
von keinem Dritten verwendet werden könnte (BGH GRUR 1986, 315, 316
- COMBURTEST). Die Klage ist auch nicht deshalb ausgeschlossen, weil sie
möglicherweise dem Kläger keinen Vorteil bringt und damit nur die Beklagte in
ihrer Rechtsstellung beeinträchtigt. Anhaltspunkte dafür, daß die Klage allein
die Schädigung der Beklagten bezweckt (§§ 826, 226 BGB), sind nicht ersichtlich. Gegen den klagenden Patentanwalt kann der Vorwurf sittenwidriger Schädigung oder rechtsmißbräuchlichen Vorgehens nicht erhoben werden, auch
wenn er sich zu der Löschungsklage erst nach einer erfolgreichen Klage der
Beklagten gegen einen seiner Mandanten veranlaßt gesehen haben sollte.

2. Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsfehler angenommen, daß der
Kläger die Löschung der Streitmarken beanspruchen kann, weil die Beklagte
diese nicht rechtserhaltend benutzt hat (§ 55 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1, § 49 Abs. 1
Satz 1, § 26 MarkenG).

a) Die Benutzung der für Waren eingetragenen Marke wirkt nur dann
rechtserhaltend, wenn sie deren Hauptfunktion entspricht, dem Verkehr die Ursprungsidentität der Ware zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware
von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden (EuGH, Urt. v. 11.3.2003
- Rs. C-40/01, Slg. 2003, I-2439 Tz. 36 = GRUR 2003, 425 - Ansul/Ajax). Hierzu

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ist es ausreichend, aber auch erforderlich, daß die Marke in üblicher und wirtschaftlich sinnvoller Weise für die Ware verwendet wird, für die sie eingetragen
ist (vgl. BGH, Beschl. v. 6.5.1999 - I ZB 54/96, GRUR 1999, 995, 997 = WRP
1999, 936 - HONKA; Urt. v. 17.5.2001 - I ZR 187/98, GRUR 2002, 59, 63
= WRP 2001, 1211 - ISCO; Urt. v. 13.6.2002 - I ZR 312/99, GRUR 2002, 1072,
1073 = WRP 2002, 1284 - SYLT-Kuh). Eine rechtserhaltende Benutzung i.S.
von § 26 MarkenG liegt dann nicht vor, wenn das Zeichen ausschließlich als
Unternehmenskennzeichen Verwendung findet (BGH, Urt. v. 10.10.2002
- I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 430 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA;
BPatGE 46, 108, 113, jeweils m.w.N.). Entscheidend ist, ob der angesprochene
Verkehr die Benutzung des Kennzeichens zumindest auch als Unterscheidungszeichen für die Ware ansieht (vgl. BGH, Urt. v. 18.5.1995 - I ZR 99/93,
GRUR 1995, 583, 584 = WRP 1995, 706 - MONTANA; Beschl. v. 24.11.1999
- I ZB 17/97, GRUR 2000, 890 = WRP 2000, 743 - IMMUNINE/IMUKIN). Das ist
dann der Fall, wenn das Zeichen als Herkunftshinweis für das beworbene Produkt verstanden wird (vgl. Fezer aaO § 26 Rdn. 21; Ingerl/Rohnke aaO § 26
Rdn. 34). Unerheblich ist hierbei, ob die Marke für ein Herstellerunternehmen
oder für ein Handelsunternehmen (als sogenannte Handelsmarke) eingetragen
ist. Auch der für eine rechtserhaltende Benutzung maßgebliche Gegenstand
einer sogenannten Handelsmarke wird durch die Ware(n) oder Dienstleistung(en) bestimmt, für die sie eingetragen ist (vgl. BPatGE 46, 108, 115 f.; Fezer aaO § 3 Rdn. 32 u. 154b; Ströbele in: Ströbele/Hacker aaO § 26 Rdn. 55).

b) Das Berufungsgericht ist von diesen Grundsätzen ausgegangen und
hat sie ohne Rechtsfehler auf den Streitfall angewandt. Die von der Revision
gegen seine Beurteilung erhobenen Rügen haben keinen Erfolg.

aa) Der dem Verkehr geläufige Umstand, daß Warenmarken in zahlreichen Fällen zugleich Unternehmenskennzeichen sind, sowie die Tatsache, daß

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die Grenze zwischen firmen- und markenmäßigem Gebrauch nicht immer eindeutig gezogen werden kann (vgl. BGH, Urt. v. 5.10.2000 - I ZR 166/98, GRUR
2001, 344, 345 = WRP 2001, 273 - DB Immobilienfonds; Urt. v. 9.10.2003
- I ZR 65/00, GRUR 2004, 512, 513 f. = WRP 2004, 610 - Leysieffer), rechtfertigen es entgegen der Auffassung der Revision nicht, die Unterscheidung zwischen einem firmenmäßigen und einem markenmäßigen Gebrauch im Rahmen
des § 26 MarkenG fallenzulassen oder mit einer firmenmäßigen Benutzung
zugleich auch eine markenmäßige Benutzung als gegeben anzusehen. Dies
stünde in Widerspruch zum Wortlaut des § 26 Abs. 1 MarkenG und des durch
diese Bestimmung in das nationale Recht umgesetzten Art. 10 Abs. 1 MRRL,
wonach die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen
ist, d.h. mit einem entsprechenden Produktbezug benutzt werden muß (vgl.
auch EuGH GRUR 2003, 425 Tz. 36 f. - Ansul/Ajax).

bb) Die von der Beklagten vorgenommene Verwendung der Marken bzw.
Markenbestandteile "OTTO" und "OTTO VERSAND" auf den Deckblättern ihrer
Kataloge genügte nach den vom Berufungsgericht dazu getroffenen Feststellungen dafür nicht. Die Kataloge der Beklagten enthielten eine Vielzahl von
Markenwaren. Der Verkehr hatte daher keinen Anlaß, die auf und auch in ihnen
angebrachte Unternehmensbezeichnung "OTTO" als eine produktbezogene
Bezeichnung zu verstehen. Auch der Umstand, daß diese Bezeichnung in den
Katalogen und auf den Versandtaschen der Beklagten - wie die Revision
meint - "graphisch in der Art einer Wort-Bild-Marke gestaltet" verwendet wurde,
ändert an dieser Beurteilung nichts; denn dadurch wird kein konkreter Bezug zu
den einzelnen darin enthaltenen unterschiedlichen Produkten hergestellt.

cc) Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, daß bei einem
Unternehmen wie dem der Beklagten, bei dem eine Vielzahl gänzlich unterschiedlicher Waren, die zum Teil von bekannten Markenherstellern und zum

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Teil von unbekannten Herstellern stammen und als Gemeinsamkeit lediglich
den Vertriebsweg über die Beklagte aufweisen, für den angesprochenen Verkehr die Annahme naheliegt, das von dem anbietenden Unternehmen verwendete Kennzeichen stelle allein dessen Unternehmenskennzeichen dar. Dies gilt
zumal dann, wenn - worauf das Berufungsgericht ebenfalls zutreffend abgestellt
hat - sich die Werbung - wie bei der Beklagten - nicht auf einzelne Produkte
oder immerhin Produktgattungen, sondern auf das gesamte Sortiment bezieht.
Der Umstand, daß die Beklagte die vertriebenen Produkte in mit ihren Kennzeichen versehenen Versandtaschen ausliefert, rechtfertigt keine abweichende
Beurteilung. Für den Verkehr liegt die Annahme fern, mit dem Aufdruck eines
Zeichens auf einer Versandtasche werde jede darin enthaltene und als solche
nicht erkennbare Ware zur Unterscheidung von Waren anderer Herkunft bezeichnet. Es fehlt auch insoweit der konkrete Bezug des Zeichens zum jeweiligen Produkt.

dd) Die vom Berufungsgericht vorgenommene Beurteilung stellt sich im
übrigen auch nicht deshalb als rechtsfehlerhaft dar, weil - wie die Revision geltend macht - die von der Beklagten vertriebenen Produkte in vielen Fällen keine
oder zumindest keine prominenten Produktnamen tragen. Dem Verkehr ist es
nicht fremd, daß im stationären Handel wie auch im Versandhandel weder vom
Hersteller noch vom Handel mit einer Marke versehene Waren vertrieben werden. Ob eine andere Beurteilung veranlaßt sein könnte, wenn ein Unternehmen
das Kennzeichen ausschließlich für den Handel mit Produkten ohne Marke
(No-name-Produkten) verwendete, steht nicht zur Entscheidung. Entsprechende Feststellungen hat das Berufungsgericht nicht getroffen. Dahingehend hat
die Beklagte auch nichts vorgetragen.

3. Nicht zu entscheiden war danach die Frage, ob es, wie das Berufungsgericht gemeint hat, für die vorstehend unter I. nicht aufgeführten Streit-

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marken schon deshalb keine Benutzungsnachweise gibt, weil diese in ihrem
kennzeichnenden Charakter nicht allein durch den Bestandteil "OTTO" oder
"OTTO VERSAND" bestimmt werden.

III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

Ullmann

v. Ungern-Sternberg

Schaffert

Büscher

Bergmann