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BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 60/01

Verkündet am:
20. März 2003
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk:

ja

BGHZ:

nein

BGHR:

ja

AntiVir/AntiVirus
MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2

Aus Rechtsgründen kann die Verwechslungsgefahr zwischen einer an
eine freihaltungsbedürftige Sachangabe angelehnten Klagemarke und
der als Marke benutzten Sachangabe selbst zu verneinen sein.

BGH, Urteil vom 20. März 2003 - I ZR 60/01 - OLG Stuttgart
LG Stuttgart

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Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 20. März 2003 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann
und die Richter Prof. Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher und Dr. Schaffert

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 2. Zivilsenats
des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 16. Februar 2001 aufgehoben.

Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil der 11. Kammer für
Handelssachen des Landgerichts Stuttgart vom 2. Mai 2000 wird
zurückgewiesen.

Die Klägerin trägt die Kosten der Rechtsmittel.

Von Rechts wegen

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Tatbestand:

Die Klägerin ist Inhaberin der Wort-/Bildmarke Nr. 1 181 218 wie nachstehend dargestellt:

Die Marke genießt Schutz für "Datenverarbeitungsprogramme".

Die Beklagte vertreibt ein Datenverarbeitungsprogramm, das der Aufdeckung von Computerviren dient, unter der Bezeichnung "AntiVirus" in der
nachfolgend (verkleinert) abgebildeten Aufmachung:

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Die Klägerin hat hierin eine Verletzung ihrer Marke gesehen und die Beklagte auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch genommen.

Sie hat geltend gemacht, die Beklagte benutze die angegriffene Bezeichnung markenmäßig. Diese liege klanglich und schriftbildlich im engsten
Ähnlichkeitsbereich ihrer Marke. Sie hat tatsächliche Verwechslungen in der
Form behauptet, daß Telefonanrufe von Benutzern der Ware der Beklagten bei
der Hotline der Klägerin angekommen seien.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Auf die Berufung der Klägerin hat das Berufungsgericht die Beklagte
antragsgemäß verurteilt.

Mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt
die Beklagte ihr Klageabweisungsbegehren weiter.

Entscheidungsgründe:

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I. Das Berufungsgericht hat eine Markenverletzung im Sinne von § 14
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG angenommen und dazu ausgeführt:

Die Beklagte verwende die Bezeichnung "AntiVirus" in produktidentifizierender Weise zur Kennzeichnung ihrer Waren. Das ergebe sich daraus, daß im
Eindruck des Verkehrs die Bezeichnung auf der Verpackung und ihre Verwendungsweise im Benutzerhandbuch und auf der CD einen Hinweis auf die Herkunft der so bezeichneten Ware aus einem bestimmten Betrieb gebe.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke
und der angegriffenen Bezeichnung seien die Kennzeichnungskraft und der
durch deren Grad vorgegebene Schutzumfang des Klagezeichens sowie der
Ähnlichkeitsgrad der kollidierenden Bezeichnungen und der erfaßten Warenbereiche sowie eine Wechselwirkung zwischen diesen Faktoren dergestalt zu
berücksichtigen, daß ein geringer Schutzumfang durch einen hohen Ähnlichkeitsgrad der Bezeichnungen oder des Warenbereichs kompensiert werde.
Hieraus ergebe sich eine klangliche Verwechslungsgefahr, weil erfahrungsgemäß Endsilben eines Begriffs in der Aussprache untergehen könnten; auch
werde ihnen in der Regel weniger Aufmerksamkeit zuteil als dem Wortanfang
oder Wortstamm. Der Schutzumfang der Klagemarke reiche zwar nicht weit,
weil sie an eine beschreibende Angabe angelehnt sei; auch dürfe nicht entscheidend auf Übereinstimmungen allein mit der beschreibenden Angabe (Antivirus) abgestellt werden. Maßgeblich bleibe aber der Gesamteindruck der in
sieben Buchstaben und der Schreibweise übereinstimmenden Bezeichnungen.
Die Beklagte schreibe ihre Bezeichnung ebenfalls mit großem Anfangsbuchstaben und großem Mittelbuchstaben und halte ebenso wie bei der Klagemarke

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keinen Abstand zwischen zwei Wortteilen ein. Durch diese Übereinstimmungen
dringe die Beklagte in den Schutzbereich der Klagemarke ein.

Auf die durch § 23 Nr. 2 MarkenG bezeichnete Schutzschranke könne
sich die Beklagte nicht berufen.

II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Überprüfung nicht
stand. Die von der Klägerin aus ihrem Markenrecht geltend gemachten Ansprüche sind nicht begründet.

1. Zutreffend ist das Berufungsgericht allerdings davon ausgegangen,
daß eine Markenverletzung nach § 14 Abs. 2 MarkenG grundsätzlich nur dann
angenommen werden kann, wenn die beanstandeten Handlungen das ungeschriebene Tatbestandsmerkmal einer markenmäßigen Verwendung erfüllen.
Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften
hängt die Beantwortung der Frage, ob die - durch § 14 Abs. 1 Nr. 1 und 2 MarkenG umgesetzte - Bestimmung des Art. 5 Abs. 1 MarkenRL Anwendung findet, davon ab, ob die in Rede stehende Bezeichnung zur Unterscheidung von
Waren als solche eines bestimmten Unternehmens, also als Marke, benutzt
wird, oder ob die Verwendung zu anderen Zwecken erfolgt (EuGH Slg. 1999,
I-905 = GRUR Int. 1999, 438, 440 Tz. 39 - BMW/Deenik). Die Annahme einer
Markenbenutzung i.S. einer Verletzungshandlung nach § 14 Abs. 2 MarkenG
setzt demnach voraus, daß die Verwendung der angegriffenen Bezeichnung im
Rahmen des Produktabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren
eines Unternehmens von denen anderer dient (BGH, Urt. v. 6.12.2001
- I ZR 136/99, GRUR 2002, 814, 815 = WRP 2002, 987 - Festspielhaus; Urt.

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v. 20.12.2001 - I ZR 60/99, GRUR 2002, 809, 811 = WRP 2002, 982
- FRÜHSTÜCKS-DRINK I; Urt. v. 20.12.2001 - I ZR 135/99, GRUR 2002, 812,
813 = WRP 2002, 985 - FRÜHSTÜCKS-DRINK II).

Das Berufungsgericht hat die markenmäßige Verwendung der angegriffenen Bezeichnung daraus entnommen, daß die Anbringung der Bezeichnung
auf der Verpackung sowie ihre Verwendungsweise im Benutzerhandbuch und
auf der CD im Eindruck des Verkehrs einen Hinweis auf die Herkunft der so
bezeichneten Ware aus einem bestimmten Betrieb gebe. Das erschließe sich
insbesondere daraus, daß sich an den bezeichneten Stellen keine Hinweise
auf einen Hersteller finden ließen und außerdem die Beklagte die Bezeichnung
auf der Verpackung in einer das Produkt selbst erfassenden Weise verwende.
So würden z.B. auf der Verpackungsvorderseite insgesamt vier Eigenschaften
aufgezählt, die ersichtlich jeweils auf die oberhalb abgedruckte Bezeichnung
"AntiVirus" bezogen seien und inhaltlich nur das Produkt selbst betreffen
könnten, so daß auch dadurch die Bezeichnung als Produktbezeichnung erscheine. Dies setze sich auf der Rückseite der Verpackung fort, indem dort die
sonstigen Eigenschaften und der Lieferumfang der Verpackung angegeben
werde. In den dort verwendeten Formulierungen "Zur Zeit kennt AntiVirus über
28.000 verschiedene Viren", "AntiVirus schützt auch vor noch unbekannten
Viren

...",

"AntiVirus bietet Ihnen ...", "Zum Schutz Ihrer Daten liegt AntiVirus eine DateiVerschlüsselung bei ..." stehe, ebenso wie im Benutzerhandbuch, die Bezeichnung gleichsam für das Produkt selbst, d.h. für ein Software-Programm mit den
beschriebenen Eigenschaften.

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Diese im wesentlichen tatrichterliche Beurteilung kann aus Rechtsgründen nicht beanstandet werden. Das Berufungsgericht ist rechtsfehlerfrei davon
ausgegangen, daß sich die Frage der markenmäßigen Benutzung einer Bezeichnung nach der Auffassung des Verkehrs und zwar eines durchschnittlich
informierten, verständigen und aufmerksamen Durchschnittsverbrauchers bestimmt (BGH GRUR 2002, 812, 813 - FRÜHSTÜCKS-DRINK II). Dieser wird,
wie es in nicht zu beanstandender Weise zugrunde gelegt hat, wegen der konkreten Art der Verwendung der Bezeichnung, die die Annahme eines Produktnamens nahelegt, in ihr einen Herkunftshinweis sehen.

Dem steht nicht der anerkannte Erfahrungssatz entgegen, daß eine
nach Art einer Marke verwendete Bezeichnung, die eine reine Gattungsbezeichnung darstellt oder jedenfalls nach allgemeinem Sprachverständnis beschreibenden Charakter hat, vom Verkehr in der Regel nur als Sachhinweis zur
Unterrichtung des Publikums und nicht als Herstellerangabe verstanden wird
(BGHZ 139, 59, 65 - Fläminger, m.w.N.; BGH, Urt. v. 18.6.1998 - I ZR 25/96,
GRUR 1999, 238, 239 = WRP 1999, 189 - Tour de culture; vgl. auch BGH, Urt.
v. 14.1.1999 - I ZR 149/96, GRUR 1999, 992, 994 = WRP 1999, 931 - BIG
PACK). Nach den Feststellungen des Landgerichts handelt es sich bei der angegriffenen Bezeichnung "AntiVirus" um eine, wenn auch graphisch leicht verfremdete, glatt beschreibende und in diesem Sinne vielfach benutzte Angabe.
Auch das Berufungsgericht hat festgestellt, daß in der einschlägigen Branche
die Bezeichnung "Antivirus" vielfach beschreibend benutzt werde, wenn auch
eine Verwendung jeweils entweder als Bestandteil einer Gesamtbezeichnung
oder neben einer Herstellerangabe zu beobachten sei. Gleichwohl ist angesichts der konkreten Aufmachung der Verpackung und des Handbuchs davon

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auszugehen, daß rechtlich beachtliche Teile des angesprochenen Verkehrs die
Bezeichnung - mangels einer anderen für den Durchschnittsverbraucher hinreichend erkennbaren Kennzeichnung - so wie sie ihm hervorgehoben entgegentritt, als Herkunftshinweis auffaßt (vgl. BGHZ 139, 59, 65 - Fläminger,
m.w.N.).

Insofern ist die Sachlage im Streitfall mit dem Sachverhalt vergleichbar,
der - noch unter der Geltung des Warenzeichengesetzes - der Entscheidung
"Luxor-Luxus" (BGH, Urt. v. 10.5.1955 - I ZR 91/53, GRUR 1955, 484) zugrunde gelegen hat. Dort ging es um die Bezeichnung "LUXUS-SEIFE". Sie war auf
einer Seifenverpackung blickfangartig auf beiden Seiten diagonal und farblich
auffällig sowie in einer besonderen verzierten Schreibweise angebracht und ist
deswegen als markenmäßige Kennzeichnung erachtet worden. Gleichermaßen
besteht die Auffälligkeit im Streitfall darin, daß die angegriffene Bezeichnung
nicht nur wie üblicherweise ein Substantiv einen großen Anfangsbuchstaben
aufweist, sondern auch in der Wortmitte mit einem großen Buchstaben geschrieben ist und sie - vor allem größenmäßig - hervorgehoben mehrfach in der
Warenausstattung verwendet wird.

2. Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr der angegriffenen Bezeichnung mit der Klagemarke i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bejaht. Das ist nicht frei von Rechtsfehlern.

a) Die Frage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist, wie das
Berufungsgericht im Ausgangspunkt zutreffend zugrunde gelegt hat, nach der
ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs unter Heranziehung aller

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Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung der maßgeblichen Faktoren der Warenidentität oder -ähnlichkeit,
der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Klagemarke in dem Sinne auszugehen, daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der
Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken und/oder eine
gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klagemarke aufgewogen wird und umgekehrt (BGH, Urt. v. 5.12.2002 - I ZR 91/00, GRUR 2003, 332, 334 = WRP 2003,
521 - Abschlußstück, m.w.N.).

b) Im Streitfall ist Warenidentität gegeben.

c) Die tatrichterlichen Feststellungen zur hohen Markenähnlichkeit
(Übereinstimmung in den ersten sieben Lauten/Buchstaben) durch annähernd
gleiche Aussprache bei identischer Betonung sind aus Rechtsgründen nicht zu
beanstanden.

d) Aufgrund der danach gegebenen Übereinstimmungen hat das Berufungsgericht eine Verwechslungsgefahr bejaht. Das hält der revisionsrechtlichen Überprüfung nicht stand.

Das Berufungsgericht ist zwar zutreffend davon ausgegangen, daß der
Schutzumfang der Klagemarke deshalb nicht weit reiche, weil sie an eine beschreibende Angabe, nämlich Antivirus, angelehnt sei. Es hat aber die sich
hieraus ergebende rechtliche Konsequenz für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht gezogen.

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Im Fall von Marken oder Markenbestandteilen, die, wie die Klagemarke,
an eine beschreibende Angabe angelehnt sind und nur wegen der (geringfügigen) Veränderung gegenüber der Originalangabe selbst als Marke eingetragen
werden konnten, ist der Schutzumfang der eingetragenen Marke, wie das Berufungsgericht im Ansatz zutreffend erkannt hat, eng zu bemessen, und zwar
nach Maßgabe der Eigenprägung und Unterscheidungskraft, die dem Zeichen
- trotz seiner Anlehnung an die freizuhaltende Angabe - die Eintragungsfähigkeit verleiht (vgl. BGH, Beschl. v. 1.12.1988 - I ZB 5/87, GRUR 1989, 264, 265
- REYNOLDS R 1/EREINTZ; Beschl. v. 14.12.1988 - I ZB 6/87, GRUR 1989,
349, 350 - ROTH-HÄNDLE-KENTUCKY/Cenduggy; BGH GRUR 1999, 238,
240 - Tour de culture). Ein darüber hinausgehender Schutz kann nicht beansprucht werden, weil er dem markenrechtlichen Schutz der beschreibenden
Angabe selbst gleichkommen würde.

Entgegen der Annahme des Berufungsgerichts sind diese Grundsätze,
die in der Rechtsprechung zum Warenzeichengesetz entwickelt worden sind
und für die Rechtslage nach dem Markengesetz gleichermaßen Geltung haben, nicht auf solche Fälle beschränkt, in denen der an sich freizuhaltende Bestandteil in Kombination mit einer schutzfähigen Bezeichnung verwendet wird.
Das war zwar in den vom Bundesgerichtshof entschiedenen Markenrechtsbeschwerden der Fall, auf diese Besonderheit der damaligen Sachverhalte ist
aber in den Entscheidungen nicht abgehoben worden, wenn es heißt, "aber
auch soweit ... der Zeichenbestandteil "R 1" zu würdigen ist". Ein Grund für
eine derartige Differenzierung wird auch vom Berufungsgericht nicht angeführt.
Ein solcher ist auch nicht ersichtlich (vgl. BGH GRUR 1999, 238, 240 - Tour de
culture).

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Bei Zeichen, die sich wie "AntiVir" als Abwandlungen freihaltungsbedürftiger Angaben darstellen, kann demnach bei der Prüfung einer Verwechslungsgefahr nicht entscheidend auf Übereinstimmungen allein mit der beschreibenden Angabe selbst abgestellt werden. Maßgebend für die Beurteilung
der Verwechslungsgefahr muß vielmehr gegenüber der angegriffenen Bezeichnung der Eindruck der Klagemarke in der den Schutz dieses Zeichens
begründenden Gestaltung sein.

Hiervon ausgehend reicht die gegebene Markenähnlichkeit auch bei
identischen Waren und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Klagemarke aus Rechtsgründen nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr bejahen
zu können. Insbesondere beruht die Eigenprägung und Unterscheidungskraft
der Klagemarke, anders als es das Berufungsgericht angenommen hat, nicht
allein auf der Zusammenschreibung und dem großen Mittelbuchstaben "V".
Diese Elemente liegen im Rahmen eines üblichen Schriftbildes. Die Klagemarke wird geprägt durch die charakteristische Verkürzung der Sachangabe "Antivirus" auf "AntiVir". Gerade insoweit fehlt es aber an einer Übereinstimmung
der einander gegenüberstehenden Zeichen.

III. Danach war auf die Revision das angefochtene Urteil aufzuheben
und das landgerichtliche Urteil wiederherzustellen. Die Kostenentscheidung
beruht auf § 91 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.

Ullmann

Starck
Büscher

Bornkamm
Schaffert