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28 KiB

  1. BUNDESGERICHTSHOF
  2. IM NAMEN DES VOLKES
  3. URTEIL
  4. I ZR 132/04
  5. Verkündet am:
  6. 28. Juni 2007
  7. Führinger
  8. Justizangestellte
  9. als Urkundsbeamtin
  10. der Geschäftsstelle
  11. in dem Rechtsstreit
  12. Nachschlagewerk:
  13. BGHZ
  14. :
  15. BGHR
  16. :
  17. ja
  18. nein
  19. ja
  20. INTERCONNECT/T-InterConnect
  21. MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2
  22. Ein Bestandteil (hier: InterConnect), der in einem zusammengesetzten Zeichen
  23. (hier: T-InterConnect) neben einem Stammbestandteil (hier: T-) die konkrete
  24. Ware oder Dienstleistung bezeichnet, kann auch bei geringer Kennzeichnungskraft über eine selbständig kennzeichnende Stellung verfügen. Stimmt dieser
  25. Bestandteil mit einem älteren Zeichen überein, kann dies zu einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne führen.
  26. BGH, Urt. v. 28. Juni 2007 - I ZR 132/04 - OLG Stuttgart
  27. LG Stuttgart
  28. -2-
  29. Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 28. Juni 2007 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm
  30. und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Kirchhoff
  31. für Recht erkannt:
  32. Die Revision gegen das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 29. Juli 2004 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.
  33. Von Rechts wegen
  34. Tatbestand:
  35. 1
  36. Die Klägerin ist auf dem Gebiet der Datenkommunikation und Informationstechnik tätig. Sie firmiert seit dem 7. August 1989 als "InterConnect Gesellschaft für Datenkommunikation mbH" und ist Inhaberin der am 6. Mai 1991 eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 11 75 842
  37. -3-
  38. für Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Organisationsberatung, Installation und Montage von elektronischen Datenverarbeitungsgeräten, Reparatur und
  39. Instandhaltung von elektronischen Datenverarbeitungsgeräten, Erstellen von
  40. Programmen für Datenverarbeitungsanlagen, Dienstleistungen eines Ingenieurs.
  41. 2
  42. Die Beklagte ist das größte inländische Telekommunikationsunternehmen. Sie ist Inhaberin der am 29. Januar 1997 angemeldeten und in den Farben Grau/Magenta eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 397 03 680
  43. sowie der am 23. Januar 1997 angemeldeten Wortmarke Nr. 397 02 720
  44. "T-InterConnect", deren Schutz sich u.a. erstreckt auf das Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Dienstleistungen einer Datenbank, insbesondere Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken, sowie
  45. Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen, Vermietung
  46. von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern, Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation. Die Beklagte verwendet im
  47. geschäftlichen Verkehr und in ihrer Werbung für Netzdienstleistungen für Geschäfte im Internet auch das Kennzeichen "T-InterConnect".
  48. 3
  49. Die Klägerin sieht darin eine Verletzung ihrer Kennzeichenrechte.
  50. 4
  51. Die Beklagte ist bereits durch Anerkenntnisurteil des Senats vom 3. April
  52. 2003 (I ZR 209/00) verpflichtet, es zu unterlassen, zur Kennzeichnung von
  53. Netzdienstleistungen für auf Internet basierende Geschäfte das Kennzeichen
  54. -4-
  55. "T-InterConnect" zu verwenden, unter diesem Kennzeichen Netzdienstleistungen für auf Internet basierende Geschäfte anzubieten oder in den Verkehr zu
  56. bringen, und Auskunft über Verletzungshandlungen zu erteilen.
  57. 5
  58. Im vorliegenden Rechtsstreit nimmt die Klägerin die Beklagte wegen der
  59. Verletzung ihrer Kennzeichenrechte auf Feststellung der Verpflichtung zum
  60. Schadensersatz und hilfsweise nach den Grundsätzen des Bereicherungsrechts auf Feststellung der Verpflichtung zur Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr in Anspruch. Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat
  61. die Einrede der Verjährung erhoben.
  62. 6
  63. Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Das Berufungsgericht hat
  64. dem Feststellungsantrag hinsichtlich der Verpflichtung zum Schadensersatz für
  65. die Zeit ab 1. Januar 2000 stattgegeben und für die Zeit davor die Verpflichtung
  66. der Beklagten festgestellt, der Klägerin nach den Grundsätzen des Bereicherungsrechts eine angemessene Lizenzgebühr zu bezahlen.
  67. 7
  68. Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Beklagte ihr Ziel der Klageabweisung weiter. Die Klägerin beantragt, die Revision
  69. zurückzuweisen.
  70. -5-
  71. Entscheidungsgründe:
  72. I. Das Berufungsgericht hat zur Begründung seiner Entscheidung ausge-
  73. 8
  74. führt:
  75. 9
  76. Die Feststellungsklage sei zulässig. Das erforderliche Feststellungsinteresse liege aufgrund der Besonderheiten im gewerblichen Rechtsschutz vor,
  77. obwohl auch im Wege der Stufenklage auf - noch unbezifferte - Leistung hätte
  78. geklagt werden können. Das erforderliche Rechtsschutzinteresse sei gegeben,
  79. weil zum Zeitpunkt der Rechtshängigkeit der Klage noch keine vollständige
  80. Auskunft erteilt gewesen sei. Die spätere Auskunftserteilung berühre den Fortbestand des Rechtsschutzinteresses nicht.
  81. 10
  82. Die Feststellungsklage sei auch begründet. Der Schadensersatzanspruch der Klägerin folge für die Zeit ab dem 26. Juli 2000 aus der Bindungswirkung der rechtskräftigen Vorverurteilung zur Unterlassung der streitgegenständlichen Zeichennutzung. Einer Verurteilung aus einer vertraglichen Unterlassungspflicht komme Rechtskraftwirkung für den Schadensersatzanspruch
  83. zu. Entsprechendes müsse für die Verurteilung aus einer gesetzlichen Unterlassungspflicht gelten. Die Bindungswirkung, die auch die Rechtswidrigkeit der
  84. Handlungen erfasse, könne aber erst ab dem 26. Juli 2000, der letzten mündlichen Tatsachenverhandlung im Vorverfahren, eintreten.
  85. 11
  86. Für den Zeitraum davor folge der Schadensersatzanspruch grundsätzlich aus Markenrecht. Die Klagemarke sei (gering) kennzeichnungskräftig. Trotz
  87. weitgehender klanglicher und bildlicher Identität des Begriffs "InterConnect" mit
  88. dem angegriffenen Zeichen "T-InterConnect" scheide allerdings eine unmittel-
  89. -6-
  90. bare Verwechslungsgefahr aus. Der Zeichenbestandteil "T-", der sich im Verkehr als Hinweis auf die Beklagte durchgesetzt habe, präge das angegriffene
  91. Zeichen derart, dass die "sprechende" Angabe "InterConnect" vollständig dahinter zurücktrete.
  92. Zwischen der Klagemarke sowie dem Unternehmenskennzeichen "In-
  93. 12
  94. terConnect" der Klägerin und dem angegriffenen Zeichen "T-InterConnect" für
  95. identische Dienstleistungen bestehe aber eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Der Verkehr könne die Zeichen zwar auseinanderhalten, gehe aber
  96. vom Vorliegen organisatorischer oder wirtschaftlicher Zusammenhänge aus.
  97. Ihm sei bekannt, dass die Beklagte den Stammbestandteil "T-" ihren Zeichen
  98. voranstelle. Der Verkehr könne deshalb verführt sein zu glauben, die Beklagte
  99. habe sich die Klägerin einverleibt und das bisherige Recht der Klägerin erworben.
  100. 13
  101. Soweit die markenrechtlichen Schadensersatzansprüche für die Zeit vor
  102. dem 1. Januar 2000 verjährt seien, folge der Anspruch aus Bereicherungsrecht.
  103. 14
  104. II. Die Revision der Beklagten hat keinen Erfolg. Die zulässige Feststellungsklage ist in dem vom Berufungsgericht zugesprochenen Umfang begründet. Die Beurteilung des Schadensersatz- und Bereicherungsanspruchs der
  105. Klägerin durch das Berufungsgericht hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung
  106. jedenfalls im Ergebnis stand.
  107. 15
  108. 1. Die Feststellungsklage ist zulässig.
  109. 16
  110. a) Das nach § 256 Abs. 1 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse ist
  111. gegeben. Es entfällt im gewerblichen Rechtsschutz in der Regel nicht schon
  112. -7-
  113. dann, wenn der Kläger im Wege der Stufenklage auf Leistung klagen könnte
  114. (BGH, Urt. v. 17.5.2001 - I ZR 189/99, GRUR 2001, 1177 f. = WRP 2001, 1164
  115. - Feststellungsinteresse II, m.w.N.; Urt. v. 15.5.2003 - I ZR 277/00, GRUR 2003,
  116. 900, 901 = WRP 2003, 1238 - Feststellungsinteresse III). Dafür sprechen prozessökonomische Erwägungen, weil die Schadensberechnung auch nach erteilter Auskunft häufig Schwierigkeiten bereitet und eine eingehende Prüfung der
  117. Berechnungsmethode des Schadens erfordert. Zudem schützt die Feststellungsklage den Verletzten in stärkerem Maße vor Verjährung. Die Erhebung der
  118. Stufenklage hat nur eine Hemmung der Verjährung zur Folge, die gemäß § 204
  119. Abs. 2 Satz 1 und 2 BGB sechs Monate nach einem Stillstand des Verfahrens
  120. endet. Soll die Verjährungsfrist nicht weiterlaufen, muss der Verletzte nach Erteilung der Auskunft innerhalb dieser sechs Monate den Prozess fortsetzen.
  121. Dies ist besonders problematisch bei Streit über die Vollständigkeit der Auskunft. Es entspricht zudem prozessualer Erfahrung, dass die Parteien nach erfolgter Auskunft und Rechnungslegung in vielen Fällen aufgrund des Feststellungsurteils auch ohne Inanspruchnahme der Gerichte zu einer Schadensregulierung finden. Deshalb besteht kein Anlass, aus prozessualen Gründen dem
  122. Verletzten zu gebieten, das Gericht nach Rechnungslegung mit einem Streit
  123. über die Höhe des Schadensbetrags zu befassen (BGH GRUR 2003, 900, 901
  124. - Feststellungsinteresse III).
  125. 17
  126. Diese Grundsätze gelten auch dann, wenn der Verletzte auf Feststellung
  127. der Schadensersatzverpflichtung klagt, nachdem der Verletzer rechtskräftig zu
  128. Unterlassung und Auskunft verurteilt worden ist. Der Verletzte ist nicht verpflichtet, die Erteilung der Auskunft abzuwarten oder im Wege der Vollstreckung
  129. durchzusetzen, um erst dann auf Leistung zu klagen. Eine derartige Verpflichtung würde dazu führen, dass der Verletzer den Eintritt der Verjährung durch
  130. verzögerte Auskunftserteilung herbeiführen könnte. Der Verletzte, der bei seiner
  131. -8-
  132. ersten Klage keine Schadensersatzansprüche geltend gemacht hat, ist deshalb
  133. nicht gehindert, im Anschluss an den ersten Prozess eine Schadensersatzklage
  134. zu erheben. Diese kann vor erteilter Auskunft zweckmäßig nur auf Feststellung
  135. der Schadensersatzpflicht gerichtet sein. Nachdem die Beklagte die geschuldete Auskunft vor Erhebung der Klage unstreitig nicht erteilt hat, ist die Feststellungsklage auch nicht mißbräuchlich.
  136. 18
  137. b) Die Klägerin war nicht verpflichtet, ihre zulässig erhobene Feststellungsklage nach erteilter Auskunft auf eine Leistungsklage umzustellen. Grundsätzlich besteht keine Verpflichtung des Verletzten, von der Feststellungsklage
  138. auf die Leistungsklage überzugehen, wenn letztere während des Prozesses
  139. möglich wird (BGH, Urt. v. 18.12.1986 - I ZR 67/85, GRUR 1987, 524, 525
  140. - Chanel No. 5 II). Eine Ausnahme hat der Bundesgerichtshof lediglich dann
  141. angenommen, wenn der Kläger lange vor Beendigung des ersten Rechtszugs
  142. zur Leistungsklage hätte übergehen können, ohne dass dadurch die Sachentscheidung verzögert worden wäre (BGH, Urt. v. 31.1.1952 - III ZR 131/51, LM
  143. § 256 ZPO Nr. 5 = NJW 1952, 546 [LS]). Für einen derartigen Ausnahmefall
  144. fehlen hier Anhaltspunkte. Die Beklagte hat Auskunft nicht nur am 29. August
  145. 2003, sondern nochmals am 9. Januar 2004 erteilt und damit erst nach der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung vom 14. Oktober 2003 und nur wenige
  146. Tage vor der Verkündung des erstinstanzlichen Urteils am 13. Januar 2004.
  147. Damit war der Klägerin eine Bezifferung des Schadensersatzanspruchs oder
  148. des - bei Verjährung des markenrechtlichen Anspruchs eingreifenden - bereicherungsrechtlichen Anspruchs erst zu einem Zeitpunkt möglich, zu dem der
  149. Übergang zur Leistungsklage eine Verzögerung der Sachentscheidung zur Folge gehabt hätte.
  150. -9-
  151. 19
  152. 2. Der Klägerin steht der beantragte Schadensersatzanspruch gegen die
  153. Beklagte zu. Das Berufungsgericht hat die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung allerdings rechtsfehlerhaft für die Zeit ab dem 26. Juli 2000, dem
  154. Tag der letzten mündlichen Verhandlung im Hauptsacheverfahren 6 U 222/99
  155. vor dem Oberlandesgericht Karlsruhe, auf eine Bindungswirkung des Anerkenntnisurteils des erkennenden Senats vom 3. April 2003 (I ZR 209/00) gestützt. Eine solche Bindungswirkung dieses Unterlassungsurteils für den vorliegenden Schadensersatzprozess besteht nicht (vgl. BGHZ 150, 377, 383 - Faxkarte). Der noch unverjährte Schadensersatzanspruch ab dem 1. Januar 2000
  156. steht der Klägerin aber aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 6 MarkenG zu. Das Berufungsgericht hat im Ergebnis zu Recht eine Verwechslungsgefahr zwischen
  157. dem angegriffenen Zeichen "T-InterConnect" und der Klagemarke bejaht.
  158. 20
  159. a) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2
  160. MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der
  161. mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit
  162. der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der
  163. Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH, Beschl. v. 22.9.2005 - I ZB 40/03,
  164. GRUR 2006, 60 Tz. 12 = WRP 2006, 92 - coccodrillo; BGHZ 167, 322 Tz. 16
  165. - Malteserkreuz).
  166. 21
  167. b) Das Berufungsgericht ist zutreffend und von den Parteien unbeanstandet im Umfang des von der Klägerin verfolgten Anspruchs von Dienstleistungsidentität ausgegangen.
  168. - 10 -
  169. 22
  170. c) Die Ausführungen des Berufungsgerichts zur Kennzeichnungskraft
  171. der Klagemarke lassen ebenfalls keinen Rechtsfehler erkennen.
  172. 23
  173. Allein kennzeichnender Bestandteil der Klagemarke ist der Wortbestandteil "INTERCONNECT". Denn der Verkehr orientiert sich bei einer komplexen
  174. Wort-/Bildmarke erfahrungsgemäß an dem Wortbestandteil, wenn - wie vorliegend - der Bildbestandteil keine ins Gewicht fallende grafische Gestaltung aufweist (vgl. BGHZ 167, 322 Tz. 30 - Malteserkreuz, m.w.N.; vgl. auch Büscher,
  175. GRUR 2005, 802, 809). Der rein beschreibende Wortbestandteil "Ges. für Datenkommunikation mbH" hat gleichfalls keine Kennzeichnungskraft.
  176. 24
  177. Der allein kennzeichnende Bestandteil "INTERCONNECT" besitzt als in
  178. der deutschen Sprache nicht vorhandenes Fantasie- und Kunstwort einen eigenschöpferischen Gehalt. Er hat damit trotz beschreibender Anlehnung an die
  179. von der Klagemarke erfassten Netzdienstleistungen ("Inter" für "zwischen" oder
  180. als abkürzende Anspielung auf "international" sowie "Connect" für "Verbindung/verbinden") jedenfalls geringe originäre Kennzeichnungskraft. Es liegt keine rein beschreibende Angabe ohne Kennzeichnungskraft vor, sondern nur ein
  181. beschreibender Anklang. Auch bei Kenntnis von der Bedeutung der Begriffe
  182. "inter" und "connect" kann der Verkehr keine klare, umfassende und erschöpfende Zuordnung zu den konkreten Dienstleistungen der Klägerin vornehmen
  183. (vgl. BGH, Urt. v. 21.11.1996 - I ZR 149/94, GRUR 1997, 468, 469 = WRP
  184. 1997, 1093 - NetCom; Urt. v. 26.6.1997 - I ZR 56/95, GRUR 1997, 845, 846 =
  185. WRP 1997, 1091 - Immo-Data; Urt. v. 28.1.1999 - I ZR 178/96, GRUR 1999,
  186. 492, 494 = WRP 1999, 523 - Altberliner).
  187. - 11 -
  188. 25
  189. d) Das Berufungsgericht hat auch zutreffend angenommen, dass für eine
  190. unmittelbare Verwechslungsgefahr die Übereinstimmung des allein kennzeichnenden Bestandteils der Klagemarke "INTERCONNECT" mit dem Bestandteil
  191. "InterConnect" der angegriffenen Bezeichnung nicht genügt. Denn der Bestandteil "InterConnect" prägt das angegriffene Zeichen nicht derart, dass der weitere
  192. Bestandteil "T-" im Rahmen des Gesamteindrucks weitgehend in den Hintergrund tritt.
  193. 26
  194. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit sind die sich gegenüberstehenden
  195. Kennzeichen jeweils als Ganzes zu berücksichtigen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Kennzeichens für den Gesamteindruck prägend sein können, den das Kennzeichen im Gedächtnis der
  196. angesprochenen Verkehrskreise hervorruft (vgl. EuGH, Urt. v. 6.10.2005
  197. - C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Tz. 28 f. = WRP 2005, 1505
  198. - THOMSON LIFE; Urt. v. 12.6.2007 - C-334/05 P, GRUR 2007, 700 Tz. 41
  199. - HABM/Shaker [Limoncello]; BGHZ 167, 322 Tz. 18 - Malteserkreuz, jeweils
  200. m.w.N.).
  201. 27
  202. Der Zeichenbestandteil "T-" tritt im angegriffenen Zeichen nicht weitgehend in den Hintergrund, obwohl er Unternehmens- und Serienkennzeichen der
  203. Beklagten ist. Zwar ist in der Rechtsprechung des Senats anerkannt, dass bei
  204. zusammengesetzten Zeichen ein Bestandteil, der für den Verkehr erkennbar
  205. Unternehmens- und/oder Serienkennzeichen ist, im Allgemeinen in der Bedeutung für den Gesamteindruck zurücktritt, weil der Verkehr die eigentliche Produktkennzeichnung in derartigen Fällen im anderen Bestandteil erblickt. Dieser
  206. Erfahrungssatz besagt aber nicht, dass die tatrichterliche Würdigung des Einzelfalls unter Heranziehung aller Umstände nicht zu einem abweichenden Er-
  207. - 12 -
  208. gebnis führen kann (vgl. BGH, Beschl. v. 2.4.1998 - I ZB 25/96, GRUR 1998,
  209. 927, 929 = WRP 1998, 872 - COMPO-SANA; Beschl. v. 4.2.1999 - I ZB 38/96,
  210. GRUR 1999, 583, 584 = WRP 1999, 662 - LORA DI RECOARO; Urt. v.
  211. 20.12.2001 - I ZR 78/99, GRUR 2002, 342, 344 - ASTRA/ESTRA-PUREN, je
  212. m.w.N.). Dies ist vorliegend der Fall.
  213. 28
  214. Nach den rechtsfehlerfreien Feststellungen des Berufungsgerichts besteht keine Neigung des Verkehrs zur Verkürzung des mehrgliedrigen angegriffenen Zeichens "T-InterConnect". Danach wird der durch das bekannte "Telekom-T" herausgestellte Bezug zur Beklagten auch bei mündlicher Aussprache
  215. regelmäßig zum Ausdruck gebracht, zumal der Bestandteil "InterConnect" nur
  216. über eine geringe Kennzeichnungskraft verfügt. Vernachlässigt der Verkehr den
  217. vorangestellten Bestandteil "T-" nicht, kommt diesem jedenfalls eine das angegriffene Gesamtzeichen mitprägende Bedeutung zu.
  218. 29
  219. Zu Recht wendet sich die Klägerin aber gegen die Annahme des Berufungsgerichts, der Bestandteil "InterConnect" trete vollständig in den Hintergrund. Das Berufungsgericht hat dabei den Erfahrungssatz vernachlässigt, dass
  220. der Verkehr in einem neben dem erkennbaren Unternehmens- und Serienkennzeichen vorhandenen Bestandteil im Allgemeinen die eigentliche Produktkennzeichnung erblickt (für das Unternehmenskennzeichen: BGH, Beschl. v.
  221. 14.3.1996 - I ZB 36/93, GRUR 1996, 404, 405 = WRP 1996, 739 - Blendax
  222. Pep; Beschl. v. 10.7.1997 - I ZB 6/95, GRUR 1997, 897, 898 = WRP 1997,
  223. 1186 - IONOFIL; BGH GRUR 1999, 583, 584 - LORA DI RECOARO; BGH, Urt.
  224. v. 21.9.2000 - I ZR 143/98, GRUR 2001, 164, 166 = WRP 2001, 165 - Wintergarten; Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 882 = WRP 2003,
  225. 1228 - City Plus; für den Stammbestandteil einer Zeichenserie: BGH, Beschl. v.
  226. 4.7.1996 - I ZB 6/94, GRUR 1996, 977, 977 f. = WRP 1997, 571 - DRANO/P3-
  227. - 13 -
  228. drano; BGH GRUR 2002, 342, 344 - ASTRA/ESTRA-PUREN). Ein Bestandteil
  229. mit produktkennzeichnender Funktion, der - wie hier - über Unterscheidungskraft verfügt, tritt im Regelfall in der Wahrnehmung des Verkehrs nicht vollständig zurück. Besondere Umstände, die ausnahmsweise zu einem anderen Ergebnis führen könnten, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt; sie sind von
  230. der Beklagten auch nicht vorgetragen worden.
  231. 30
  232. Trotz der Bekanntheit des Unternehmens- und Serienkennzeichens "T-"
  233. und der produktkennzeichnenden Funktion des weiteren Bestandteils "InterConnect" ist allerdings nicht davon auszugehen, dass der Verkehr diese Bestandteile statt als einheitlichen Herkunftshinweis als zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen auffasst mit der Folge, dass die Übereinstimmung der
  234. Klagemarke mit dem Bestandteil "InterConnect" zu einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr führen könnte (vgl. zur Möglichkeit der Wahrnehmung eines
  235. Zeichenbestandteils als Zweitkennzeichen im Rahmen der Markenverletzung
  236. BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 = WRP 2001, 1315
  237. - Marlboro-Dach; Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866
  238. - Mustang; im Rahmen der rechtserhaltenden Benutzung BGH, Urt. v. 8.2.2007
  239. - I ZR 71/04, GRUR 2007, 592 Tz. 13, 14 = WRP 2007, 958 - bodo Blue Night).
  240. Der Verkehr wird mehrere Zeichenbestandteile regelmäßig nur dann als jeweils
  241. eigenständige Zeichen wahrnehmen, wenn sie voneinander abgesetzt sind.
  242. Das ist bei dem angegriffenen Zeichen nicht der Fall. Die Bestandteile "T-" und
  243. "InterConnect" sind vielmehr in der Wortmarke durch einen Bindestrich und in
  244. der Wort-/Bildmarke durch eine Reihe hinter den Buchstaben durchlaufender
  245. "Digits" in einer Weise miteinander verbunden, die eine Zusammengehörigkeit
  246. als Gesamtzeichen dokumentiert (vgl. BGH GRUR 2002, 342, 344 - ASTRA/
  247. ESTRA-PUREN; BPatG GRUR 2003, 64, 66 - T-Flexitel/Flexitel).
  248. - 14 -
  249. e) Zutreffend hat das Berufungsgericht eine Verwechslungsgefahr unter
  250. 31
  251. dem Aspekt eines Serienzeichens verneint. Diese Art der Verwechslungsgefahr
  252. setzt voraus, dass die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der
  253. Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens erkennt, und dass
  254. er deshalb nachfolgende Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm
  255. aufweisen, dem Inhaber des Serienzeichens zuordnet (BGH, Urt. v. 22.11.2001
  256. - I ZR 111/99, GRUR 2002, 542, 544 = WRP 2002, 534 - BIG, m.w.N.; Urt. v.
  257. 24.1.2002 - I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 547 = WRP 2002, 537 - BANK 24).
  258. Vorliegend besteht aber gerade keine Übereinstimmung in einem Stammbestandteil; vielmehr stimmt die Klagemarke umgekehrt mit dem weiteren, produktidentifizierenden Bestandteil des angegriffenen Zeichens überein.
  259. f) Die Übereinstimmung des allein kennzeichnenden Bestandteils der
  260. 32
  261. Klagemarke mit dem Bestandteil "InterConnect" der angegriffenen Marke begründet aber, wie das Berufungsgericht im Ergebnis zu Recht angenommen
  262. hat, unter Berücksichtigung der Dienstleistungsidentität und trotz der geringen
  263. Kennzeichnungskraft der Klagemarke eine Verwechslungsgefahr im weiteren
  264. Sinne.
  265. 33
  266. aa) Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne liegt vor, wenn ein mit einer
  267. älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine
  268. komplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung
  269. behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älteren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus wirtschaftlich
  270. miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR 2005, 1042
  271. Tz. 30 ff. - THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322 Tz. 18 - Malteserkreuz). Dasselbe
  272. - 15 -
  273. gilt, wenn der Inhaber einer Markenserie ein zusammengesetztes Zeichen benutzt, das den bekannten Bestandteil der Markenserie mit einem Bestandteil
  274. kombiniert, der mit einem anderen nicht oder weniger bekannten Kennzeichen
  275. übereinstimmt. Sowohl beim Unternehmens- als auch beim Serienkennzeichen
  276. ist nämlich der bereits erörterte Erfahrungssatz zu berücksichtigen, dass der
  277. Verkehr in einem neben dem erkennbaren Unternehmens- und Serienkennzeichen vorhandenen Bestandteil grundsätzlich die eigentliche Produktkennzeichnung erblickt (s.o. unter d unter Hinweis auf BGH GRUR 1996, 977 - DRANO/
  278. P3-drano; GRUR 2002, 342, 344 - ASTRA/ESTRA-PUREN). Dem Bestandteil
  279. kommt damit eine eigenständige, produktbezogene Kennzeichnungsfunktion
  280. zu, die ihm eine selbständig kennzeichnende Stellung verleiht. Stimmt der selbständig kennzeichnende, produktbezogene Bestandteil mit einer anderen Marke
  281. überein, besteht grundsätzlich die Gefahr, dass der Verkehr diese andere Marke dem Inhaber des Unternehmens- oder Serienkennzeichens zuordnet und
  282. meint, sie bezeichne dessen Produkte oder Dienstleistungen, oder dass der
  283. Verkehr jedenfalls davon ausgeht, die Waren oder Dienstleistungen stammten
  284. von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen. So liegt der Fall hier.
  285. 34
  286. bb) Die Klagemarke stimmt mit dem selbständig kennzeichnenden Bestandteil "InterConnect" der angegriffenen Bezeichnung "T-InterConnect" überein. Es besteht deshalb die Gefahr, dass der Verkehr die Klagemarke gedanklich mit der Beklagten als Inhaberin des bekannten Serien- und Unternehmenskennzeichens "T-" in Verbindung bringt.
  287. 35
  288. Das Berufungsgericht hat dazu unangegriffen festgestellt, dass dem Verkehr sowohl die Zeichenstrategie der Beklagten als auch der Umstand bekannt
  289. ist, dass die Beklagte den mit ihrem bekannten Unternehmenskennzeichen
  290. übereinstimmenden Bestandteil "T-" als Stammbestandteil einer Zeichenserie
  291. - 16 -
  292. mit weiteren, auf die jeweiligen Dienstleistungsbereiche bezogenen Bestandteilen kombiniert. Aus der produktbezogenen Kennzeichnungsfunktion des Bestandteils "InterConnect" folgt seine selbständig kennzeichnende Stellung in der
  293. zusammengesetzten Marke der Beklagten, für die angesichts der Bekanntheit
  294. des mit diesem Bestandteil kombinierten Unternehmens- und Serienkennzeichens auch die geringe Kennzeichnungskraft ausreicht. Denn je bekannter das
  295. Unternehmens- und Serienkennzeichen ist, desto deutlicher tritt die eigenständige, produktbezogene Kennzeichnungsfunktion des weiteren Bestandteils in
  296. den Vordergrund, die die selbständig kennzeichnende Stellung begründet. Entgegen dem Vorbringen der Revision ergibt sich aus der Rechtsprechung des
  297. Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften nicht, dass eine selbständig
  298. kennzeichnende Stellung eine zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft voraussetzt. Soweit der Gerichtshof in der Entscheidung "THOMSON
  299. LIFE" die normale Kennzeichnungskraft des Bestandteils erwähnt (EuGH
  300. GRUR 2005, 1042 Tz. 37), ist dies auf die vom nationalen Gericht gestellte Vorlagefrage zurückzuführen. Aus dem Gesamtzusammenhang der Entscheidungsgründe ergibt sich, dass grundsätzlich jeder unterscheidungskräftige Bestandteil über selbständige Kennzeichnungskraft verfügen kann.
  301. 36
  302. Das Berufungsgericht hat weiter festgestellt, der Verkehr könne bei
  303. Wahrnehmung von "T-InterConnect" glauben, die im Markt bedeutende, auf
  304. Expansion ausgerichtete Beklagte habe sich die Klägerin einverleibt oder deren
  305. bisheriges Recht erworben. Diese Beurteilung ist entgegen dem Vorbringen der
  306. Revision nicht erfahrungswidrig. Sie stimmt vielmehr mit den zuvor genannten
  307. Erfahrungssätzen überein und folgt daraus, dass der mit der Klagemarke übereinstimmende Bestandteil "InterConnect" in der angegriffenen Bezeichnung
  308. über eine selbständig kennzeichnende Stellung verfügt.
  309. - 17 -
  310. 37
  311. g) Die weiteren Anspruchsvoraussetzungen hat das Berufungsgericht
  312. zutreffend und von den Parteien unbeanstandet bejaht. Das für den Schadensersatzanspruch erforderliche Verschulden liegt vor. Die Beklagte hat zumindest
  313. fahrlässig gehandelt.
  314. 38
  315. 3. Unter den gegebenen Umständen bedarf es keiner Entscheidung, ob
  316. sich die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche auch aus einer Verletzung
  317. des Unternehmenskennzeichens "InterConnect" der Klägerin ergeben.
  318. 39
  319. 4. Soweit für die Zeit vor dem 1. Januar 2000 gegenüber dem zeichenrechtlichen Schadensersatzanspruch die Verjährungseinrede gemäß § 20 MarkenG durchgreift, steht der Klägerin - wie das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat - ein bereicherungsrechtlicher Anspruch zu, der sich aus der in
  320. § 20 Satz 2 MarkenG enthaltenen Rechtsfolgenverweisung auf § 852 BGB ergibt (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 20 Rdn. 34).
  321. 40
  322. 5. Die Revision der Beklagten ist daher mit der Kostenfolge des § 97
  323. Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.
  324. 41
  325. Eine Änderung der Kostenentscheidung des Berufungsgerichts von
  326. Amts wegen ist entgegen dem Vorbringen der Revisionserwiderung nicht veranlasst. Das Berufungsgericht hat die Klägerin mit einem Viertel der Kosten des
  327. erst- und zweitinstanzlichen Verfahrens belastet, weil es die auf Verletzungshandlungen aus der Zeit vor dem 1. Januar 2000 beruhenden Ansprüche nur
  328. nach dem Hilfsantrag und nicht nach dem Hauptantrag zugesprochen hat. Es
  329. hat die Kostenquote vertretbar damit begründet, dass der aufgrund des Hilfsantrags zugesprochene Bereicherungsanspruch gegenüber dem mit dem Hauptantrag geltend gemachten Schadensersatzanspruch weniger weit reicht, weil
  330. - 18 -
  331. nur die Abrechnungsmethode der Lizenzanalogie zur Verfügung steht, während
  332. bei dem Schadensersatzanspruch die drei anerkannten Arten der Schadensberechnung eröffnet gewesen wären. Insbesondere richtet sich der Bereicherungsanspruch nicht auf Herausgabe des Verletzergewinns, der nur im Rahmen
  333. eines Schadensersatzanspruchs geltend gemacht werden kann (BGHZ 99, 244,
  334. 248 f. - Chanel No. 5 I).
  335. Bornkamm
  336. Pokrant
  337. Schaffert
  338. Büscher
  339. Kirchhoff
  340. Vorinstanzen:
  341. LG Stuttgart, Entscheidung vom 13.01.2004 - 41 O 123/03 KfH OLG Stuttgart, Entscheidung vom 29.07.2004 - 2 U 36/04 -