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BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 111/99

Verkündet am:
22. November 2001
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk:

ja

BGHZ

: nein

BGHR

:

ja

BIG
MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2
Zur Frage, unter welchen Voraussetzungen eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens gegeben ist.
BGH, Urt. v. 22. November 2001 - I ZR 111/99 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf

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Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 22. November 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr.
Erdmann und die Richter Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher und
Dr. Schaffert
für Recht erkannt:
Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des 20. Zivilsenats
des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 9. März 1999 aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung,
auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Beklagte, der unter der Firma BIG-Spielwarenfabrik Dipl.-Ing. E.
B.

A.

handelt, stellt Spielwaren her, vor allem Aufsitzfahrzeuge sowie Tret- und

Schiebefahrzeuge, und vertreibt diese. Er ist Inhaber der Marke "BIG", die am
20. März 1973 als durchgesetztes Zeichen für "Plastikspielwaren" eingetragen
wurde.

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Die Klägerin beschäftigt sich mit dem Vertrieb von durch Funk ferngesteuerten Spielfahrzeugen (Autos, Flugzeuge, Schiffe). Im Jahre 1996 vertrieb
sie über das Handelsunternehmen A. ein funkgesteuertes Spielfahrzeug unter
der Bezeichnung "big bluster". Transporteur der Klägerin war die Firma L.
in Hamburg. Der Beklagte nahm sowohl A. als auch L. wegen Verletzung seiner Marke auf Unterlassung in Anspruch. Gegen das Handelsunternehmen A.

erwirkte er eine einstweilige Verfügung des Landgerichts Nürn-

berg-Fürth. Gegen den Transporteur L. scheiterte er mit einem entsprechenden Antrag vor dem Landgericht und dem Oberlandesgericht Düsseldorf.
Mit der vorliegenden Klage hat die Klägerin zunächst Feststellung begehrt, daß der Beklagte nicht berechtigt sei, von ihr oder ihren Abnehmern
Unterlassung der Benutzung der Bezeichnung "big bluster" zu verlangen, und
daß der Beklagte verpflichtet sei, ihr allen Schaden zu ersetzen, der ihr aus
entsprechenden Abnehmerverwarnungen entstanden sei. Alsdann hat sie ihren
Schaden beziffert und beantragt,
den Beklagten zu verurteilen,
1. in die Löschung der deutschen Marke 903 486 "BIG" durch Erklärung gegenüber dem Deutschen Patentamt einzuwilligen;
2. an sie 305.425,37 DM nebst 5% Zinsen seit Rechtshängigkeit zu
zahlen.
Der Beklagte ist dem entgegengetreten. Er hat geltend gemacht, der Bezeichnung "BIG" komme eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zu.

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Widerklagend hat er beantragt,
die Klägerin unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnungen
"Big Bluster"
und/oder
"Big Buffalo"
(jeweils gleichgültig in welcher Schreibweise) zu benutzen.
Er hat des weiteren Ansprüche auf Auskunftserteilung bezüglich der entsprechenden Handlungen und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung
der Klägerin geltend gemacht.
Während des Rechtsstreits sind am 10. Juni 1997 für den Beklagten
zwei weitere Marken "BIG Laster" und "BIG Büffel" eingetragen worden. Darauf
hat die Klägerin den Widerklageantrag auf Unterlassung insgesamt und die
Ansprüche auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht
für die Zeit seit dem 10. Juli 1997 anerkannt.
Im übrigen ist die Klägerin der Widerklage entgegengetreten.

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Das Landgericht hat durch Grund-, Teil- und Anerkenntnis-Teilurteil den
mit der Klage geltendgemachten Schadensersatzanspruch dem Grunde nach
für gerechtfertigt erklärt und die Löschungsklage abgewiesen. Der Widerklage
hat es im Umfang des erklärten Anerkenntnisses, bezüglich der Auskunftserteilung und der Feststellung der Schadensersatzpflicht seit dem 10. Juli 1997,
entsprochen und die Widerklage im übrigen abgewiesen.
Die Berufung ist erfolglos geblieben.
Mit der Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt
der Beklagte sein Begehren, die (verbliebene) Klage abzuweisen, und sein
Widerklagebegehren weiter.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat die Schadensersatzklage für dem Grunde
nach gerechtfertigt und die Widerklage auf Auskunftserteilung und Schadensersatz über den anerkannten Teil hinaus für unbegründet erachtet. Es hat dazu
ausgeführt:
Aus der Widerklagemarke "BIG" könne ebensowenig mit Erfolg gegen
das Zeichen "big bluster" vorgegangen werden wie aus der entsprechenden
Unternehmensbezeichnung. Die Frage einer Verwechslungsgefahr sei nach
allen Umständen des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Es sei von normaler
Kennzeichnungskraft sowohl der Marke "BIG" als auch der entsprechenden

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Unternehmensbezeichnung auszugehen; eine darüber hinausgehende gesteigerte Kennzeichnungskraft habe der Beklagte nicht schlüssig vorgetragen. Bezüglich der Markenähnlichkeit komme es auf den Gesamteindruck der einander
gegenüberstehenden Marken an. Weder die Marke noch auch das Unternehmenskürzel "BIG" könne den Gesamteindruck der angegriffenen Bezeichnung
"big bluster" prägen, weil ihnen angesichts des beschreibenden Begriffsinhalts
im Sinne von "groß, dick, stark, wichtig" von Hause aus keine Unterscheidungskraft zukomme und an ihnen ein Freihaltungsbedürfnis bestehe.
Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens komme nicht in Betracht, weil "BIG" angesichts seines beschreibenden Charakters
die erforderliche Originalität fehle, um als Stammbestandteil einer Zeichenserie
zu dienen.
II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht in
allen Punkten stand.
1. Das Berufungsgericht hat - auf der teilweise unterstellten Tatsachengrundlage - allerdings im Ergebnis zutreffend eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen der Widerklagemarke bzw. dem Unternehmenskürzel
des Beklagten einerseits und den mit der Widerklage angegriffenen Bezeichnungen andererseits (§ 14 Abs. 2 Nr. 2, § 15 Abs. 2 MarkenG) verneint.
a) Es ist bei der Prüfung einer Markenverletzung rechtsfehlerfrei davon
ausgegangen, daß die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls
vorzunehmen ist. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Be-

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tracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und
der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der
Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken und eine gesteigerte Kennzeichnungskraft ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st.
Rspr.; zuletzt: BGH, Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 110/97, GRUR 2000, 608, 610 =
WRP 2000, 529 - ARD-1; Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506,
508 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND; Urt. v. 21.9.2000 - I ZR
143/98, GRUR 2001, 164, 166 = WRP 2001, 165 - Wintergarten, jeweils
m.w.N.).
Allerdings sind die Ausführungen des Berufungsgerichts zur Kennzeichnungskraft der Widerklagemarke nicht klar. Es hat einerseits unterstellt, daß
diese durch Benutzung normale Kennzeichnungskraft erlangt habe, während
es an anderer Stelle seiner Begründung den Standpunkt eingenommen hat,
eine Verkehrsdurchsetzung, die zu normaler Kennzeichnungskraft geführt habe, sei nicht dargetan. In der Revisionsinstanz ist angesichts dieser Diskrepanz
zugunsten des Beklagten von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerklagemarke auszugehen.
Das Berufungsgericht hat, ohne hierzu im einzelnen Feststellungen zu
treffen, Warenidentität unterstellt. Hiervon ist auch für das Revisionsverfahren
auszugehen.
Im Rahmen der Prüfung der Markenähnlichkeit ist das Berufungsgericht
in tatrichterlicher Beurteilung davon ausgegangen, der Gesamteindruck der
angegriffenen Bezeichnungen werde nicht durch deren jeweiligen Bestandteil

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"Big", sondern durch die Gesamtheit der jeweiligen Bezeichnung, also durch
"Big Bluster" bzw. "Big Buffalo" geprägt. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu
beanstanden.
Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen den Ausgangspunkt des
Berufungsgerichts mit der Auffassung, auf die Prägung des Gesamteindrucks
komme es bei einem jüngeren Zeichen, in dem die ältere Kennzeichnung identisch enthalten sei, nicht an, wenn der fragliche Bestandteil in dem jüngeren
Zeichen nicht derart auf- oder untergegangen sei, daß er beim Verkehr die Erinnerung an die ältere Kennzeichnung nicht mehr wachrufe. Das steht im Gegensatz zur ständigen Rechtsprechung des Senats (BGH, Urt. v. 4.12.1997
- I ZR 111/95, GRUR 1998, 815, 816 = WRP 1998, 755 - Nitrangin; BGHZ 139,
340, 351 - Lions; BGH, Beschl. v. 8.7.1999 - I ZB 49/96, GRUR 2000, 233, 235
= WRP 2000, 173 - RAUSCH/ELFI RAUCH, je m.w.N.), von der das Berufungsgericht zutreffend ausgegangen ist. Die Revision berücksichtigt bei ihrer Auffassung nicht ausreichend, daß es für die Frage der Ähnlichkeit zweier Marken
nicht auf eine bloße durch die Übereinstimmung eines Bestandteils verursachte
Assoziation zur älteren Marke ankommt, sondern daß eine Verwechslungsgefahr zwischen der älteren und der jüngeren Marke gegeben sein muß. Nichts
anderes besagt die gesetzliche Formulierung des gedanklichen Inverbindungbringens, die nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs keinen
eigenen Rechtsverletzungstatbestand kennzeichnet, sondern den Umfang des
Begriffs der Verwechslungsgefahr näher bestimmen soll (EuGH GRUR 1998,
387, 389 Tz. 18 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma).
Das Berufungsgericht hat seine Beurteilung des Gesamteindrucks der
angegriffenen Bezeichnungen im wesentlichen darauf gestützt, daß der Be-

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standteil "Big", der die Bedeutung von "groß", "dick", "stark" oder "wichtig" habe, deshalb vom allgemeinen Verkehr in diesem Sinne und nicht kennzeichnend verstanden werde. Der Bestandteil präge die Bezeichnungen weder ausschließlich noch überwiegend.
Das beanstandet die Revision ohne Erfolg mit der Rüge, für die Prägung
des Gesamteindrucks genüge es, wenn der übereinstimmende Bestandteil eine
gewisse eigenständige Stellung in dem Mehrwortzeichen behalten habe und
nicht derart untergegangen sei, daß er in dem Gesamtzeichen aufgehört habe,
für den Verkehr die Erinnerung an das ältere Zeichen wachzurufen. Auch mit
dieser Auffassung vernachlässigt die Revision das Erfordernis einer durch den
Gesamteindruck der Zeichen hervorgerufenen Markenähnlichkeit. Nach der
Rechtsprechung des Senats reicht allein ein nur wesentliches Mitbestimmen
des Gesamteindrucks in der Regel noch nicht für die Annahme aus, die anderen Markenbestandteile könnten für den Verkehr in einer Weise zurücktreten,
daß sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden könnten (BGH, Beschl.
v. 6.5.1999 - I ZB 54/96, GRUR 1999, 995, 997 = WRP 1999, 936 - HONKA).
Viel weniger kann eine gewisse eigenständige Stellung des fraglichen Bestandteils ausreichen, um den Gesamteindruck des jüngeren Zeichens in der
von der vorangehend angeführten Rechtsprechung geforderten Weise zu bestimmen.
Die Verneinung einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr im engeren
Sinne erscheint danach nicht erfahrungswidrig, auch wenn es gemäß der Unterstellung durch das Berufungsgericht um identische Waren geht und auch in
der Revisionsinstanz eine normale Kennzeichnungskraft der Widerklagemarke
zu unterstellen ist. Denn die Markenähnlichkeit zwischen "BIG" und der in sei-

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ner Gesamtheit zugrunde zu legenden Bezeichnung "Big Bluster" ist zu gering,
um eine Gefahr, daß der Verkehr die eine Marke fälschlich für die andere hält,
bejahen zu können.
b) Auch soweit das Berufungsgericht Ansprüche des Beklagten gemäß
§ 15 Abs. 2 MarkenG aus dessen Unternehmenskürzel "BIG" verneint hat,
kann das auf der gegebenen und zum Teil zu unterstellenden Tatsachengrundlage nicht für rechtsfehlerhaft erachtet werden. In diesem Zusammenhang kommt es ebenfalls auf die zwischen der Branchennähe der Parteien, der
Ähnlichkeit der Kennzeichen und der Kennzeichnungskraft der Unternehmensbezeichnung des Beklagten bestehende Wechselwirkung an (st. Rspr.; vgl.
BGH, Urt. v. 15.2.2001 - I ZR 232/98, WRP 2001, 1207, 1209 = MarkenR 2001,
307
- CompuNet/ComNet, m.w.N.). Daß das Berufungsgericht bei unterstellter
Branchenidentität und unterstellter normaler Kennzeichnungskraft von "BIG"
die geringe Ähnlichkeit zwischen diesem Kennzeichen und der Bezeichnung
"Big Bluster" für die Annahme einer Verwechslungsgefahr nicht hat ausreichen
lassen, läßt Rechtsfehler nicht erkennen.
2. Das Berufungsgericht hat auch eine Verwechslungsgefahr unter dem
Aspekt des Serienzeichens verneint, weil sich aus der mangelnden Kennzeichnungskraft von "BIG" ergebe, daß dieses Zeichen nicht geeignet sei, als
Stammbestandteil einer Markenserie zu dienen. Gegen diese Beurteilung wendet sich die Revision mit Erfolg.

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Auch in diesem Zusammenhang ist zugunsten des Beklagten im Revisionsverfahren von Warenidentität und von einer normalen Kennzeichnungskraft
der Widerklagemarke auszugehen.
Die Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens hat
unter dem Begriff des gedanklichen Inverbindungbringens der jüngeren mit der
älteren Marke Eingang in die Markenrechtsrichtlinie und das Markengesetz
gefunden (EuGH GRUR 1998, 387 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma; BGHZ 131,
122 - Innovadiclophlont; BGH, Urt. v. 29.10.1998 - I ZR 125/96, GRUR 1999,
587 = WRP 1999, 530 - Cefallone). Diese Art der Verwechslungsgefahr, die
erst zu prüfen ist, wenn die einander gegenüberstehenden Zeichen - wie im
Streitfall - nach ihrem Gesamteindruck nicht unmittelbar miteinander verwechselbar sind (BGHZ 131, 122, 127 - Innovadiclophlont), greift dann ein, wenn die
Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm
mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb die nachfolgenden
Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, dem gleichen
Zeicheninhaber zuordnet (BGHZ 131, 122, 127 - Innovadiclophlont; BGH
GRUR 1999, 587, 589 - Cefallone; BGH, Beschl. v. 16.3.2000 - I ZB 43/97,
GRUR 2000, 886, 887 = WRP 2001, 37 - Bayer/BeiChem). Die Rechtsprechung zum Serienzeichen beruht auf der dem Verkehr bekannten Übung mancher Unternehmen, sich eines Stammzeichens für alle ihre Waren zu bedienen
und dieses - dabei als solches erkennbar bleibende - Stammzeichen für einzelne Warenarten zu deren Kennzeichnung abzuwandeln. Anlaß zu einer solchen Schlußfolgerung kann für den Verkehr insbesondere dann bestehen,
wenn ein Unternehmen - wie hier der Beklagte nach seiner vom Berufungsgericht bisher ungeprüften Behauptung mit dem Bestandteil "BIG" - mit demselben Wortstamm innerhalb mehrerer Zeichen bereits im Verkehr aufgetreten ist,

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insbesondere, wenn er den Stammbestandteil auch als Firmenschlagwort benutzt. Ist der Verkehr, wie der Beklagte unter Hinweis auf diese Tatsachen und
auf seine hohen Umsätze unter Zeichen mit dem Bestandteil "BIG" dargelegt
hat, an einen bestimmten Wortstamm gewöhnt, so liegt es erfahrungsgemäß
fern, in einem mit diesem Wortstamm gebildeten neuen Zeichen - hier die angegriffene Bezeichnung "Big Bluster" - ein eigenständiges Zeichen zu sehen;
vielmehr wird der Verkehr, der die Unterschiede der einander gegenüberstehenden Zeichen erkennt, vermuten, es handele sich bei dem neuen Zeichen
um ein solches der Serie.
Der Geltendmachung einer Verwechslungsgefahr unter diesem Aspekt
steht nicht entgegen, daß der Beklagte nicht aus einer oder mehreren Marken
aus der von ihm in Anspruch genommenen Zeichenserie, sondern aus der Marke "BIG" und dem entsprechenden Firmenschlagwort selbst vorgeht. Voraussetzung für die Annahme einer Markenrechtsverletzung infolge Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens ist ein Kennzeichenrecht an
dem Stammbestandteil, sei es, daß dieses in einem oder mehreren Zeichen
der Serie besteht, sei es, daß der Stammbestandteil für sich kennzeichenrechtlichen Schutz genießt und der Markeninhaber des weiteren eine Zeichenserie
mit diesem Bestandteil gebildet hat, also eine Fallgestaltung wie im Streitfall,
oder - worum es im Streitfall nicht geht - geltend macht, der fragliche Bestandteil werde vom Verkehr als geeignet für die Bildung einer Zeichenserie angesehen (vgl. BGH GRUR 1999, 587, 589 - Cefallone; BGH, Beschl. v. 25.6.1998
- I ZB 10/96, GRUR 1999, 240, 241 = WRP 1998, 1177 - STEPHANSKRONE I).

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Das Berufungsgericht hat im Streitfall dem Zeichen "BIG" angesichts eines beschreibenden Inhalts als Angabe einer Eigenschaft ("groß", "dick",
"stark", "wichtig"), die sich auch auf Spielwaren beziehen könne, die Eignung
aberkannt, ein solcher Stammbestandteil zu sein. Dieser Auffassung kann nicht
beigetreten werden.
Dabei kann offenbleiben, ob die Meinung des Berufungsgerichts zutrifft,
der Marke "BIG" und dem entsprechenden Firmenschlagwort fehle jede Unterscheidungskraft, weil das Wort in der Bedeutung von "groß", "dick", "stark",
"wichtig" auch dem deutschen Verkehr geläufig sei (vgl. zu einem Eigenschaftswort als Marke: BGH, Beschl. v. 28.6.2001 - I ZB 1/99, WRP 2001,
1445, 1446 = MarkenR 2001, 408 - INDIVIDUELLE).
Bei seiner Beurteilung hat das Berufungsgericht jedenfalls rechtsfehlerhaft unberücksichtigt gelassen, daß der Beklagte unter Bezugnahme auf vorgelegte Unterlagen ausführlich vorgetragen hat, er benutze den Bestandteil
"BIG" bereits als Stammbestandteil für eine existierende Zeichenserie, bei der
jeweils der Wortbestandteil "BIG" mit einem oder mehreren Bestandteilen kombiniert sei. Ist hiervon auszugehen, kommt es - entgegen der Auffassung des
Berufungsgerichts - nicht (mehr) darauf an, ob der fragliche Bestandteil "BIG"
sich theoretisch als Stammbestandteil eignet, sondern allein darauf, ob der Beklagte den Verkehr tatsächlich an "BIG" als Stammbestandteil einer Serie gewöhnt hat. Die vom Berufungsgericht herangezogene Entscheidung des Bundesgerichtshofes "STEPHANSKRONE I" (GRUR 1999, 240, 241) befaßt sich,
weil nach dem dortigen Sachverhalt eine bereits existierende Zeichenserie
nicht in Rede stand, allein mit der im Streitfall unerheblichen Frage der abstrakten Eignung eines Bestandteils eines einheitlichen Wortes als Stammbe-

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standteil für eine Zeichenserie und stellt allein für diesen Fall Anforderungen
im Sinne einer gewissen Originalität des Bestandteils.
3. Im wiedereröffneten Berufungsverfahren wird das Berufungsgericht,
sofern es erneut zur Verneinung einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr im
engeren Sinne gelangt, dem Gesichtspunkt einer Verwechslungsgefahr unter
dem Aspekt des Serienzeichens nachzugehen und dabei das entsprechende
Vorbringen des Beklagten einschließlich des Vortrags zur Bekanntheit des Zeichens "BIG" zu berücksichtigen haben, dessen Übergehen die Revision rügt.

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III. Danach war das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur
anderweiten Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten der Revision - an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Erdmann

Starck
Büscher

Bornkamm
Schaffert