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BUNDESGERICHTSHOF
BESCHLUSS
I ZR 228/12
vom
18. Dezember 2014
in dem Rechtsstreit

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Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 18. Dezember 2014 durch
den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher, die Richter Prof. Dr. Schaffert,
Dr. Koch, Dr. Löffler und die Richterin Dr. Schwonke

beschlossen:

Die Anhörungsrüge gegen das Senatsurteil vom 18. September
2014 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Gründe:

1

Die gemäß § 321a ZPO statthafte und auch im Übrigen zulässige Anhörungsrüge der Beklagten ist nicht begründet. Zu Unrecht meint die Anhörungsrüge, das Senatsurteil stelle sich als eine das rechtliche Gehör der Beklagten
verletzende Überraschungsentscheidung dar.

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I. Der Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) gewährleistet
das Recht der Verfahrensbeteiligten, vor einer gerichtlichen Entscheidung, die
ihre Rechte betrifft, zu Wort zu kommen, um Einfluss auf das Verfahren und
sein Ergebnis nehmen zu können (BVerfGE 84, 188, 190). Auf einen Gesichtspunkt, mit dem ein gewissenhafter und kundiger Prozessbeteiligter nach dem
bisherigen Prozessverlauf nicht zu rechnen braucht, darf das Gericht ohne vorherigen Hinweis oder Erörterung mit den Parteien nicht abstellen (BVerfGE 86,
133, 144; BVerfGE 98, 218, 263). Das Gericht ist nach Art. 103 Abs. 1 GG allerdings grundsätzlich nicht verpflichtet, vor einer Entscheidung auf seine
Rechtsauffassung hinzuweisen (BVerfGE 74, 1, 6; 84, 188, 190). Die Partei hat

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auch keinen Anspruch darauf, dass das Gericht sich in dem von ihr für richtig
erachteten Sinn mit ihrem Vorbringen befasst (BGH, Beschluss vom 3. April
2014 - I ZR 237/12, MarkenR 2014, 343 Rn. 2 - BAVARIA).

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II. Eine Verletzung des Anspruchs der Beklagten auf Gewährung rechtlichen Gehörs liegt nicht vor.

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1. Entgegen der Meinung der Anhörungsrüge liegt keine das rechtliche
Gehör der Beklagten verletzende Überraschungsentscheidung darin, dass der
Senat zu der Auffassung gelangt ist, eine gesteigerte Kennzeichnungskraft
einer abstrakten Farbmarke sei nicht notwendige Voraussetzung für die Annahme einer markenmäßigen Verwendung des angegriffenen Farbtons. Für
einen gewissenhaften und kundigen Prozessbeteiligten war erkennbar, dass es
sich bei der Frage der markenmäßigen Verwendung um eine der zentralen
Rechtsfragen des Verfahrens handelte. Hierzu haben sich die Parteien im gesamten Rechtsstreit umfassend geäußert. Der Senat war deshalb nicht gehalten, die Beklagte auf diesen Gesichtspunkt und die Bedeutung einer normalen
Kennzeichnungskraft der Klagemarke für die Annahme einer markenmäßigen
Benutzung der beanstandeten Benutzungsformen ausdrücklich hinzuweisen.

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a) Das Berufungsgericht hat die Farbmarke Gelb der Klägerin als jedenfalls normal kennzeichnungskräftig angesehen. Auf der Grundlage normaler
Kennzeichnungskraft der Klagemarke hat es eine markenmäßige Verwendung
der gelben Farbe in den angegriffenen Verwendungsformen der Beklagten bejaht. Dabei hat es maßgeblich auf die Verkehrsauffassung abgestellt, die durch
die Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem in Rede stehenden Markt der
Sprachlernprodukte und die Verwendung des gelben Farbtons durch die Beklagte in Art einer Hausfarbe bestimmt wird. Dem Umstand, dass es keine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klagemarke festgestellt hat, hat das Beru-

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fungsgericht dagegen keine streitentscheidende Bedeutung beigemessen. Danach musste die Beklagte im Revisionsverfahren von sich aus in die Beurteilung einbeziehen, dass auch ohne gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klagemarke eine markenmäßige Verwendung der angegriffenen Benutzungsformen
in Betracht kam. Für dieses Ergebnis spricht weiter, dass die Frage der Maßgeblichkeit der Verkehrsauffassung und der sie beeinflussenden Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem in Rede stehenden Markt für die Beurteilung der
markenmäßigen Verwendung aufgrund der Rechtsprechung des Gerichtshofs
der Europäischen Union und des Senats zu den maßgeblichen Grundsätzen
gehört (vgl. EuGH, Urteil vom 25. Januar 2007 - C-48/05, GRUR 2007, 318
Rn. 23 = WRP 2007, 299 - Opel/Autec; vgl. zu Art. 3 Abs. 3 auch EuGH, Urteil
vom 6. Mai 2003 - C-104/01, Slg. 2003, I-3793 = GRUR 2003, 604 Rn. 62
- Libertel; BGH, Urteil vom 4. September 2003 - I ZR 23/01, BGHZ 156, 126,
136 f. - Farbmarkenverletzung I), die die Beteiligten eines Rechtsstreits von sich
aus in ihre Beurteilung einbeziehen müssen. Hiervon ausgehend haben die
Parteien im Nichtzulassungsbeschwerde- und Revisionsverfahren zu der Bedeutung der Kennzeichnungskraft der abstrakten Farbmarke im Zusammenhang mit der Frage der markenmäßigen Verwendung des angegriffenen Farbtons kontrovers vorgetragen. Die Beklagte konnte angesichts der bisherigen
Rechtsprechung des Senats nicht sicher davon ausgehen, dass eine markenmäßige Verwendung der angegriffenen Farbe nur in Betracht kommt, wenn die
Klagemarke über gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt.

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b) Im Übrigen ist die Frage, ob die kennzeichenmäßige Verwendung der
Farbe Gelb in den beanstandeten Verwendungsformen eine gesteigerte Kennzeichnungskraft voraussetzt, Gegenstand der Erörterung in der mündlichen
Verhandlung vor dem Senat gewesen. Der Senatsvorsitzende hat bei der Einführung in den Sach- und Streitstand in der mündlichen Verhandlung vor dem
Senat die Frage aufgeworfen, ob die Annahme einer markenmäßigen Verwen-

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dung des angegriffenen gelben Farbtons zwingend voraussetzt, dass die Klagemarke über gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt, oder ob die tatsächlichen Feststellungen des Berufungsgerichts zu den Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem betroffenen Warensektor auch bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft die Annahme einer markenmäßigen Verwendung der Farbe Gelb auf
Seiten der Beklagten rechtfertigen können. Dabei sind auch Gegenstand der
Erörterung die tatsächlichen Feststellungen des Berufungsgerichts gewesen,
die Verkehrsgewohnheiten bei zweisprachigen Wörterbüchern strahlten auf den
Markt der Sprachlernsoftware aus und die Beklagte habe die Farbe Gelb als
Wiedererkennungszeichen verwendet. Hierzu haben sich die Parteien in der
mündlichen Verhandlung äußern können und haben dies auch getan.

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2. Die Anhörungsrüge macht ohne Erfolg geltend, auch die Entscheidung, das markenrechtliche Verletzungsverfahren nicht bis zum Abschluss des
beim Senat anhängigen Löschungsverfahrens (I ZB 61/13) auszusetzen, sei
überraschend und verletze den Anspruch der Beklagten auf Gewährung rechtlichen Gehörs.

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a) Die mit dem Ziel der Fortführung des Verfahrens eingelegte Anhörungsrüge kann mit dieser Begründung schon deshalb keinen Erfolg haben,
weil damit eine Entscheidung des Senates herbeigeführt werden soll, mit der
das vorliegende Verfahren gemäß § 148 ZPO bis zur Erledigung des Löschungsverfahrens ausgesetzt wird. Das Löschungsverfahren ist zwischenzeitlich durch den die Rechtsbeschwerde der Beklagten zurückweisenden Beschluss des Senates vom 23. Oktober 2014 (I ZB 61/13 - Langenscheidt Gelb)
beendet worden. Damit fehlt es an einem anderen anhängigen Verfahren, das
Voraussetzung für eine Aussetzungsanordnung im vorliegenden Rechtsstreit
wäre.

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b) Im Übrigen liegt ein entscheidungserheblicher Gehörsverstoß nicht darin, dass der Senat die Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union
"Sparkassen-Rot" (Urteil vom 19. Juni 2014 - C-217/13 und C-218/13, GRUR
2014, 776 = WRP 2014, 940 - Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco
Santander) nicht zum Anlass genommen hat, den vorliegenden Rechtsstreit bis
zur rechtskräftigen Entscheidung über den Löschungsantrag auszusetzen.

10

Voraussetzung für eine Verfahrensaussetzung nach § 148 ZPO ist, dass
eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die Löschung der Marke im registerrechtlichen Verfahren besteht, die die mit der Aussetzung verbundene Prozessverzögerung rechtfertigt (vgl. BGH, Urteil vom 28. August 2003 - I ZR 257/00, BGHZ
156, 112, 119 - Kinder I). Eine solche überwiegende Wahrscheinlichkeit für eine
Löschungsentscheidung hat der Senat nicht feststellen können. Darauf, dass
die Beklagte insoweit einen anderen Rechtsstandpunkt vertritt, kommt es nicht

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an. Das Verfahren der Anhörungsrüge nach § 321a ZPO dient nicht dazu, die
Senatsentscheidung nochmals inhaltlich zur Überprüfung zu stellen oder einer
Partei die Möglichkeit zu eröffnen, mit dem Senat nach dessen Entscheidung
ihren gegenteiligen Rechtsstandpunkt zu diskutieren.

Büscher

Schaffert

Löffler

Koch

Schwonke

Vorinstanzen:
LG Köln, Entscheidung vom 19.01.2012 - 31 O 352/11 OLG Köln, Entscheidung vom 09.11.2012 - 6 U 38/12 -