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BUNDESGERICHTSHOF
BESCHLUSS
I ZB 27/98

Verkündet am:
14. Dezember 2000
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend die IR-Marke Nr. 642 410

Nachschlagewerk: ja
BGHZ:
nein
BGHR:
ja

SWATCH
MMA Art. 5 Abs. 1;
PVÜ Art. 6quinquies Abschn. B Nr. 2;
MarkenRL Art. 2, 3;
MarkenG § 3 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1
a) Bei der dreidimensionalen Marke ist es - wie bei jeder anderen Markenform
- für die Frage der Unterscheidungskraft allein maßgebend, daß der angesprochene Verkehr in dem angemeldeten Zeichen einen Herkunftshinweis
erblickt; dabei müssen die durch die technische Funktion bestimmten Gestaltungselemente außer Betracht bleiben.
b) Zur Unterscheidungskraft eines Uhrengehäuseträgers.
BGH, Beschluß vom 14. Dezember 2000 - I ZB 27/98 - Bundespatentgericht

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Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 2. November 2000 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Pokrant und
Dr. Büscher

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin gegen den Beschluß
des 29. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 28. Januar 1998 wird zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 DM
festgesetzt.

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Gründe:

I. Die Markeninhaberin begehrt für ihre nachstehend abgebildete dreidimensionale IR-Marke Nr. 642 410 Schutz in der Bundesrepublik Deutschland
für die Waren

"Supports de montres":

Die zuständige Markenstelle des Deutschen Patentamts hat der IR-Marke wegen fehlender Unterscheidungskraft und wegen Vorliegens eines Freihaltebedürfnisses den Schutz verweigert.

Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Markeninhaberin ist erfolglos
geblieben (BPatGE 39, 238 = GRUR 1999, 47 - POP swatch).

Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Markeninhaberin
ihr Schutzbegehren weiter.

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II. Das Bundespatentgericht hat das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2
Nr. 1 i.V. mit §§ 107, 113, 37 MarkenG für gegeben erachtet und dazu ausgeführt:

Gegen die abstrakte Unterscheidungskraft der IR-Marke i.S. von § 3
Abs. 1 MarkenG bestünden keine Bedenken. Ein Schutzausschließungsgrund
nach § 3 Abs. 2 MarkenG sei bei der IR-Marke, einem Gehäuseträger für Uhren, ebenfalls nicht ersichtlich.

Die IR-Marke sei jedoch wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schutzunfähig. Der dreidimensionalen Form des Gehäuseträgers einer Uhr fehle in der konkreten Ausgestaltung die notwendige Unterscheidungskraft. Gegenstand der Beurteilung sei der Uhrträger und nicht
eine Sachmehrheit aus Uhrträger, Uhr und Armband, mit der er funktionell verbunden sei, und auch nicht die Funktion des Uhrträgers innerhalb dieser Sachgesamtheit. Zu beurteilen sei weiter nicht das System der "Pop-Swatch", bei
der durch austauschbare Elemente eine Vielzahl unterschiedlicher Uhren geschaffen werden könne.

Die Schutzfähigkeit könne nur durch eine auf die Herkunft hinweisende
originelle Gestaltung begründet werden, durch die das an der "Grundform" der
Ware bestehende Freihaltebedürfnis und ihr Mangel an Unterscheidungskraft
überwunden werden könne. Bereits nach § 3 Abs. 2 MarkenG seien die technischen, funktionalen oder wertbestimmenden Merkmale schutzunfähig. Bei der
Begründung der Originalität der Ware oder ihrer Teile müsse zwar grundsätzlich ein eher strenger Maßstab angelegt werden, weil die Ware und ihre Teile
das wichtigste Mittel zu ihrer Beschreibung selbst seien und ihre Monopolisierung die Gefahr einer Behinderung der Wettbewerber in der Gestaltung ihrer

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Produkte mit sich bringe; dabei hänge der Grad der für eine Markeneintragung
erforderlichen Originalität auch von den besonderen Verhältnissen auf dem
jeweiligen Warengebiet ab. Ein Freihaltebedürfnis sei vorliegend aber nicht
feststellbar. An die erforderliche Unterscheidungskraft seien deshalb im konkreten Fall keine strengen Anforderungen zu stellen. Gleichwohl fehle der IRMarke jegliche Unterscheidungskraft. Den nicht technisch bedingten Merkmalen des Produkts sei kein Hinweis auf die betriebliche Herkunft zu entnehmen.

Die Berufung der Markeninhaberin auf den "telle-quelle-Schutz" gemäß
Art. 6quinquies PVÜ führe zu keinem anderen Ergebnis. Die Schutzversagungsgründe des § 8 Abs. 2 MarkenG richteten sich nach den Grenzen des
Art. 6quinquies PVÜ.

III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde haben im Ergebnis keinen Erfolg. Das Bundespatentgericht hat der
IR-Marke zu Recht den Schutz für die Bundesrepublik Deutschland verweigert.

Mit der wirksamen Inanspruchnahme des "telle-quelle-Schutzes", von
der auch das Bundespatentgericht ausgegangen ist, ist die Schutzerstreckung
gemäß §§ 107, 113, 37 MarkenG nach Art. 5 Abs. 1 MMA i.V. mit Art. 6quinquies
Abschn. B Nr. 2 PVÜ zu prüfen (BGHZ 130, 187, 192 - Füllkörper; BGH,
Beschl. v. 25.3.1999 - I ZB 22/96, GRUR 1999, 728, 729 = WRP 1999, 858
- Premiere II; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 113 Rdn. 1). Der gegen eine
unmittelbare Heranziehung von Art. 5 Abs. 1 MMA i.V. mit Art. 6quinquies Abschn.
B Nr. 2 PVÜ gerichteten Kritik im Schrifttum (vgl. Fezer, Markenrecht, 2. Aufl.,
§ 113

Rdn. 1;

Althammer/Ströbele/Klaka,

Markengesetz,

6. Aufl.,

§ 113

Rdn. 4), das die Rechtsgrundlagen einer Schutzausschließung in §§ 3, 8 MarkenG sieht, braucht nicht nachgegangen zu werden. Die Vorschriften der §§ 3,

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8 Abs. 2 MarkenG, durch die Art. 2 und Art. 3 der MarkenRL umgesetzt worden
sind, halten sich in den Grenzen des Art. 6quinquies Abschn. B PVÜ. Denn diese
Bestimmungen des Markengesetzes sind richtlinienkonform auszulegen, und
nach dem 12. Erwägungsgrund zur Markenrechtsrichtlinie ist es erforderlich,
daß sich diese in vollständiger Übereinstimmung mit der Pariser Verbandsübereinkunft befindet. Im Ergebnis führt die Beurteilung nach den Vorschriften des Markengesetzes daher, wie das Bundespatentgericht zu Recht
festgestellt hat, zu keinem anderen Ergebnis als die Prüfung nach Art. 6quinquies
Abschn. B PVÜ (vgl. Fezer aaO § 113 Rdn. 1; Althammer/Ströbele/Klaka aaO
§ 113 Rdn. 4).
Nach Art. 5 Abs. 1 MMA i.V. mit Art. 6quinquies Abschn. B Nr. 2 PVÜ kann
Marken der Schutz verweigert werden, die jeder Unterscheidungskraft entbehren.

1. Zutreffend ist das Bundespatentgericht davon ausgegangen, daß die
IR-Marke die allgemeinen Anforderungen an die Markenfähigkeit erfüllt, d.h.,
daß sie abstrakt unterscheidungskräftig i.S. von § 3 Abs. 1 MarkenG ist (vgl. für
die konturlose Farbmarke BGHZ 140, 193, 197 - Farbmarke gelb/schwarz; für
eine Warenverpackung BGH, Beschl. v. 13.4.2000 - I ZB 6/98, WRP 2000,
1290, 1291 - Likörflasche; Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 15/98, Umdr. S. 6 f.
- Gabelstapler; Fezer aaO § 3 Rdn. 203; Ingerl/Rohnke aaO § 3 Rdn. 16; Kur,
Festschrift 100 Jahre Markenamt, S. 175, 183; Ströbele, GRUR 1999, 1041).
Zu Recht hat das Bundespatentgericht auch ein Schutzhindernis nach § 3 Abs.
2 MarkenG verneint. Diese für sie günstige Beurteilung greift die Rechtsbeschwerde nicht an.

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2. Das Bundespatentgericht hat die angemeldete Marke für nicht (konkret) unterscheidungskräftig gehalten. Das läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen.

a) Unterscheidungskraft im Sinne der in Frage stehenden Vorschrift ist
die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen
eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu
werden (vgl. BGH, Beschl. v. 8.12.1999 - I ZB 25/97, GRUR 2000, 502, 503 =
WRP 2000, 520 - St. Pauli Girl; Beschl. v. 10.2.2000 - I ZB 37/97, GRUR 2000,
720, 721 = WRP 2000, 739 - Unter Uns). Denn Hauptfunktion der Marke ist es,
die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu
gewährleisten (vgl. EuGH, Urt. v. 29.9.1998 - Rs. C 39/97, Slg. 1998, I-5507 =
GRUR 1998, 922, 924 Tz. 28 - Canon; BGH, Beschl. v. 8.10.1998 - I ZB 35/95,
GRUR 1999, 245, 246 = WRP 1999, 196 - LIBERO; Beschl. v. 17.2.2000
- I ZB 33/97, GRUR 2000, 882 = WRP 2000, 1140 - Bücher für eine bessere
Welt). Dabei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen,
d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das
Schutzhindernis zu überwinden.

aa) Davon ist im vorliegenden Fall letztlich auch das Bundespatentgericht ausgegangen. Auch wenn es bei Formmarken im allgemeinen einen
strengen Prüfungsmaßstab für geboten erachtet (ebenso BPatGE 39, 219, 223
= BPatG GRUR 1999, 56 - Taschenlampen; BPatG GRUR 1998, 706, 709 und
710 - Montre I und II), so hat es gleichwohl angenommen, daß jedenfalls vorliegend geringe Anforderungen an die Unterscheidungskraft zu stellen sind.
Dies läßt sich allerdings nicht damit begründen, daß es vorliegend an einem
Freihaltebedürfnis fehlt. Die Frage eines allgemeinen Freihaltebedürfnisses

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muß bei der Prüfung der Unterscheidungskraft grundsätzlich unberücksichtigt
bleiben (vgl. BGH, Beschl. v. 24.2.2000 - I ZB 13/98, GRUR 2000, 722, 723 =
WRP 2000, 741 - LOGO; Beschl. v. 15.6.2000 - I ZB 4/98, Umdr. S. 6
- Buchstabe "K").

bb) Der Senat hat die Frage, ob bei der Feststellung der Unterscheidungskraft bei dreidimensionalen Marken, die die Form der Ware darstellen,
ein strengerer Maßstab als bei anderen Markenformen anzulegen ist, inzwischen dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften zur Vorabentscheidung vorgelegt (vgl. BGH, Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 15/98 - Gabelstapler;
Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 18/98 - Stabtaschenlampen; Beschl. v. 23.11.2000
- I ZB 46/98 - Rado-Uhr). Er hat die Ansicht vertreten, daß die Frage zu verneinen ist und zur Begründung unter anderem darauf verwiesen, daß er in der
Regel die bei Bildmarken entwickelten Grundsätze auch auf dreidimensionale
Marken für übertragbar hält (vgl. für eine Warenverpackung BGH WRP 2000,
1290, 1291 - Likörflasche).

Bei zweidimensionalen Marken, die sich in der bloßen Abbildung der
Ware erschöpfen, für die der Schutz in Anspruch genommen wird, geht der
Bundesgerichtshof auch bei Anlegung eines großzügigen Prüfungsmaßstabs
davon aus, daß ihnen im allgemeinen die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche (konkrete) Unterscheidungskraft fehlen wird. Die naturgetreue Wiedergabe des im Warenverzeichnis genannten Erzeugnisses ist häufig nicht
geeignet, die Ware ihrer Herkunft nach zu individualisieren (vgl. BGH, Beschl.
v. 5.11.1998 - I ZB 12/96, GRUR 1999, 495 = WRP 1999, 526 - Etiketten). Soweit die gestalterischen Elemente einer angemeldeten Marke lediglich die typischen Merkmale der in Rede stehenden Waren darstellen und keine über die
technische Gestaltung der Ware hinausgehenden Elemente aufweisen, ist das

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Zeichen im allgemeinen wegen der bloß beschreibenden Angabe ebensowenig
geeignet, die gekennzeichneten Waren von denjenigen anderer Herkunft zu
unterscheiden, wie einfachste geometrische Formen oder sonstige einfache
graphische Gestaltungselemente, die in der Werbung oder aber auch auf Warenverpackungen oder in sonst üblicher bloß ornamentaler, schmückender
Form verwendet werden (vgl. BGH GRUR 1999, 495 - Etiketten; GRUR 2000,
502, 503 - St. Pauli Girl; WRP 2000, 1290, 1291 - Likörflasche). Anders liegt
der Fall, wenn sich die Bildmarke nicht in der Darstellung von Merkmalen erschöpft, die für die Art der Ware typisch oder zur Erreichung einer technischen
Wirkung erforderlich sind, sondern darüber hinausgehende charakteristische
Elemente aufweist. In diesen Merkmalen wird der Verkehr häufig einen Hinweis
auf die betriebliche Herkunft sehen.

Besondere Eigenart und Originalität sind keine zwingenden Erfordernisse für das Vorliegen von Unterscheidungskraft und dürfen deshalb auch nicht
zum selbständigen Prüfungsmaßstab erhoben werden (vgl. BGH GRUR 2000,
722, 723 - LOGO; WRP 2000, 1290, 1292 - Likörflasche). Dies schließt es allerdings nicht aus, daß diese Merkmale - neben anderen - ein Indiz für die Eignung sein können, die konkret angemeldeten Waren eines bestimmten Anbieters von denen anderer zu unterscheiden (vgl. BGH, Beschl. v. 8.12.1999
- I ZB 2/97, GRUR 2000, 321, 322 = WRP 2000, 298 - Radio von hier; Beschl.
v. 8.12.1999 - I ZB 21/97, GRUR 2000, 323, 324 = WRP 2000, 300 - Partner
with the Best).

Wie bei jeder anderen Markenform, ist auch bei der dreidimensionalen,
die Ware selbst darstellenden Formmarke allein maßgebend, daß der angesprochene Verkehr - aus welchen Gründen auch immer - in dem angemeldeten
Zeichen einen Herkunftshinweis erblickt. Sonst würde durch erhöhte Anforde-

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rungen an die Unterscheidungskraft bei dreidimensionalen Marken die Möglichkeit eines sich ändernden Verkehrsverständnisses nach der gesetzlichen
Zulassung dieser Marken in einer durch die Markenrechtsrichtlinie nicht vorgesehenen Weise eingeschränkt.

b) Im vorliegenden Fall hat das Bundespatentgericht der angemeldeten
Marke die erforderliche Unterscheidungskraft auf der Grundlage der von ihm
getroffenen Feststellungen zu Recht abgesprochen. Es ist zu diesem Ergebnis
auch unter Berücksichtigung der nur geringen Anforderungen gelangt, die der
Senat auch bei dreidimensionalen Marken für geboten erachtet, so daß es vorliegend keiner Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften
bedarf.

Das Bundespatentgericht hat bei seiner Entscheidung beachtet, daß
- wie oben ausgeführt - die durch die technische Funktion bestimmten Gestaltungselemente außer Betracht bleiben müssen. Es hat dazu festgestellt, daß
die Gestaltungsmerkmale des als dreidimensionale Marke angemeldeten Uhren-Gehäuseträgers, in den der Uhrenkopf eingeklemmt wird, zu einem erheblichen Teil durch seine technische Funktion bedingt seien. So wirke der Trägerring zum einen als eine Art Sprengring, der die Uhr aufnehme. Der von der
Markeninhaberin als charakteristisch bezeichnete Spalt in diesem Ring, der
nach Einklemmen der Uhr als Ausnehmung beiderseits des Aufziehknopfes der
Uhr erscheine, sei als solcher ebenfalls durch die Sprengringfunktion, also rein
technisch bedingt, auch wenn er sich bei der zusammengesetzten Sachgesamtheit, die nicht Gegenstand der Marke sei, als interessante gestalterische
Variante darstelle. Der Boden des Trägers bzw. genauer die Ausnehmungen
zwischen ihnen dienten zum Teil zur Aufnahme des Uhrarmbandes. Die sonstigen Ausnehmungen und die Gestaltung ihrer Begrenzungslinien sowie die Lo-

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chungen in der Bodenplatte dürften ebenfalls überwiegend technisch bedingt
sein. Die Ausnehmungen und Lochungen erschienen technisch sinnvoll, um
einen unerwünschten Luftabschluß der Haut unter der Uhr beim Tragen und so
das Schwitzen und seine Folgen für den Träger der Uhr zu vermeiden. Sie mögen auch eine erwünschte Elastizität des Gehäuseträgers fördern. Soweit dies
nicht der Fall sein sollte, mögen sie jedenfalls durch Gründe der Materialersparnis gerechtfertigt werden. Diese Feststellungen liegen auf tatrichterlichem
Gebiet und sind in der Rechtsbeschwerdeinstanz mangels eines Rechtsfehlers
hinzunehmen.

Zu den nicht technisch bedingten Gestaltungselementen der IR-Marke,
die die Markeninhaberin in dem viereckigen, mit mittigen Einbuchtungen gestalteten Rahmen innerhalb der kreisrunden Umrandung, den symmetrischen
Lochungen und den Ausnehmungen sowie den abgeschrägten Ecken des
Rahmens sieht, hat das Bundespatentgericht festgestellt, daß ihnen kein herkunftshinweisendes Gewicht zukommt. Diese Annahme des Bundespatentgerichts beruht auf verfahrensfehlerfrei getroffenen Feststellungen und läßt einen
Rechtsfehler nicht erkennen.

Dem kann die Rechtsbeschwerde nicht mit Erfolg entgegenhalten, das
Bundespatentgericht sei von einem unzutreffenden rechtlichen Maßstab ausgegangen. Bei seiner Beurteilung hat das Bundespatentgericht zutreffend auf
die besonderen Verhältnisse auf dem in Rede stehenden Warengebiet abgestellt. Denn der Vergleich der tatsächlich vorhandenen Gestaltungsformen läßt
einen Schluß darauf zu, ob der Verkehr der Marke einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft beilegt (vgl. für eine Bildmarke BGH, Beschl. v. 10.4.1997
- I ZB 1/95, GRUR 1997, 527, 529 = WRP 1997, 755 - Autofelge). Entgegen
der Annahme der Rechtsbeschwerde hat das Bundespatentgericht eine her-

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kunftshinweisende Originalität der IR-Marke nicht gefordert. Es hat vielmehr
angenommen, daß keine strengen Anforderungen an die Unterscheidungskraft
zu stellen sind. Bei Anlegung des gebotenen großzügigen Maßstabs im Rahmen der Beurteilung der Unterscheidungskraft kommt den nicht technisch bedingten Gestaltungselementen, wie das Bundespatentgericht zu Recht angenommen hat, kein Hinweis auf die betriebliche Herkunft zu.

IV. Danach war die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin zurückzuweisen.

Erdmann

v. Ungern-Sternberg

Pokrant

Starck

Büscher