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								BUNDESGERICHTSHOF

								IM NAMEN DES VOLKES

								URTEIL

								X ZR 69/10


								Verkündet am:

								13. September 2011

								Anderer

								Justizangestellte

								als Urkundsbeamtin

								der Geschäftsstelle

								in dem Rechtsstreit


								Nachschlagewerk:


								ja


								BGHZ:


								nein


								BGHR:


								ja


								Diglycidverbindung

								PatG § 14

								Offenbart die Beschreibung eines Patents mehrere Möglichkeiten, wie eine bestimmte technische Wirkung erzielt werden kann, ist jedoch nur eine dieser

								Möglichkeiten in den Patentanspruch aufgenommen worden, kann eine Verletzung des Patents mit äquivalenten Mitteln nur dann angenommen werden,

								wenn sich die abgewandelte Lösung in ihren spezifischen Wirkungen mit der

								unter Schutz gestellten Lösung deckt und sich in ähnlicher Weise wie diese Lösung von der nur in der Beschreibung, nicht aber im Patentanspruch aufgezeigten Lösungsvariante unterscheidet.

								BGH, Urteil vom 13. September 2011 - X ZR 69/10 - OLG Frankfurt/Main

								LG Frankfurt/Main


								-2-


								Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 13. September 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof.

								Dr. Meier-Beck, die Richter Gröning, Dr. Bacher und Hoffmann sowie die Richterin Schuster

								für Recht erkannt:

								Auf die Revision der Beklagten wird das am 15. April 2010 verkündete Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main

								aufgehoben, soweit darin zu ihrem Nachteil erkannt worden ist.

								Die Anschlussrevision der Kläger wird zurückgewiesen.

								Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung

								und Entscheidung - auch über die Kosten des Revisionsverfahrens an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

								Von Rechts wegen


								Tatbestand:

								1


								Die Kläger nehmen die Beklagte aus einem Patentlizenzvertrag im Wege

								der Stufenklage auf Auskunft und Bucheinsicht sowie Zahlung der sich daraus

								ergebenden Lizenzgebühr in Anspruch.


								2


								Der Kläger zu 1 ist Inhaber des deutschen Patents 36 17 672 (Lizenzpatents), das am 26. Mai 1986 angemeldet worden ist und ein Verfahren zur

								Herstellung eines Reagenz, ein danach hergestelltes Reagenz sowie dessen


								-3-


								Verwendung zur Bindung von Polymeren und Mikroorganismen aus wässrigen

								Lösungen betrifft. Als Erfinder sind der Kläger zu 1 und der Kläger zu 2 benannt. Der Hinweis auf die Erteilung des Lizenzpatents ist am 17. Februar 2000

								veröffentlicht worden. Das Schutzrecht ist am 26. Mai 2006 durch Zeitablauf

								erloschen.

								3


								Die Patentansprüche 1, 8 und 9, auf die die übrigen Patentansprüche zurückbezogen sind, lauten:

								"1.


								Verfahren zur Herstellung eines Reagenz auf der Basis einer organischen

								oder Silica-Festphase zur Isolierung eines Polymers oder eines Mikroorganismus aus einer wässrigen Lösung in vitro und/oder ex vivo, dadurch gekennzeichnet, dass man

								(1)


								Silica durch Umsetzung mit einer epoxyhaltigen Silylverbindung oder

								einem mercaptogruppenhaltigen Silan sowie Oxypropyldiglycidäther

								silanisiert bzw. die organische Festphase durch Umsetzung mit einer

								Diglycidverbindung epoxidiert;


								(2)


								das erhaltene Produkt mit einem amino- und/oder carhoxylhaltigen

								Monomer, Oligomer oder Polymer umsetzt und


								(3)


								das erhaltene Reaktionsprodukt mit einer Polycarbonsäure oder

								einem Derivat derselben, das in die freie Säure überführt werden

								kann, umsetzt.


								…


								8.


								Reagenz zum Zwecke der Isolation eines Polymers oder eines Mikroorganismus aus einer wässrigen Lösung in vitro oder ex vivo, herstellbar nach

								einem der Verfahren gemäß den Ansprüchen 1 bis 7.


								9.


								Verwendung des Reagenz gemäß Anspruch 8 zur Eliminierung von Biopolymeren oder Mikroorganismen aus einer wässrigen Lösung durch Adsorption an dieses Reagenz."


								-4-


								4


								Mit Vertrag vom 15. Dezember 1987 erteilten die Kläger der Beklagten

								eine ausschließliche Lizenz an dem Gegenstand des Schutzrechts. Die Beklagte verpflichtete sich in dem Vertrag zur Zahlung einer vom Nettoverkaufserlös

								abhängigen Lizenzgebühr.


								5


								Die Kläger machen geltend, die Beklagte mache von dem patentgemäßen

								Verfahren bei der Herstellung des Produkts D.

								wortsinngemäß, jedenfalls aber äquivalent Gebrauch.


								6


								Das Landgericht hat die Beklagte ohne Beweisaufnahme durch Teilurteil

								antragsgemäß zur Erteilung der begehrten Auskunft sowie zur Gestattung der

								Bucheinsicht durch einen vereidigten Buchprüfer verurteilt. Der Tenor des erstinstanzlichen Urteils lautet hinsichtlich der Verurteilung zur Auskunft wie folgt:

								"Die Beklagte wird verurteilt, den Klägern Auskunft darüber zu erteilen, welche Nettoverkaufserlöse sie in den Jahren 1988 bis 6. November 2002 mit Reagenzien

								zum Zwecke der Isolation eines Polymers oder eines Mikroorganismus ex-vivo erzielt hat, die nach einem der Verfahren gemäß den Ansprüchen 1 bis 7 des Patents DE 36 17 672 herstellbar waren und/oder hergestellt worden sind."


								7


								Das Berufungsgericht hat die Berufung der Beklagten nach Einholung

								eines Sachverständigengutachtens mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass die

								Verurteilung zur Auskunfterteilung wie folgt ergänzt wird:

								"wobei als Vorprodukt eine organische Festphase eingesetzt worden ist, die den

								Stoff


								E.


								[enthält],


								insbesondere,


								welche


								Netto-


								verkaufserlöse sie in den Jahren 1988 bis 6. November 2002 mit dem Produkt

								D. erzielt hat."


								8


								Die Anschlussberufung der Kläger, die auf eine Verurteilung auch hinsichtlich des weiteren Zeitraums bis zum Erlöschen des Lizenzpatents gerichtet war,

								hat das Berufungsgericht als unzulässig verworfen.


								-5-


								9


								Gegen das Berufungsurteil richten sich die Beklagte mit der vom Senat

								zugelassenen Revision und die Kläger, deren Nichtzulassungsbeschwerde der

								Senat zurückgewiesen hat, mit der Anschlussrevision. Beide Parteien verfolgen

								ihr zweitinstanzliches Begehren in vollem Umfang weiter.


								Entscheidungsgründe:

								10


								Die Revision der Beklagten hat Erfolg und führt zur Zurückverweisung der

								Sache an das Berufungsgericht. Die Anschlussrevision der Kläger ist unbegründet.

								I.


								11


								Das Lizenzpatent betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Rea-


								genz, ein nach diesem Verfahren hergestelltes Reagenz sowie dessen Verwendung zur Bindung von Polymeren und Mikroorganismen aus wässrigen Lösungen.


								12


								1.


								Materialien, mit denen Biopolymere oder Mikroorganismen aus einer


								Lösung isoliert werden können, finden nach den Ausführungen in der Lizenzpatentschrift nicht nur in der biochemischen und medizinischen Forschung,

								sondern auch in der medizinischen Therapie Anwendung, zum Beispiel bei

								extrakorporalen Immunperfusionsverfahren, bei denen arzneimittelresistente

								Krankheitserreger aus menschlichem Plasma entfernt werden. Dieser Einsatzzweck stellt hohe Anforderungen an die Qualität des Materials. Dieses muss

								möglichst selektiv wirken und eine hohe Bindungskapazität aufweisen. Ferner

								darf es keine toxischen Wirkungen zeitigen und keine unerwünschten physiologischen Schutzmechanismen auslösen.


								-6-


								13


								In der Lizenzpatentschrift wird ausgeführt, Festphasen auf der Basis von

								Silica seien für Trenn- und Extraktionszwecke in vitro geeignet, aber für die Anwendung in einem extrakorporalen Perfusionssystem nicht verwendbar, weil

								durch Silanolgruppen das Gerinnungssystem, das Complementsystem und

								Blutplättchen aktiviert würden. Versuche, die Thrombogenität durch kovalente

								Bindung von Heparin oder ähnlichen Substanzen zu beseitigen, hätten nur zu

								unzureichenden Erfolgen geführt.


								14


								Das Lizenzpatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische Problem,

								ein Verfahren zur Herstellung eines Materials zur Verfügung zu stellen, das die

								vorteilhaften Eigenschaften von Silica mit den spezifischen Bindungseigenschaften von Heparin verbindet und nicht thrombogen ist.


								15


								2.


								Zur Lösung des Problems schlägt das Lizenzpatent in Patent-


								anspruch 1 ein Verfahren vor, bei dem wahlweise eine Silica-Festphase oder

								eine organische Festphase in bestimmter Weise verarbeitet wird. Für die im

								vorliegenden Zusammenhang allein interessierenden organischen Festphasen

								weist das patentgemäße Verfahren folgende Merkmale auf:

								1.


								Das Verfahren dient der Herstellung eines Reagenz

								a)


								auf der Basis einer organischen Festphase


								b)


								zur Isolierung eines Polymers oder eines Mikroorganismus


								c)


								aus einer wässrigen Lösung in vitro und/oder ex vivo.


								2.


								[Betrifft nur Reagenzien auf Basis einer Silica-Festphase]


								3.


								Die organische Festphase

								a)


								wird epoxidiert,


								b)


								und zwar durch Umsetzung mit einer Diglycidverbindung.


								-7-


								4.


								Das erhaltene Produkt wird mit einem amino- und/oder carhoxylhaltigen Monomer, Oligomer oder Polymer umgesetzt.


								5.


								Das erhaltene Reaktionsprodukt wird mit einer Polycarbonsäure

								oder einem Derivat derselben, das in die freie Säure überführt

								werden kann, umgesetzt.


								16


								Patentanspruch 8 des Lizenzpatents betrifft ein Reagenz, das nach diesem Verfahren hergestellt werden kann, Patentanspruch 9 die Verwendung

								eines solchen Reagenz zur Eliminierung von Biopolymeren oder Mikroorganismen aus einer wässrigen Lösung durch Adsorption.


								17


								3.


								Das patentgemäße Verfahren besteht aus drei Schritten, die in den


								Merkmalen 3, 4 und 5 definiert sind.

								18


								a)


								In dem in Merkmal 3 a definierten Verfahrensschritt wird die organi-


								sche Festphase epoxidiert, d.h. mit einer Epoxidgruppe versehen. Eine Epoxidgruppe besteht aus einem Ring aus zwei Kohlenstoffatomen und einem Sauerstoffatom. Sie ist in hohem Maße reaktionsfähig und erleichtert deshalb die Anbindung weiterer Moleküle.


								19


								Gemäß Merkmal 3 b erfolgt die Epoxidierung mittels einer Diglycidverbindung. Dies ist eine Verbindung mit zwei Glycidgruppen. Eine Glycidgruppe

								(auch als Glycidylgruppe bezeichnet) besteht aus einer Epoxidgruppe und je

								einem weiteren Kohlenstoff- und Sauerstoffatom:


								-8-


								20


								Eine dieser Glycidgruppen wird bei dem Verfahrensschritt gemäß Merkmal 3 dafür genutzt, die Verbindung an die organische Festphase anzukoppeln.

								Die zweite Glycidgruppe bleibt erhalten und steht für die Anbindung weiterer

								Verbindungen zur Verfügung.


								21


								b)


								In dem in Merkmal 4 definierten Verfahrensschritt wird ein Stoff, der


								eine Aminogruppe (Stickstoff) oder eine Carboxylgruppe (COOH) enthält, an die

								verbleibende Glycidgruppe angekoppelt.

								22


								c)


								In dem in Merkmal 5 definierten Verfahrensschritt wird an die Amino-


								bzw. Carboxylgruppe eine Polycarbonsäure, d.h. eine Verbindung mit mehreren

								Carboxylgruppen angekoppelt. Diese Verbindung hat die Funktion des Liganden, also des Stoffs, an den der zu isolierende Stoff angebunden wird. Als geeignete Polycarbonsäure wird in Ausführungsbeispiel 9 der Lizenzpatentschrift

								unter anderem Heparin genannt.

								23


								d)


								Die patentgemäße Abfolge der drei Verfahrensschritte bewirkt, dass


								der Ligand nicht unmittelbar an die Glycidgruppe angekoppelt wird, sondern die

								in Merkmal 4 beschriebene Amino- oder Carboxylgruppe als Verbindung zwischen diesen beiden Komponenten dient. Dies führt nach den insoweit nicht

								angefochtenen Feststellungen des Berufungsgerichts zu einer Verbesserung

								der Blutverträglichkeit.

								24


								II.


								Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie


								folgt begründet:


								-9-


								25


								Bei der Herstellung des Produktes D. werde nicht nur von den unstreitig

								verwirklichten Merkmalen 1, 4 und 5 Gebrauch gemacht, sondern auch von

								Merkmal 3. Dieses sei zwar nicht wortsinngemäß, wohl aber äquivalent verwirklicht.


								26


								Für die Bestimmung des Sinngehalts des dreistufigen Verfahrens gemäß

								Patentanspruch 1 ließen sich aus der Beschreibung der Lizenzpatentschrift zuverlässige Kriterien nicht entnehmen. Die Beschreibung sei unverändert aus der

								Offenlegungsschrift übernommen, die jedoch das in Rede stehende Verfahren

								noch nicht vorgeschlagen habe. Der Sinngehalt von Patentanspruch 1 lasse

								sich nur aus sich selbst heraus bestimmen.


								27


								Nach den fundierten Feststellungen des gerichtlichen Sachverständigen

								sei für den Durchschnittsfachmann, einen Diplomchemiker mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Herstellung und Anwendung von Produkten für die Chromatographie oder Biotechnologie, neu und überraschend, dass die Aktivierung

								durch die eingeführte Epoxidgruppe nicht direkt zur Kopplung des biospezifischen Affinitätsliganden genutzt werde, sondern die endgültige Anbindung des

								biospezifischen Liganden erst in einem dritten Schritt durch Umsetzung des

								bevorzugt mit N-Ethoxycarbonyl-2-Ethoxy-1,2-Dihydrochinolin (EDDQ) aktivierten Substrats erfolge. Diese Aktivierungsmaßnahmen führten zu der vom Lizenzpatent angestrebten unspezifischen Bindung von Begleitproteinen aus dem

								Plasma und damit zu einer Verbesserung der Blutverträglichkeit. Dem Verfahrensschritt 3 komme demgegenüber nur die Funktion zu, in einem ersten Schritt

								eine freie reaktive Glycidgruppe an der Festphase zur Verfügung zu stellen, an

								die in einem zweiten Schritt das aminohaltige Monomer angekuppelt werde. Die

								Verwendung der Diglycidverbindung gemäß Merkmal 3 habe keine weitergehenden Auswirkungen auf die Qualität des Produkts.


								- 10 -


								28


								Bei der Herstellung des Produkts D.


								werde Merkmal 3 nicht wortsinn-


								gemäß verwirklicht. Es werde eine organische Festphase eingesetzt, die dem

								Stoff


								E.


								entspreche.


								Bei


								dessen


								Her-


								stellung erfolge die Epoxidierung nicht durch Umsetzung mit einer Diglicydverbindung, sondern durch Copolymerisation von Verbindungen, die nur eine Glycidgruppe pro Reagenzmolekül enthielten. Damit werde Merkmal 3 aber äquivalent verwirklicht. Beim Einbau einer freien Glycidgruppe in die Festphase durch

								Copolymerisation würden keine anderen Wirkungen erzielt als bei der patentgemäßen Lösung, bei der eine Glycidgruppe der Diglycidverbindung an die

								Festphase angekoppelt werde, während die andere Glycidgruppe frei bleibe

								und zur Anbindung der Aminogruppe zur Verfügung gestellt werde. Die Verwendung einer Festphase mit einer freien Glycidgruppe sei nach den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen für den Fachmann

								naheliegend gewesen. Die Herstellung aktivierter Träger auf der Basis eines

								hydroxylhaltigen Trägers sei jedem Fachmann vertraut. Es sei daher nur eine

								Frage der Verfügbarkeit oder der Kosten des Grundmaterials, ob der Fachmann

								eine Umsetzung mit einer Diglycidverbindung durchführe oder auf eine Festphase mit bereits vorhandener reaktiver Glycidgruppe zurückgreife. Die Überlegungen, die der Fachmann habe anstellen müssen, um zu der zuletzt genannten Lösung zu gelangen, seien derart am Sinngehalt der im Lizenzpatent unter

								Schutz gestellten technischen Lehre orientiert, dass der Fachmann die abweichende Ausführung als der gegenständlichen Lösung gleichwertige in Betracht

								ziehe. Die technische Funktion des Merkmals 3 erschöpfe sich in der Befestigung der Aminogruppe an der Festphase. Der für die Erfindung wesentliche

								Schritt gemäß Merkmal 4 bestehe darin, dass die endgültige Anbindung des

								biospezifischen Liganden erst in einem dritten Schritt erfolge.

								III.

								29


								Gegen diese Beurteilung wendet sich die Revision mit Erfolg.


								- 11 -


								30


								1.


								Zu Unrecht rügt die Revision allerdings, das Berufungsgericht habe


								die Funktion eines gerichtlichen Sachverständigen im Patentverletzungsprozess

								verkannt und die Ansichten des im Streitfall beauftragten Sachverständigen ohne eigenständige Überprüfung des Auslegungsergebnisses sowie der zu Grunde gelegten rechtlichen Maßstäbe übernommen.

								31


								Das Berufungsgericht hat die Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen sowohl im Ergebnis als auch in der Begründung weitgehend übernommen. Hieraus kann entgegen der Auffassung der Revision nicht abgeleitet

								werden, dass es von einer eigenen Überprüfung und Beurteilung abgesehen

								hat. Das Berufungsgericht hat im angefochtenen Urteil die wesentlichen Gründe, die zu einer Bejahung der Äquivalenz geführt haben, im Einzelnen dargelegt. Diese Ausführungen enthalten keine Hinweise darauf, dass sich das Berufungsgericht an die Ausführungen des Sachverständigen gebunden gefühlt hat.

								Die angeführten Argumente belegen vielmehr, dass das Berufungsgericht die

								maßgeblichen Rechtsfragen eigenständig beurteilt und die Angaben des gerichtlichen Sachverständigen zu den technischen Grundlagen nicht ungeprüft

								übernommen hat.


								32


								2.


								Die Revision rügt, das Berufungsgericht habe bei der Auslegung des


								Lizenzpatents nicht auf den Sinngehalt der Patentansprüche, sondern auf einen

								allgemeinen Erfindungsgedanken abgestellt.

								33


								Diese Rüge greift im Ergebnis durch.


								34


								a)


								Zu Unrecht macht die Revision allerdings geltend, die vom Beru-


								fungsgericht zu Grunde gelegte Auffassung führe dazu, dass Merkmal 3 vollständig aufgegeben werde. Die beiden Teilmerkmale 3 a und 3 b werden nach

								den Feststellungen des Berufungsgerichts vielmehr durch andere Mittel ersetzt.


								- 12 -


								35


								Nach den insoweit nicht angefochtenen Feststellungen des Berufungsgerichts wird die organische Festphase auch bei der in Streit stehenden Ausführungsform expoxidiert, wie dies in Merkmal 3 a vorgesehen ist. An die Stelle

								der in Merkmal 3 b vorgesehenen Umsetzung mit einer Diglycidverbindung tritt

								bei der in Streit stehenden Ausführungsform die Einbringung von Epoxidgruppen durch Copolymerisation. Dies unterscheidet sich vom wortsinngemäßen

								Verfahren zum einen dadurch, dass keine Diglycidverbindung eingesetzt wird,

								zum anderen dadurch, dass die Epoxidgruppen nicht erst im Wege der Umsetzung auf eine zuvor erstellte Festphase, sondern schon bei der Herstellung der

								Festphase in diese eingebracht werden. Beides hat das Berufungsgericht zutreffend nicht als Wegfall des Merkmals 3 b, sondern als Ersetzung dieses

								Merkmals durch andere Mittel angesehen.


								36


								b)


								Die Revision macht geltend, das Berufungsgericht habe bei der Prü-


								fung, ob diese Mittel gleichwirkend sind, fehlerhaft nicht auf die Wirkung der im

								Patentanspruch vorgesehenen Mittel im Kontext der Erfindung, sondern lediglich auf die Einzelfunktion des Merkmals 3 abgestellt.

								37


								Auch diese Rüge ist unbegründet.


								38


								(1)


								Das Berufungsgericht hat die erfindungsgemäße Wirkung des in


								Merkmal 3 vorgesehenen Verfahrensschrittes darin gesehen, dass eine freie

								reaktive Glycidgruppe an der Festphase zur Verfügung gestellt werde, an die im

								nächsten Schritt ein aminohaltiges Monomer angekuppelt werde. Dass auch die

								Anbindung an die Festphase mittels einer Glycidgruppe erfolge und deshalb

								eine Diglycidverbindung zum Einsatz komme, habe keine weitergehenden

								Auswirkungen auf die Qualität des verfahrensgemäß hergestellten Produkts.

								39


								Damit hat das Berufungsgericht im Ansatz zutreffend darauf abgestellt,

								welche Wirkungen der patentgemäßen Umsetzung mit einer Diglycidverbindung


								- 13 -


								im Kontext der Erfindung zukommen. Dass der Einsatz von Glycidgruppen zur

								Anbindung an die Festphase darüber hinaus noch andere Wirkungen hat, ist für

								die Frage der Gleichwirkung unerheblich, sofern diesen Wirkungen im Kontext

								der erfindungsgemäßen Lehre keine Bedeutung zukommt.

								40


								(2)


								Das Berufungsgericht ist nach Befragung des gerichtlichen Sachver-


								ständigen zu dem Ergebnis gelangt, dass die Epoxidierung durch Umsetzung

								mit einer Diglycidverbindung im Kontext der Erfindung keine weiteren Vorteile

								habe. Die gegen diese tatrichterliche Würdigung erhobenen Revisionsrügen hat

								der Senat geprüft und für nicht durchgreifend erachtet. Von einer näheren Begründung wird insoweit abgesehen (§ 564 Satz 1 ZPO).

								41


								c)


								Die Revision macht geltend, das Berufungsgericht habe den Grund-


								satz unberücksichtigt gelassen, dass Äquivalenz zu verneinen ist, wenn sich

								das Patent bei objektiver Betrachtung auf eine engere Anspruchsfassung beschränkt, als dies vom technischen Gehalt der Erfindung geboten wäre.

								42


								Diese Rüge ist begründet.


								43


								Das Berufungsgericht hat für die Frage, ob die Überlegungen, die der

								Fachmann anstellen musste, um zu der abgewandelten Lösung zu gelangen,

								am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten technischen Lehre orientiert sind, darauf abgestellt, dass sich die technische Funktion des

								Merkmals 3 in der Befestigung der Aminogruppe an der Festphase beschränke,

								während der für die Erfindung wesentliche Schritt darin bestehe, die endgültige

								Anbindung des biospezifischen Liganden erst nach einem Zwischenschritt vorzunehmen. Damit hat es allein den technischen Sinngehalt der Erfindung berücksichtigt und sich nicht mit dem Umstand befasst, dass der Patentanspruch

								den in der Beschreibung des Lizenzpatents aufgezeigten technischen Gehalt

								der Erfindung insoweit nicht vollständig ausschöpft.


								- 14 -


								44


								Nach der Rechtsprechung des Senats ist, wenn das Patent bei objektiver

								Betrachtung hinter dem weiter gehenden technischen Gehalt der Erfindung zurückbleibt, der Schutz auf das zu beschränken, was noch mit dem Sinngehalt

								seiner Patentansprüche in Beziehung zu setzen ist (BGH, Urteil vom 12. März

								2002 - X ZR 135/01, GRUR 2002, 519, 523 - Schneidmesser II). Der Senat hat

								dies in einer nach dem angefochtenen Urteil ergangenen Entscheidung dahin

								präzisiert, dass eine Ausführungsform aus dem Schutzbereich des Patents

								ausgeschlossen ist, wenn sie zwar offenbart oder für den Fachmann jedenfalls

								auffindbar ist, der Leser der Patentschrift aber annehmen muss, dass sie - aus

								welchen Gründen auch immer - nicht unter Schutz gestellt werden sollte, und

								dass eine Patentverletzung mit äquivalenten Mitteln in der Regel zu verneinen

								ist, wenn die Beschreibung mehrere Möglichkeiten offenbart, wie eine bestimmte technische Wirkung erzielt werden kann, jedoch nur eine dieser Möglichkeiten in den Patentanspruch aufgenommen worden ist (BGH, Urteil vom

								10. Mai 2011 - X ZR 16/09, GRUR 2011, 701 Rn. 35 f. - Okklusionsvorrichtung).


								45


								In der Beschreibung des Lizenzpatents wird im Zusammenhang mit Ausführungsbeispiel 9 dargelegt, alternativ zu der in diesem Beispiel beschriebenen

								Umsetzung einer organischen Festphase mit der Diglycidverbindung Oxypropyldiglycidether könne an eine amino- oder merkaptoderivatisierte Festphase, zum

								Beispiel ein Copolymer aus Äthylenglykol, Glycidmethacrylat und Erythroldimethylacrylat, die Polykarbonsäure gemäß den vorangegangenen Beispielen

								1 und 5 kovalent gebunden werden. Das Landgericht hat daraus die Anregung

								entnommen, eine organische Festphase einzusetzen, in die Epoxid-Gruppen

								bereits im Wege der Copolymerisation eingearbeitet worden sind, so dass die in

								Merkmal 3 vorgesehene Umsetzung mit einer Diglycidverbindung entbehrlich

								ist. Das Berufungsgericht hat sich mit diesem Gesichtspunkt nicht befasst. Bei

								zutreffender Beurteilung hätte es ihn aufgreifen und zu der Schlussfolgerung

								gelangen müssen, dass die in Ausführungsbeispiel 9 aufgezeigte Bandbreite in


								- 15 -


								der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 gerade nicht in vollem Umfang aufgegriffen worden ist. Anders als das Landgericht gemeint hat, ist aus dem Umstand, dass in der Beschreibung zwei mögliche Wege zur Herstellung einer mit

								Epoxidgruppen versehenen organische Festphase aufgezeigt werden, in Patentanspruch 1 aber nur einer dieser Wege unter Schutz gestellt wird, zu folgern, dass der Schutz auf diese Variante beschränkt ist. Dies schließt nicht aus,

								dass die Verwirklichung mit abgewandelten Mitteln als gleichwertig anzusehen

								ist, sofern die Überlegungen, die erforderlich sind, um zu der abgewandelten

								Lösung zu gelangen, am Sinngehalt des Patentanspruchs orientiert sind. Der

								Sinngehalt von Patentanspruch 1 ist im Streitfall jedoch auf eine spezielle Art

								der Epoxidierung beschränkt, obwohl in der Beschreibung des Lizenzpatents

								andere Methoden aufgezeigt und als gleichermaßen geeignet eingestuft werden.

								46


								Vor diesem Hintergrund steht es mit dem eingangs aufgezeigten Grundsatz nicht in Einklang, eine abgewandelte Lösung schon dann als gleichwertig

								anzusehen, wenn sie zur Lösung des der Erfindung zu Grunde liegenden technischen Problems in gleicher Weise geeignet ist. Erforderlich wäre vielmehr,

								dass sich die abgewandelte Lösung in ihren spezifischen Wirkungen mit der

								unter Schutz gestellten Lösung deckt und sich in ähnlicher Weise wie diese Lösung von der nur in der Beschreibung, nicht aber im Patentanspruch aufgezeigten Lösungsvariante unterscheidet. Aus den vom Berufungsgericht getroffenen

								Feststellungen ergibt sich nicht, dass diese Voraussetzung im Streitfall erfüllt

								ist.


								47


								3.


								Die angefochtene Entscheidung stellt sich nicht aus anderen Grün-


								den als zutreffend dar.

								48


								Die Kläger haben in den Tatsacheninstanzen geltend gemacht, der Begriff

								"Diglycid" könne nach dem Sprachgebrauch der Lizenzpatentschrift nicht dahin


								- 16 -


								verstanden werden, dass eine so bezeichnete Substanz stets zwei Epoxidgruppen enthalten müsse. Dieser Auffassung hat sich weder das Landgericht noch

								das Berufungsgericht angeschlossen. Die Kläger haben keine Rechtsfehler

								aufgezeigt, die dieser Beurteilung entgegenstehen.

								49


								Entgegen der Auffassung der Kläger stellt es keinen Verfahrensfehler dar,

								dass das Berufungsgericht den gerichtlichen Sachverständigen zu diesem

								Thema nicht mündlich befragt hat. Der gerichtliche Sachverständige hat die

								Frage in seinem schriftlichen Gutachten (Seite 7 unter 2) behandelt und eine

								wortsinngemäße Verwirklichung von Merkmal 3 b mit der Begründung verneint,

								die bei der Herstellung von D.


								verwendeten Reagenzien enthielten nur eine


								Glycidgruppe pro Reagenzmolekül. Das Berufungsgericht war nicht gehalten,

								den Sachverständigen hierzu von Amts wegen ergänzend mündlich zu befragen. Dass es den Klägern verwehrt hat, dem Sachverständigen zu diesem

								Thema Fragen zu stellen, ist weder gerügt noch sonst ersichtlich.

								50


								4.


								Der Senat kann nicht gemäß § 563 Abs. 3 ZPO in der Sache selbst


								entscheiden.

								51


								Auf der Grundlage der vom Berufungsgericht getroffenen tatsächlichen

								Feststellungen wäre die Klage abzuweisen. Auf der Grundlage dieser Feststellungen ist das Merkmal 3 b weder wortsinngemäß noch äquivalent verwirklicht.

								Der Senat kann aber nicht ausschließen, dass das Berufungsgericht bei vollständig zutreffender rechtlicher Beurteilung zu zusätzlichen Feststellungen gelangt wäre, aus denen sich eine äquivalente Verwirklichung dieses Merkmals

								ergibt.


								52


								Nach der Rechtsprechung des Senats ist ein Rechtsstreit nur dann zur

								erstmaligen Prüfung einer äquivalenten Verletzung an das Berufungsgericht

								zurückzuverweisen, wenn der Kläger in der Revisionsinstanz aufzeigt, inwiefern


								- 17 -


								im wiedereröffneten Berufungsrechtszug tatsächliche Feststellungen zu erwarten sind, aus denen sich ergibt, dass die angegriffene Ausführungsform nach

								ihrer gegebenenfalls durch ergänzenden Tatsachenvortrag zu erläuternden tatsächlichen Ausgestaltung die Voraussetzungen der Äquivalenz erfüllt (BGH,

								Urteil vom 14. Dezember 2010 - X ZR 193/03, GRUR 2011, 313 Rn. 40 f.

								- Crimpwerkzeug IV). Dieser Grundsatz greift auch - und erst recht -, wenn das

								Berufungsgericht sich bereits mit der Frage der Äquivalenz befasst, diese aber

								unzutreffend beurteilt hat.

								53


								Im Streitfall haben die Kläger hinreichend konkret aufgezeigt, dass weitere

								tatsächliche Feststellungen zu der Frage in Betracht kommen, ob die Verwendung von E.


								zu den in Ausführungsbeispiel 9 der Lizenzpatentschrift auf-


								gezeigten Verfahren gehört und deshalb grundsätzlich nicht als äquivalente

								Verwirklichung von Merkmal 3 b angesehen werden kann oder ob der Einsatz

								dieses Materials einen dritten Weg darstellt, der weder unter den Wortsinn von

								Patentanspruch 1 noch unter die in Ausführungsbeispiel 9 geschilderte Vorgehensweise fällt. Auch im zuletzt genannten Fall wäre eine äquivalente Verwirklichung von Merkmal 3 b zu verneinen, wenn der Einsatz von E.


								in seinen


								für die Erfindung relevanten Wirkungen im Wesentlichen gleich zu beurteilen

								wäre wie die in Ausführungsbeispiel 9 beschriebenen Verfahrensweisen. Äquivalenz käme aber in Betracht, wenn diese Wirkungen im Wesentlichen denjenigen glichen, die bei der Umsetzung mit einer Diglycidverbindung eintreten, so

								dass sich der von der Beklagten beschrittene Weg in ähnlicher Weise von dem

								in Ausführungsbeispiel 9 beschriebenen Verfahren unterschiede wie der in Patentanspruch 1 beanspruchte Weg.

								54


								Den Klägern ist es aufgrund ihres bisherigen Vortrages nicht verwehrt, auf

								eine Aufklärung dieser Frage hinzuwirken. Sie haben zwar in den Vorinstanzen

								und noch in ihrer Erwiderung auf die Nichtzulassungsbeschwerde der Beklagten geltend gemacht, den Darlegungen zu Ausführungsbeispiel 9 seien An-


								- 18 -


								haltspunkte dafür zu entnehmen, das im Patent beanspruchte Verfahren in

								Richtung auf den von der Beklagten eingeschlagenen Weg abzuwandeln. Diese

								Ausführungen beruhen aber auf der auch dem Urteil des Landgerichts zugrundeliegenden Prämisse, dass die in Ausführungsbeispiel 9 beschriebenen Verfahren grundsätzlich als äquivalente Verwirklichung von Merkmal 3 b anzusehen sind. Vor diesem Hintergrund hatten die Kläger keinen Anlass, auf Unterschiede zwischen diesen Verfahren und der Vorgehensweise bei der Herstellung von D.


								hinzuweisen. Derartige Unterschiede werden, wie die Kläger in


								der mündlichen Verhandlung vor dem Senat zutreffend aufgezeigt haben, im

								Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen (Seite 11/12) angesprochen. Ob

								sie im vorliegenden Zusammenhang relevant sind und ob sie im Ergebnis dazu

								führen, dass der von der Beklagten beschrittene Weg in den Schutzbereich des

								Lizenzpatents fällt, wird das Berufungsgericht auf entsprechenden Vortrag der

								Parteien hin zu klären haben.

								55


								IV.


								Die Anschlussrevision ist unbegründet. Das Berufungsgericht hat die


								Anschlussberufung der Kläger zu Recht als unzulässig verworfen.

								56


								1.


								Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass die Zulässigkeit


								der Anschlussberufung nach dem Prozessrecht in der Fassung zu beurteilen

								ist, die für die Beurteilung der Zulässigkeit der Berufung maßgeblich ist, und

								dass die danach maßgebliche Frist von einem Monat ab Zustellung der Berufungsbegründung gemäß § 524 Abs. 2 Satz 2 ZPO in der bis zum 31. August

								2004 geltenden Fassung auch für eine Klageerweiterung im Sinne von § 264

								Nr. 2 ZPO gilt. Beides steht in Einklang mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (zur anwendbaren Gesetzesfassung: BGH, Urteil vom 24. Oktober

								2007 - IV ZR 12/07, NJW-RR 2008, 221 Rn. 12; zur Anwendbarkeit im Falle der

								Klageerweiterung: BGH, Urteil vom 12. März 2009 - VII ZR 26/06, NJW 2009,

								1870 Rn. 22) und wird von der Anschlussrevision nicht angegriffen.


								- 19 -


								57


								2.


								Die Anschlussrevision macht geltend, nach dem Grundsatz der inter-


								essengerechten Auslegung sei bereits der erstinstanzliche Klageantrag dahin

								auszulegen gewesen, dass Auskunft und Bucheinsicht für den gesamten Zeitraum verlangt werde, für den die Rechtsordnung dies zulasse.

								58


								Diese Argumentation verfängt nicht.


								59


								Die Kläger haben die der ersten Klagestufe zu Grunde liegenden Ansprüche ursprünglich für den Zeitraum von 1988 bis 2001 geltend gemacht. In der

								Klageschrift, die vom 13. Dezember 2001 datiert, haben sie nicht näher ausgeführt, weshalb sie diese zeitliche Beschränkung vorgenommen haben. In einem

								nachgelassenen Schriftsatz vom 16. Dezember 2002 haben sie - wiederum ohne Angabe von Gründen - als Endtermin den 6. November 2002 benannt. Dies

								ist der Tag der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht.


								60


								In zweiter Instanz haben die Kläger innerhalb der bis zum 29. März 2004

								gesetzten Frist zur Berufungserwiderung mit Schriftsatz vom 22. März 2004 nur

								Zurückweisung der Berufung beantragt. In einer am 21. April 2004 eingereichten "endgültigen" Fassung der Berufungserwiderung haben sie beantragt, die

								Berufung mit der Maßgabe zurückzuweisen, dass der Urteilstenor neu gefasst

								wird. Auch nach dieser Fassung beziehen sich die zu titulierenden Pflichten auf

								den Zeitraum von 1988 bis 6. November 2002.


								61


								Vor diesem Hintergrund kann nicht angenommen werden, dass die Kläger

								die ihnen zustehenden Ansprüche in Wahrheit für den nach der Rechtsordnung

								maximal möglichen Zeitraum geltend machen wollten.


								62


								Nach dem - nach der erstinstanzlichen Entscheidung im vorliegenden

								Rechtsstreit ergangenen - Urteil des Senats vom 4. Mai 2004 (X ZR 234/02,

								BGHZ 159, 66, 70 - Taxameter) kann der Patentinhaber im Falle einer Verlet-


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								zung seines Schutzrechts Auskunftsansprüche auch für die Zeit nach der letzten mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz geltend machen. Wenn

								die Kläger dieses Ziel hätten verfolgen wollen, hätte es einer Befristung nicht

								bedurft. Durch eine dennoch vorgenommene Befristung auf einen Zeitpunkt, der

								jedenfalls nicht nach dem Ende der mündlichen Verhandlung lag, gaben die

								Kläger zu erkennen, dass sie dieses Maximalziel - mit dessen Erreichbarkeit vor

								Veröffentlichung der Taxameter-Entscheidung nicht sicher zu rechnen war nicht anstreben wollten. Anhaltspunkte, die eine abweichende Auslegung rechtfertigen könnten, sind weder aufgezeigt noch sonst ersichtlich. Insbesondere

								fehlt es an einem entsprechenden Hinweis in der Klagebegründung.

								63


								Aus der in erster Instanz vorgenommenen Anpassung an den Tag der

								letzten mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht kann nicht gefolgert werden, dass die Kläger den Auskunftsanspruch unabhängig vom konkreten Datum

								für den Zeitraum jedenfalls bis zur letzten mündlichen Verhandlung in allen Tatsacheninstanzen geltend machen wollten. Auch für eine Auslegung in diesem

								Sinne hätte es näherer Anhaltspunkte in der Klagebegründung bedurft, die gerade nicht vorliegen. Unabhängig davon hätte es bei einem entsprechenden

								Klagebegehren nahegelegen, in der Berufungserwiderung, spätestens aber im

								Schriftsatz vom 21. April 2004, mit dem die Anträge neu gefasst wurden, eine


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								Anpassung vorzunehmen. Dass zu diesem Zeitpunkt noch nicht absehbar war,

								wann die letzte mündliche Verhandlung stattfinden würde, führt zu keiner anderen Beurteilung. Die Kläger haben sich von diesem Umstand auch in erster Instanz nicht davon abhalten lassen, schon in der Klageschrift ein konkretes Enddatum zu nennen. Hätten sie damit tatsächlich den Zeitraum bis zur letzten

								mündlichen Verhandlung gemeint, hätte es nahegelegen, auch in der Berufungserwiderung einen entsprechend angepassten voraussichtlichen Endtermin

								anzugeben.

								Meier-Beck


								Gröning

								Hoffmann


								Bacher

								Schuster


								Vorinstanzen:

								LG Frankfurt/Main, Entscheidung vom 21.05.2003 - 2-6 O 192/02 OLG Frankfurt/Main, Entscheidung vom 15.04.2010 - 6 U 131/03 -