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								BUNDESGERICHTSHOF

								IM NAMEN DES VOLKES

								URTEIL

								X ZR 215/00


								in dem Rechtsstreit

								Nachschlagwerk:

								BGHZ:

								BGHR:


								Verkündet am:

								6. Februar 2002

								Wermes

								Justizhauptsekretär

								als Urkundsbeamter

								der Geschäftsstelle


								ja

								nein

								ja

								Drahtinjektionseinrichtung


								ArbEG § 16 Abs. 1 und 2; BGB §§ 242, 259

								a) Macht der Arbeitgeber von einer Diensterfindung Gebrauch, so hat der Arbeitnehmererfinder gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf Auskunftserteilung, die eine Pflicht zur Rechnungslegung zum Inhalt haben

								kann, auch dann, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmererfinder Schadensersatz leisten muß, weil er die Übertragung des Schutzrechts nach § 16

								Abs. 1 ArbEG pflichtwidrig schuldhaft vereitelt hat. Zur Berechnung des ihm

								zustehenden Schadensersatzanspruchs benötigt der Arbeitnehmererfinder

								im wesentlichen die gleichen Angaben wie beim Vergütungsanspruch nach

								§ 9 ArbEG.

								b) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, während der dem Arbeitnehmererfinder nach

								§ 16 Abs. 2 ArbEG zustehenden Überlegungsfrist alle ihm zumutbaren Maßnahmen zu treffen, um dem Arbeitnehmer das zu übertragende Recht in dem

								Rechtszustand zu erhalten, in dem es sich zum Zeitpunkt der Mitteilung der

								Aufgabeabsicht befunden hat.


								-2-


								Der Arbeitgeber muß deshalb in einem Einspruchsverfahren und einem

								nachfolgenden Beschwerdeverfahren, in dem der Widerruf des Patents droht,

								alle ihm zu Gebote stehende Verteidigungsmöglichkeiten zugunsten des Arbeitnehmererfinders ausschöpfen. Wird in dem Verfahren offenkundige Vorbenutzung geltend gemacht, muß der Arbeitgeber durch Nachfrage bei den

								zuständigen Mitarbeitern und durch Durchsicht der maßgeblichen Vertragsunterlagen aufklären, ob eine Geheimhaltungsvereinbarung besteht oder tatsächliche Umstände bekannt sind, aus denen eine Pflicht zur Geheimhaltung

								folgt.

								BGH, Urt. v. 6. Februar 2002 - X ZR 215/00 - OLG Düsseldorf

								LG Düsseldorf


								-3-


								Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 6. Februar 2002 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und

								die Richter Prof. Dr. Jestaedt, Scharen, Keukenschrijver und Asendorf

								für Recht erkannt:


								Auf die Revision der Beklagten wird unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels das am 26. Oktober 2000 verkündete

								Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf insoweit aufgehoben, als das Berufungsgericht dem Kläger einen

								Rechnungslegungsanspruch in bezug auf Benutzungshandlungen

								für den Zeitraum ab dem 5. August 1996 zuerkannt hat.

								Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das

								Berufungsgericht zurückverwiesen.


								Von Rechts wegen


								Tatbestand:


								-4-


								Der Kläger war vom 1. Oktober 1983 bis zum 31. März 1995 bei der Beklagten beschäftigt. Im Rahmen seiner Tätigkeit meldete er der Beklagten eine

								von ihm gemachte Erfindung, die ein Verfahren zur Steuerung einer Drahtinjektionseinrichtung, einen dazu verwendbaren Drahtvorrat und eine entsprechende Drahtvortriebsmaschine betraf. Mit der Erfindung wird erreicht, daß die

								Drahtvortriebsmaschine, mit deren Hilfe ein gefüllter oder massiver Injektionsdraht in eine Metallschmelze eingebracht wird, rechtzeitig vor dem Verbrauch

								des Drahtvorrats ein Signal erhält, damit das Drahtende nicht in die Maschine

								gerät. Dies wird durch das Anbringen einer Markierung auf dem Draht bewirkt,

								die von einer Vorrichtung, z.B. einem Sensor erkannt wird, der die Drahtvortriebsmaschine so rechtzeitig abschaltet, daß sie zum Stehen kommt, bevor

								das Drahtende in sie eingezogen wird. Wegen der weiteren Einzelheiten wird

								auf die Patentschrift Bezug genommen.

								Die Beklagte nahm die Erfindung uneingeschränkt in Anspruch. Sie meldete sie am 14. April 1987 zum Patent an. Ihr wurde daraufhin das am

								31. August 1989 veröffentlichte deutsche Patent 37 12 619 (Klagepatent) erteilt.

								Noch vor der Anmeldung des Klagepatents unterbreitete die Beklagte

								der E.


								B.


								GmbH mit Schreiben vom 1. und 27. Oktober 1986 ein Angebot


								zur Lieferung einer patentgemäßen Drahtvortriebsvorrichtung, die im einzelnen

								beschrieben war. Dabei wies die Beklagte darauf hin, daß das Angebot "unter

								Zugrundelegung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf Basis der

								VDMA-Bedingungen" erfolge. Unter Punkt I. Satz 2 der VDMA-Bedingungen

								heißt es u.a.:


								-5-


								"An Kostenanschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behält sich der Lieferer Eigentums- und Urheberrecht vor; sie dürfen

								Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Der Lieferer ist verpflichtet, vom Abnehmer als vertraulich bezeichnete Pläne nur mit

								dessen Zustimmung Dritten zugänglich zu machen."

								Mit Schreiben vom 19. Dezember 1986 erteilte die E.


								B.


								GmbH


								unter Bezugnahme auf ihre Allgemeinen Einkaufsbedingungen der Beklagten

								den Auftrag zur Lieferung und Montage der angebotenen Drahtinjektionsanlage. Nr. 9.1 ihrer "Allgemeinen Einkaufsbedingungen” lautet:

								"Der Lieferant ist verpflichtet, die Bestellung und die sich daraus

								ergebenden Arbeiten und sämtliche damit zusammenhängenden

								technischen und kaufmännischen Unterlagen und Einrichtungen

								als Geschäftsgeheimnis zu betrachten und streng vertraulich zu

								behandeln. Er hat seine Unterlieferanten entsprechend zu verpflichten."

								Mit Schreiben vom 15. Januar 1987 beauftragte die Beklagte die Maschinenfabrik H.


								& B. GmbH, die von der E.


								B.


								GmbH bestellte Anlage


								zu liefern und zu montieren. Dabei nahm sie Bezug auf die Allgemeinen Einkaufsbedingungen der E.

								Die H.

								aus.


								B.


								GmbH.


								& B. GmbH lieferte die Anlage nach dem 14. April 1987


								-6-


								Im November 1989 erhob die H.


								& B. GmbH beim Deutschen Pa-


								tentamt Einspruch gegen das Klagepatent. Gegen den das Klagepatent aufrechterhaltenden Beschluß legte sie Beschwerde ein, die sie u.a. damit begründete, die Beklagte habe in den Angebotsschreiben die erfindungsgemäße

								Drahtinjektionsanlage ohne Geheimhaltungsvorbehalt beschrieben und somit

								den Gegenstand des Klagepatents offenkundig vorbenutzt.

								Mit Schreiben ihres Streithelfers vom 24. Oktober 1994, der sie als Patentanwalt vertrat, ließ die Beklagte dem Kläger mitteilen, sie wolle das Beschwerdeverfahren nicht weiterführen, sondern das Patent aufgeben. Gleichzeitig wies sie den Kläger auf die Möglichkeit einer Übertragung des Patents

								hin. Unter dem 9. November 1994 erklärte der Kläger sein Einverständnis zur

								Übertragung. In der Folge forderte der Kläger die Beklagte mehrfach auf, das

								Klagepatent auf ihn zu übertragen.

								In dem Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht räumte die

								Beklagte mit Schriftsatz ihres Streithelfers vom 23. Februar 1996 die behauptete offenkundige Vorbenutzung ein. Das Bundespatentgericht widerrief mit

								Beschluß vom 27. Juni 1996 das Klagepatent. Der Kläger forderte die Beklagte

								ohne Erfolg auf, Rechtsbeschwerde einzulegen. Der Beschluß des Bundespatentgerichts wurde am 5. August 1996 rechtskräftig.

								Der Kläger nimmt die Beklagte im Wege der Stufenklage auf Rechnungslegung, Versicherung an Eides Statt, Zahlung einer angemessenen Erfindervergütung, Schadensersatz und Herausgabe von Unterlagen in Anspruch. Er meint, das Klagepatent sei zu Unrecht widerrufen worden. Sowohl

								die E.


								B.


								GmbH als auch die H.


								& B. GmbH seien zur Geheimhal-


								-7-


								tung verpflichtet gewesen. Die Beklagte habe den zu Unrecht erfolgten Widerruf des Klagepatents verschuldet, so daß sie ihm für die Zeit seit Entstehung

								seines Anspruchs aus § 16 ArbEG auf Übertragung des Klagepatents zum

								Schadensersatz verpflichtet sei. Für die Zeit davor schulde ihm die Beklagte

								eine angemessene Vergütung dafür, daß sie seine Erfindung genutzt habe.

								Das Landgericht hat durch Teilurteil die Beklagte unter Anordnung eines

								Wirtschaftsprüfervorbehalts zur Rechnungslegung verurteilt. Hinsichtlich des

								Anspruchs auf Herausgabe der das Klagepatent betreffenden Unterlagen hat

								es die Klage abgewiesen. Die Berufung der Beklagten blieb ohne Erfolg. Mit

								ihrer zugelassenen Revision verfolgt die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag weiter. Der Kläger bittet um Zurückweisung des Rechtsmittels.

								Entscheidungsgründe:

								Die zulässige Revision hat teilweise Erfolg. Soweit das Berufungsgericht

								dem Kläger einen Rechnungslegungsanspruch für Benutzungshandlungen

								über den 5. August 1996 hinaus zuerkannt hat, führt das Rechtsmittel der Beklagten zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Im übrigen ist die Revision zurückzuweisen.

								I. 1. Das Berufungsgericht hat dem Kläger einen Anspruch auf Rechnungslegung (§ 259 BGB) in dem begehrten Umfange zuerkannt. Es hat ausgeführt, der Kläger könne von der Beklagten Rechnungslegung verlangen, weil

								er die beanspruchten Angaben benötige, um seine Zahlungsansprüche gegen

								die Beklagte beziffern zu können. Der Kläger habe jedenfalls für die Zeit bis zur


								-8-


								Entstehung seines Anspruchs auf Übertragung des Klagepatents, möglicherweise auch bis zur Rechtskraft des Widerrufs (5. August 1996) gegen die Beklagte einen Anspruch auf Zahlung einer angemessenen Erfindervergütung,

								weil die Beklagte die von ihm gemachte Diensterfindung unbeschränkt in Anspruch genommen und benutzt habe. Ob die Erfindung des Klagepatents objektiv patentfähig gewesen sei oder nicht, sei für den Anspruch des Klägers

								ohne Bedeutung, nachdem die Beklagte die Erfindung zum Patent angemeldet

								habe und ihr daraufhin auch zunächst ein Patent erteilt worden sei.

								Gegenüber dem Anspruch des Klägers auf Zahlung einer Erfindervergütung gemäß § 9 ArbEG könne die Beklagte auch nicht mit Erfolg einwenden,

								der Kläger habe im Zusammenhang mit der Anmeldung des Klagepatents mißbräuchlich gehandelt, indem er ihm bekannte patenthindernde Vorbenutzungen

								seiner Erfindung verschwiegen habe. Selbst wenn insoweit offenkundige Vorbenutzungen der Erfindung vorgelegen hätten, könne von einem pflichtwidrigen

								Verschweigen patenthindernder Umstände durch den Kläger keine Rede sein;

								denn nicht nur der Kläger, sondern auch der damalige Mitgeschäftsführer der

								Beklagten, R.

								O.


								O.


								, habe von den Vorgängen Kenntnis gehabt. R.


								sei an den damaligen Verhandlungen beteiligt gewesen, habe das An-


								gebotsschreiben vom 1. Oktober 1986 an die E.


								B.


								GmbH unterzeichnet


								und sei von Anfang an mit der Anmeldung der Diensterfindung befaßt gewesen.

								2. Gegen diese Würdigung wendet sich die Revision ohne Erfolg.

								a) Nach ständiger Rechtsprechung des Senats (BGHZ 126, 109, 115

								- Copolyester I; Urt. v. 13.11.1997 - X ZR 6/96, GRUR 1998, 684, 685


								-9-


								- Spulkopf; BGHZ 137, 162, 165 - Copolyester II) hat der Arbeitnehmererfinder

								gegen den Arbeitgeber, der von einer Diensterfindung Gebrauch macht, einen

								Anspruch auf Auskunftserteilung, die eine Pflicht zur Rechnungslegung nach

								§ 259 BGB zum Inhalt haben kann, da der Erfinder ohne Kenntnis der mit der

								Erfindung erzielten Umsätze und der Unterlagen, aufgrund derer die Vergütung

								vom Arbeitgeber berechnet worden ist, weder das Bestehen eines Vergütungsanspruchs feststellen noch die Höhe evtl. gezahlter Vergütungsbeträge überprüfen und den Umfang seiner Vergütungsansprüche berechnen kann. Eine

								solcher Anspruch besteht nicht nur im Falle des Vergütungsanspruchs aus § 9

								ArbEG, sondern auch - wie das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat soweit der Arbeitgeber dem Arbeitnehmererfinder Schadensersatz leisten muß,

								weil die Übertragung des Schutzrechts, zu der der Arbeitgeber nach § 16

								Abs. 1 ArbEG verpflichtet ist, unmöglich geworden ist und er dies zu vertreten

								hat (§ 280 Abs. 1 BGB in der bis 31.12.2001 geltenden Fassung (nachfolgend:

								a.F.)). Auch insoweit dient die Rechnungslegung der Vorbereitung und Berechnung des dem Arbeitnehmererfinder zustehenden Anspruchs. Da der

								Schaden im Ausfall von Vergütungsansprüchen liegen kann (Busse, PatG,

								5. Aufl., § 16 ArbEG Rdn. 26), benötigt der Arbeitnehmererfinder zur Berechnung des ihm zustehenden Schadensersatzanspruchs im wesentlichen die

								gleichen Angaben wie beim Vergütungsanspruch nach § 9 ArbEG.

								b) Mit Recht hat das Berufungsgericht auch angenommen, daß grundsätzlich jede Art der Inanspruchnahme der Erfindung den Vergütungsanspruch

								des Arbeitnehmererfinders entstehen läßt, ohne daß sich der Arbeitgeber mit

								Erfolg auf die mangelnde Schutzfähigkeit der Erfindung berufen kann (Sen.Urt.

								v. 15.5.1990 - X ZR 119/88, GRUR 1990, 667, 668 - Einbettungsmasse). Stellt

								sich später die Schutzunfähigkeit der Diensterfindung heraus und wird das


								- 10 -


								Patent durch eine Patentbehörde widerrufen oder durch das Patentgericht für

								nichtig erklärt, entfällt rückwirkend jeder Schutz; der Vergütungsanspruch des

								Arbeitnehmererfinders wird davon allerdings grundsätzlich nur für die Zukunft

								betroffen; er bleibt für die Vergangenheit unberührt. Der Arbeitgeber ist für die

								Zeit bis zum rechtskräftigen Widerruf oder bis zur rechtskräftigen Nichtigerklärung des einmal erwirkten Schutzrechts zur Zahlung der angemessenen Erfindervergütung verpflichtet, weil er bis dahin faktisch eine Vorzugsstellung gegenüber Mitbewerbern hatte (Sen.Urt. v. 2.6.1987 - X ZR 97/86, GRUR 1987,

								900, 902 - Entwässerungsanlage; vgl. auch Sen.Urt. v. 23.6.1977 - X ZR 6/75,

								GRUR 1977, 784, 786 - Blitzlichtgeräte).

								Demgemäß steht dem Kläger für die Zeit bis zur Rechtskraft des Beschlusses des Bundespatentgerichts vom 27. Juni 1996, also bis zum

								5. August 1996, ein Vergütungsanspruch nach § 9 Abs. 1 ArbEG zu, so daß er

								für Benutzungshandlungen, die das Streitpatent betreffen, bis zu diesem Zeitpunkt auch Rechnungslegung (§ 259 BGB) von der Beklagten verlangen kann.

								Anhaltspunkte dafür, daß die Vergütungsverpflichtung der Beklagten ausnahmsweise schon früher entfallen ist, etwa weil das Schutzrecht schon vor

								dem Widerruf von Mitbewerbern der Beklagten nicht mehr beachtet wurde und

								dadurch die aufgrund des Ausschließungsrechts erlangte Vorzugsstellung

								verlorengegangen ist, sind nicht ersichtlich. Sie werden von der Beklagten

								auch nicht geltend gemacht.

								c) Diesem Anspruch kann die Beklagte einen Rechtsmißbrauch des Klägers nicht entgegenhalten.


								- 11 -


								Zwar kann die Geltendmachung von Vergütungsansprüchen gegen den

								Arbeitgeber wegen eines Rechtsmißbrauchs ausgeschlossen sein, wenn der

								Arbeitnehmererfinder diese durch unredliches Verhalten erworben hat; ein solcher Rechtsmißbrauch kann insbesondere vorliegen, wenn der Arbeitnehmererfinder etwa als Patentsachbearbeiter trotz ihm bekannter offenkundiger

								Vorbenutzungen ein Schutzrecht für seine Diensterfindung zur Entstehung

								bringt


								(Sen.Urt.


								v.


								23.6.1977


								- X ZR 6/75,


								GRUR


								1977,


								784,


								787


								- Blitzlichtgeräte). Diese Voraussetzungen sind hier aber nicht gegeben. Das

								Berufungsgericht hat ein vorsätzliches Verhalten des Klägers nicht festgestellt.

								Die Revision hat insoweit auch nicht gerügt, das Berufungsgericht habe wesentlichen Sachvortrag der Beklagten übergangen. Soweit die Beklagte dem

								Kläger vorwirft, er habe mit seinen Angeboten an die E.

								H.


								B.


								GmbH und die


								& B. GmbH selbst dazu beigetragen, daß eine Neuheitsschädlichkeit


								entstanden sei, rechtfertigt dies allein nicht die Annahme eines Rechtsmißbrauchs. Dem Kläger könnte auf Grund seiner Mitwirkung an den Angeboten

								allenfalls vorgeworfen werden, die Rechtslage vor der Anmeldung der Erfindung falsch eingeschätzt zu haben. Dies reicht zur Begründung eines gegen

								die Grundsätze von Treu und Glauben verstoßenden Verhaltens nicht aus. Es

								ist zudem nicht ersichtlich, daß durch die Mitwirkung des Klägers bei der Erstellung der Angebote die Stellung der Beklagten auf dem Markt in irgend einer

								Weise beeinträchtigt worden sein könnte. Daß die Mitbewerber das Schutzrecht der Beklagten nicht beachtet hätten, wird auch von der Revision nicht

								behauptet.

								d) Ohne Erfolg beanstandet die Revision, das Berufungsgericht habe bei

								seinen Erwägungen den Vortrag der Beklagten zu weiteren Vorbenutzungshandlungen sowie zur fehlenden Neuheit und erfinderischen Tätigkeit der


								- 12 -


								Diensterfindung nicht berücksichtigt. Die Beklagte hat zwar als Anlage zur Berufungsbegründung


								den


								Schriftsatz


								der


								H.


								& B. GmbH


								vom


								28. November 1989 aus dem Einspruchsverfahren vor dem Deutschen Patentamt vorgelegt, in dem weitere Vorbenutzungshandlungen und die mangelnde

								Patentfähigkeit der Erfindung behauptet werden. Entgegen der Auffassung der

								Revision war das Berufungsgericht aber nicht gehalten, sich mit diesem Vorbringen zu befassen. Die Beklagte hat den genannten Schriftsatz nämlich nur

								als Beleg dafür vorgelegt, daß ihr Streithelfer von einer offenkundigen Vorbenutzung durch die Angebote an die E.


								B.


								GmbH und die H.


								& B.


								GmbH überzeugt war. Mit den in diesem Schriftsatz aufgeführten weiteren Vorbenutzungshandlungen, der mangelnden Patentfähigkeit und der nicht einmal

								im Zusammenhang stehenden Beweisangebote befaßt sich die Berufungsbegründung der Beklagten hingegen nicht. Der Schriftsatz der H.


								& B.


								GmbH vom 28. November 1989 im Einspruchsverfahren ist nicht schon durch

								seine bloße Vorlage auch inhaltlich Gegenstand des Parteivortrags der Beklagten geworden. Zwar ist die Bezugnahme auf Schriftsätze aus anderen

								Verfahren gemäß § 137 Abs. 3 ZPO grundsätzlich zulässig. Der Inhalt solcher

								Schriftstücke wird jedoch nur insoweit Prozeßstoff, als sie einen von den Parteien


								vorgetragenen


								Sachverhalt


								betreffen


								(BGH,


								Urt.


								v.


								9.6.1994


								- IX ZR 125/93, NJW 1994, 3295, 3296 zu beigezogenen Ermittlungsakten;

								Zöller/Greger, ZPO, 22. Aufl., § 137 Rdn. 3 a). Hieran fehlt es. Aus diesem

								Grund geht auch die von der Revision erhobene Rüge fehlender Gründe nach

								§ 551 Nr. 7 ZPO fehl.

								III. 1. Das Berufungsgericht hat weiter angenommen, daß dem Kläger

								spätestens für die Zeit nach dem (rechtskräftigen) Widerruf des Klagepatents

								Schadensersatzansprüche gegen die Beklagte zustehen. Die Beklagte sei zum


								- 13 -


								Schadensersatz verpflichtet, weil durch den von ihr verschuldeten Widerruf des

								Klagepatents die Erfüllung ihrer aus § 16 ArbEG folgenden Verpflichtung zur

								Übertragung des Klagepatents auf den Kläger unmöglich geworden sei (§ 280

								BGB); damit habe die Beklagte zugleich gegen ihre dem Kläger gegenüber bestehende Fürsorgepflicht aus dessen mit ihm geschlossenen Arbeitsvertrag

								verstoßen. Da § 16 ArbEG ein den Schutz des Arbeitnehmererfinders bezwekkendes Gesetz sei, ergebe sich die Schadensersatzpflicht der Beklagten auch

								aus § 823 Abs. 2 BGB, § 16 ArbEG.

								Das Klagepatent sei objektiv zu Unrecht widerrufen worden, weil sein

								Gegenstand entgegen der Annahme des Bundespatentgerichts nicht im Sinne

								des § 3 Abs. 1 Satz 2 PatG offenkundig vorbenutzt worden sei. Zwar sei in den

								Angebotsunterlagen, welche die Beklagte zuerst der E.

								dann der H.


								B.


								GmbH und


								& B. GmbH zugeleitet habe, die Diensterfindung beschrie-


								ben. Sie sei aber nicht "der Öffentlichkeit zugänglich gemacht" worden. Die

								Offenkundigkeit einer Benutzungshandlung sei nämlich dann zu verneinen,

								wenn derjenige, demgegenüber die Benutzungshandlung vorgenommen werde,

								dem Benutzer gegenüber zur Geheimhaltung verpflichtet sei und sich jedenfalls

								bis zum Prioritätstag der Schutzrechtsanmeldung an diese Verpflichtung halte.

								Dies sei hier der Fall. Die Beklagte habe ihre "Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf Basis der VDMA-Bedingungen" ausdrücklich zum Inhalt ihrer Angebote gegenüber der E.


								B.


								GmbH gemacht. Die E.


								B.


								GmbH habe


								sich durch schlüssiges Verhalten mit der Geltung der VDMA-Bedingungen einverstanden erklärt. Mit dem Verbot gemäß Punkt I. Satz 2 VDMA-Bedingungen,

								Zeichnungen und andere Unterlagen Dritten zugänglich zu machen, solle sichergestellt werden, daß der Inhalt geheim bleibe. Aufgrund der VDMA-


								- 14 -


								Bedingungen sei die E.


								B.


								GmbH jedenfalls bis zur Anmeldung des Kla-


								gepatents zur Geheimhaltung verpflichtet gewesen.

								Gleiches gelte für die H.


								& B. GmbH. Diese habe ihre Verpflich-


								tung bis zum Prioritätstage des Klagepatents eingehalten, so daß es auch hier

								an einer offenkundigen Vorbenutzung fehle. Die Beklagte habe in ihrem Auftragsschreiben an die H.


								& B. GmbH vom 15. Januar 1987 unter ande-


								rem die Allgemeinen Einkaufsbedingungen der E.


								B.


								GmbH einbezogen.


								Nach Nr. 9.1 dieser Bedingungen sei der Lieferant verpflichtet, die mit der Bestellung zusammenhängenden technischen Unterlagen als Geschäftsgeheimnis zu betrachten und streng vertraulich zu behandeln. Diese Bedingungen

								seien von der H.


								& B. GmbH wie eigene Bedingungen der Beklagten zu


								betrachten gewesen. Deshalb komme es nicht darauf an, ob der technische

								Inhalt der zur Bestellung gehörenden Unterlagen ursprünglich von der

								E.


								B.


								GmbH oder von der Beklagten stamme.


								2. Diese Ausführungen des Berufungsgerichts halten im Ergebnis der

								revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht in vollem Umfang stand.

								a) Zutreffend ist das Berufungsgericht allerdings in seinem rechtlichen

								Ausgangspunkt davon ausgegangen, daß dem Kläger ein Schadensersatzanspruch gemäß § 280 Abs. 1 BGB a.F. gegen die Beklagte zustehen kann, wenn

								die Beklagte den Widerruf des Klagepatents zu vertreten hat. Rechtsfehlerfrei

								hat das Berufungsgericht angenommen, daß mit dem Zugang des Schreibens

								vom 9. November 1994 beim Streithelfer der Beklagten, mit dem der Kläger die

								Übertragung des Klagepatents auf sich verlangt hat, ein schuldrechtlicher Anspruch auf Übertragung des Klagepatents gemäß § 16 Abs. 1 ArbEG entstand


								- 15 -


								(vgl. Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 3. Aufl., § 16 Rdn. 36, 37;

								Volmer/Gaul, Arbeitnehmererfindergesetz, 2. Aufl., § 16 Rdn. 170). Von diesem

								Zeitpunkt an war die Beklagte verpflichtet, dem Kläger das Klagepatent durch

								Abtretung gemäß §§ 413, 398 ff. BGB (§ 15 Abs. 1 Satz 2 PatG) unverzüglich

								zu übertragen, da der Anspruch mit seiner Entstehung fällig wurde (§ 271 BGB)

								(Busse, aaO, § 16 ArbEG Rdn. 19).

								b) Zu Recht hat das Berufungsgericht den Schadensersatzanspruch auf

								den Gedanken des § 280 Abs. 1 BGB a.F. gestützt. Zwar beruht der schuldrechtliche Übertragungsanspruch des Arbeitnehmererfinders gemäß § 16

								Abs. 1 ArbEG nicht auf einem Vertrag, da die Übertragungsverpflichtung des

								Arbeitgebers erst durch den Zugang der Erklärung des Arbeitnehmererfinders

								beim diesem ausgelöst wird (Volmer/Gaul, aaO, § 16 ArbEG Rdn. 170). § 16

								Abs. 1 und 2 ArbEG begründet aber ein gesetzliches Schuldverhältnis zwischen dem Arbeitnehmererfinder und dem Arbeitgeber (Bartenbach/Volz, aaO,

								§ 16 ArbEG Rdn. 70), das bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen die

								schuldrechtliche Verpflichtung zur Übertragung des Schutzrechts zur Entstehung bringt. § 280 BGB a. F. findet auf solche Schuldverhältnisse ebenfalls

								Anwendung (MünchKomm. z. BGB/Emmerich, 3. Aufl., § 280 Rdn. 2; Soergel/

								Wiedemann, BGB, 12. Aufl., § 280 Rdn. 4).

								c) Zutreffend hat das Berufungsgericht auch angenommen, daß der Arbeitgeber dem Schadensersatzanspruch wegen Verletzung der Verpflichtungen

								aus § 16 ArbEG grundsätzlich die mangelnde Schutzfähigkeit der Erfindung

								entgegenhalten kann (Sen.Urt. v. 14.7.1980 - X ZR 1/79, Umdr. S. 10, 11, nicht

								veröffentlicht; vgl. auch Sen.Urt. v. 8.12.1981 - X ZR 50/80, GRUR 1982, 227,


								- 16 -


								229 - Absorberstab-Antrieb II; Busse, aaO, § 16 ArbEG Rdn. 24; Reimer/

								Schade/Schippel, Recht der Arbeitnehmererfindung, 7. Aufl., § 16 Rdn. 10).

								Ohne Erfolg rügt die Revision in diesem Zusammenhang, das Berufungsgericht habe sich verfahrensfehlerhaft mit den im Einspruchsverfahren

								gegen das Klagepatent gerichteten Angriffen der dortigen Beschwerdeführerin

								nicht auseinandergesetzt. Das Berufungsgericht war nicht gehalten, sich mit

								den in ihrer Beschwerdebegründung von der H.


								& B. GmbH vorgetrage-


								nen Gründen zu befassen. Die Beklagte hat den Inhalt der als Anlage vorgelegten Beschwerdebegründung nicht zum Gegenstand ihres Prozeßvortrages

								gemacht. Die Bezugnahme auf Schriftstücke aus anderen Verfahren ist zwar

								gemäß § 137 Abs. 3 ZPO zulässig; deren Inhalt wird jedoch nur insoweit Prozeßstoff, als es einen von den Parteien vorgetragenen Sachverhalt betrifft,

								woran es hier fehlt.

								d) Das Berufungsgericht hat seinen Erwägungen zutreffend die Grundsätze zugrunde gelegt, die der erkennende Senat zum Tatbestand der offenkundigen Vorbenutzung im Sinne von § 3 Abs. 1 Satz 2 PatG entwickelt hat.

								Besteht die Benutzungshandlung darin, daß der Gegenstand des künftigen

								Schutzrechts an einen Dritten geliefert wird, kommt es darauf an, ob die Weiterverbreitung der von dem Empfänger der Lieferung erhaltenen Kenntnis an

								beliebige Dritte nach der Lebenserfahrung nahegelegen hat (Sen.Beschl. v.

								5.3.1996


								- X ZB 13/92,


								GRUR


								1996,


								747,


								752


								- Lichtbogen-Plasma-


								Beschichtungssystem). Dies gilt auch bei einem einzigen Angebot oder Verkauf

								(Sen.Urt. v. 19.5.1999 - X ZR 67/98, GRUR 1999, 976, 977 - Anschraubscharnier). Einen gewichtigen Anhaltspunkt für die Beantwortung dieser Frage

								liefert dabei der Umstand, ob für den Mitteilungsempfänger eine Pflicht zur Ge-


								- 17 -


								heimhaltung bestanden hat oder wenigstens nach der Lebenserfahrung anzunehmen war, daß er die Benutzungshandlung, z.B. wegen eines eigenen geschäftlichen oder sonstigen Geheimhaltungsinteresses, tatsächlich geheim

								halten werde (Sen.Beschl. v. 5.3.1996, aaO; vgl. zur früheren Rechtslage

								Sen.Urt. v. 13.12.1977 - X ZR 28/75, GRUR 1978, 297, 298 - Hydraulischer

								Kettenbandantrieb). Im allgemeinen ist die Offenkundigkeit zu verneinen, wenn

								eine Geheimhaltungspflicht ausdrücklich oder stillschweigend vereinbart ist

								oder wenn sie sich sonstwie nach Treu und Glauben aus den Umständen des

								Falles ergibt (Sen.Beschl. v. 5.3.1996, aaO). Eine Vorbenutzung gegenüber

								zur Geheimhaltung verpflichteten Personen schadet jedenfalls dann nicht,

								wenn


								die


								Geheimhaltung


								gewahrt


								wird


								(BGHZ


								136,


								40,


								46


								- Leiterplattennutzen). Ist dagegen im Zusammenhang mit der Lieferung eine

								Geheimhaltungspflicht nicht vereinbart worden und eine Geheimhaltung auch

								sonst nicht zu erwarten, ist umgekehrt in der Regel davon auszugehen, daß mit

								der Lieferung die Kenntnis von der Erfindung der Öffentlichkeit preisgegeben

								und die jedenfalls nicht fernliegende Möglichkeit geschaffen worden ist, daß

								beliebige Dritte von ihr Kenntnis nehmen können (Sen.Beschl. v. 5.3.1996,

								aaO). Diese Grundsätze gelten nicht nur in Fällen, in denen die Benutzungshandlung in einer Lieferung besteht, sondern gleichermaßen, wenn - wie hier ein körperlich noch nicht hergestellter Gegenstand angeboten wird, und das

								Angebot alle technischen Einzelheiten enthält, die für die Herstellung durch

								andere Fachleute notwendig sind (BGH, Urt. v. 24.10.1961 - I ZR 92/58, GRUR

								1962, 86, 88 f. - Fischereifahrzeug; BGH, Urt. v. 8.6.1962 - I ZR 9/61, GRUR

								1962, 518, 520 f. - Blitzlichtgerät; Benkard/Ullmann, PatG, 9. Aufl., § 3

								Rdn. 43).


								- 18 -


								aa) Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsfehler festgestellt, daß die

								H.


								& B. GmbH aufgrund der Allgemeinen Geschäftsbedingungen gegen-


								über der Beklagten im maßgeblichen Zeitraum verpflichtet war, die in den Angebotsunterlagen beschriebene Diensterfindung geheim zu halten.

								(1) Nr. 9.1 der Allgemeinen Einkaufsbedingungen der E.


								B.


								GmbH


								verpflichtet den Lieferanten, die mit der Bestellung zusammen-hängenden Unterlagen als Geschäftsgeheimnis zu betrachten und streng vertraulich zu behandeln. Durch eine derartige Klausel wird dem legitimen Interesse des Bestellers daran, daß geheimhaltungsbedürftiges technisches Wissen auch vom

								Lieferanten geheimgehalten wird, Rechnung getragen (Graf v. Westphalen,

								Vertragsrecht und AGB-Klauselwerke, Einkaufsbedingungen Rdn. 74). Die Geschäftsbedingungen hat die Beklagte durch ausdrücklichen Hinweis in ihrem

								Schreiben vom 15. Januar 1987 unter Beifügung eines Exemplars wirksam zum

								Gegenstand ihres Vertrags mit der H.


								& B. GmbH gemacht. Die Anforde-


								rungen, welche die höchstrichterliche Rechtsprechung (u.a. BGHZ 102, 293,

								304; BGHZ 117, 190, 194) an die Einbeziehung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen im kaufmännischen Verkehr stellt, sind erfüllt.

								(2) Ohne Erfolg beanstandet die Revision, das Berufungsgericht weite

								die Geheimhaltungspflicht gemäß Nr. 9.1 in unzulässiger und unzutreffender

								Weise aus, wenn es annehme, daß sich die Pflicht der H.

								nicht nur auf die Unterlagen der E.


								B.


								r & B. GmbH


								GmbH, sondern darüber hinaus


								auch auf die Unterlagen der Beklagten erstrecke.

								Das Berufungsgericht hat seine Feststellungen aufgrund einer Auslegung des zwischen der Beklagten und der H.


								& B. GmbH geschlossenen


								- 19 -


								Vertrags getroffen. Diese ist als tatrichterliche Würdigung in der Revisionsinstanz nur beschränkt daraufhin überprüfbar, ob dabei gesetzliche oder allgemein anerkannte Auslegungsregeln, die Denkgesetze oder allgemeine Erfahrungssätze verletzt sind oder die Auslegung auf Verfahrensfehlern beruht, etwa

								indem unter Verstoß gegen Verfahrensvorschriften wesentliches Auslegungsmaterial außer acht gelassen wurde (u.a. Sen.Urt. v. 25.2.1992 - X ZR 88/90,

								NJW 1992, 1967, 1968). Solche Fehler zeigt die Revision nicht auf. Das Berufungsgericht hat entscheidend darauf abgehoben, daß die Beklagte den Inhalt

								der Einkaufsbedingungen in einer für die H.


								& B. GmbH eindeutig er-


								kennbaren Weise zum Gegenstand ihres eigenen Vertragsangebots gemacht

								hat, so daß die Bedingungen von dieser wie eigene der Beklagten zu betrachten gewesen seien. Dies läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen. Die in dem

								maßgeblichen Bestellschreiben gewählte Formulierung "alle vertraglichen Vereinbarungen zwischen der Fa. E.

								S.


								B.


								GmbH und der Fa. O.


								GmbH ... haben in gleicher Weise Gültigkeit für den Vertrag zwi-


								schen der Fa. H.


								& B.


								GmbH und der Fa. O.


								S.


								GmbH"


								spricht für das vom Berufungsgericht gefundene Auslegungsergebnis; durch

								die gewählte Formulierung kommt zum Ausdruck, daß die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der E.

								Beklagten mit der H.


								B.


								GmbH in die vertragliche Beziehung der


								& B. GmbH Eingang finden sollten. Eine dahin ge-


								hende Auslegung verstößt auch nicht - wie die Revision meint - gegen Denkgesetze. Zwar mag es sein, daß die E.


								B.


								GmbH mit der Klausel in


								Nr. 9.1 Satz 2 ihrer Einkaufsbedingungen ihre Vertragspartner verpflichten

								wollte, ihrerseits Unterlieferanten zu verpflichten, ihre Unterlagen vertraulich zu

								behandeln. Mit der in dem Schreiben vom 15. Januar 1987 gewählten Formulierung hat sich die Beklagte jedoch nicht auf eine entsprechende Verpflichtung

								ihres Unterlieferanten beschränkt. Die Geheimhaltungspflicht bezieht sich nicht


								- 20 -


								auf die Unterlagen der E.


								B.


								GmbH, sondern ganz allgemein auf die An-


								gebotsunterlagen des Bestellers.

								bb) Erfolg hat die Revision jedoch, soweit das Berufungsgericht angenommen hat, auch die E.


								B.


								GmbH habe sich gegenüber der Beklagten


								zur Geheimhaltung der Diensterfindung verpflichtet.

								Die Feststellungen des Berufungsgerichts tragen nicht dessen Annahme, die VDMA-Bedingungen seien Bestandteil des zwischen der Beklagten und

								der E.


								B.


								GmbH geschlossenen Vertrages geworden. Die Bezugnahme


								auf die VDMA-Bedingungen war zwar in den Schreiben der Beklagten vom 1.

								und 27. Oktober 1986 enthalten, mit denen die Beklagte der E.


								B.


								GmbH


								ein Angebot zur Lieferung der Drahtvortriebsvorrichtung unterbreitete. Aus der

								Bestellung der E.


								B.


								GmbH ergab sich jedoch ihr Widerspruch gegen die


								Vereinbarung der VDMA-Bedingungen insgesamt, den das Berufungsgericht

								bei seinen Erwägungen unberücksichtigt gelassen hat. Die dem Bestellschreiben der E.


								B.


								GmbH vom 19. Dezember 1986 beigefügten Allgemeinen


								Einkaufsbedingungen enthalten im zweiten Absatz eine Abwehrklausel mit folgendem Wortlaut:

								"Anders lautende Bedingungen des Lieferanten gelten nur, wenn

								sie von uns ausdrücklich anerkannt und schriftlich bestätigt werden".

								Damit könnte die E.


								B.


								GmbH für die Beklagte unmißverständlich


								zum Ausdruck gebracht haben, daß ihre Einkaufsbedingungen gelten sollen

								und für die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Beklagten kein Raum sein


								- 21 -


								solle (vgl. Sen.Urt. v. 24.10.2000 - X ZR 42/99, NJW-RR 2001, 484, 485 unter

								Hinweis auf BGH, Urt. v. 19.6.1991 - VIII ZR 149/90, NJW 1991, 2633, 2634 f.).

								Durch eine solche allgemein gehaltene Abwehrklausel sollen grundsätzlich

								nicht nur widersprechende, sondern auch zusätzliche ergänzende Klauseln

								ausgeschlossen werden (Sen.Urt. v. 24.10.2000, aaO; BGH, Urt. v. 20.3.1985

								- VIII ZR 327/83, NJW 1985, 1838, 1840). Die Bestellung der E.


								B.


								GmbH vom 19. Dezember 1986 enthielt möglicherweise ein modifiziertes Angebot an die Beklagte; die Beklagte bestätigte am 20. Februar 1987 den erteilten Auftrag unter Beifügung ihrer Verkaufs- und Lieferbedingungen, die jedoch weder ein Geheimhaltungsgebot noch eine Bezugnahme auf die VDMABedingungen enthielten.

								Bereits aus diesen Gründen ist das angefochtene Urteil insoweit aufzuheben, als der Kläger Rechnungslegung über Benutzungshandlungen für den

								Zeitraum nach dem 5. August 1996 verlangt.

								IV. 1. Das Berufungsgericht ist der Auffassung, die Beklagte sei dem

								Kläger zum Schadensersatz verpflichtet. Die Beklagte habe in dem EinspruchsBeschwerdeverfahren über das Klagepatent die Behauptungen der Einsprechenden zu offenkundigen Vorbenutzungen zu Unrecht zugestanden. Die Beklagte habe auch schuldhaft gehandelt. Bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt habe sie aus ihren Vertragsunterlagen erkennen können,

								daß im Winter 1986/87 sowohl die E.


								B.


								GmbH als auch die H.


								& B. GmbH zur Geheimhaltung verpflichtet gewesen seien. Da dem Klagepatent keine patenthindernden offenkundigen Benutzungen entgegengestanden

								hätten, wäre das Klagepatent nicht widerrufen worden, wenn entweder die Beklagte es gehörig verteidigt oder sie dem Kläger durch rechtzeitige Übertra-


								- 22 -


								gung die Möglichkeit verschafft hätte, es seinerseits gehörig zu verteidigen.

								Auch auf eine etwaige spätere Nichtigkeitsklage der Beklagten hin wäre das

								Klagepatent nicht vernichtet worden. Der Kläger habe durch das schuldhaftpflichtwidrige Verhalten der Beklagten einen Schaden erlitten, weil ihm jedenfalls die sonst gegebene Möglichkeit genommen worden sei, mit der Beklagten

								einen Lizenzvertrag zu schließen und Lizenzgebühren zu verlangen.

								2. a) Soweit es um die Geheimhaltungsverpflichtung im Verhältnis zur

								E.


								B.


								GmbH geht, ist den Ausführungen des Berufungsgerichts zum Ver-


								schulden der Beklagten die Grundlage entzogen, weil eine Geheimhaltungspflicht nicht rechtsfehlerfrei festgestellt ist.

								b) Im übrigen halten die Ausführungen des Berufungsgerichts zum Verschulden und zum Schaden im Ergebnis einer revisionsrechtlichen Nachprüfung stand.

								aa) Allerdings rügt die Revision zu Recht die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagte habe pflichtwidrig im patentgerichtlichen Verfahren das

								Fehlen einer Geheimhaltungsvereinbarung mit der H.


								& B. GmbH zuge-


								standen. Die Beklagte hat in ihrem an das Bundespatentgericht gerichteten

								Schriftsatz vom 23. Februar 1996 lediglich zur Geheimhaltungsvereinbarung

								mit der E.


								B.


								GmbH Stellung genommen. Das Fehlen einer entsprechen-


								den Vereinbarung mit der H.


								& B. GmbH hat die Beklagte dagegen nicht


								zugestanden. Insbesondere liegt ein Geständnis im Sinne des § 288 ZPO mit

								der Rechtsfolge aus § 138 Abs. 3 ZPO auch nicht vor. In dem vom Amtsermittlungsgrundsatz (§ 87 Abs. 1 PatG) geprägten Verfahren vor dem Bundespa-


								- 23 -


								tentgericht findet diese Vorschrift keine Anwendung (Busse, aaO, § 87 PatG

								Rdn. 7).

								bb) Gleichwohl ist der vom Berufungsgericht der Beklagten gemachte

								Schuldvorwurf gerechtfertigt. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts

								hat die Beklagte es pflichtwidrig unterlassen, die bestehende Geheimhaltungspflicht der H.


								& B. GmbH im Beschwerdeverfahren vorzutragen, obwohl


								sie bei Durchsicht der Vertragsunterlagen hätte erkennen können und müssen,

								daß eine solche bestand. Es ist anerkannt (Bartenbach/Volz, aaO, § 16 ArbEG

								Rdn. 41; Volmer/Gaul, aaO, § 16 ArbEG Rdn. 60), daß der Arbeitgeber verpflichtet ist, während der dem Arbeitnehmererfinder nach § 16 Abs. 2 ArbEG

								zustehenden Überlegungsfrist alle ihm zumutbaren Maßnahmen zu treffen, um

								dem Arbeitnehmer das zu übertragende Recht in dem (Rechts-)Zustand zu erhalten, in dem es sich zum Zeitpunkt der Mitteilung der Aufgabeabsicht befunden hat. Dies gilt um so mehr, wenn der Arbeitnehmer durch sein Übertragungsverlangen die Verpflichtung des Arbeitgebers zur Übertragung des

								Schutzrechts nach § 16 Abs. 1 ArbEG begründet hat. Der Arbeitgeber hat sich

								bis zur wirksamen Übertragung des Schutzrechts auf den Arbeitnehmererfinder

								mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln um die Aufrechterhaltung des

								Schutzrechts zu bemühen. Diese aus § 16 ArbEG abzuleitende Obliegenheit

								beinhaltet u.a., daß der Arbeitgeber in einem Einspruchsverfahren und beim

								nachfolgenden Beschwerdeverfahren, in dem der Widerruf des Patents droht,

								alle ihm zu Gebote stehende Verteidigungsmöglichkeiten zugunsten des Arbeitnehmererfinders ausschöpfen muß. Dazu gehört es auch, wenn in dem

								Verfahren offenkundige Vorbenutzung geltend gemacht wird, durch Nachfrage

								bei den zuständigen Mitarbeitern und durch Durchsicht der maßgeblichen Vertragsunterlagen aufzuklären, ob etwa eine Geheimhaltungsvereinbarung be-


								- 24 -


								steht oder tatsächliche Umstände bekannt sind, aus denen eine Pflicht zur Geheimhaltung folgt. Dieser Verpflichtung zur Aufklärung des Sachverhalts ist die

								Beklagte - soweit es um die Geheimhaltungsvereinbarung im Verhältnis zur

								H.


								& B. GmbH geht - nicht in dem erforderlichen Maße nachgekommen.


								Bei der gebotenen Durchsicht der Vertragsunterlagen hätte die Beklagte erkennen können und müssen, daß aufgrund der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen eine Geheimhaltungspflicht bestand. Jedenfalls bei dieser Sachlage führte dieser Sorgfaltspflichtverstoß der

								Beklagten dazu, daß sie es unterließ, die Tatsache einer bestehenden G eheimhaltungsvereinbarung in das Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht einzuführen.

								cc) Die Ausführungen des Berufungsgerichts, mit denen es einen Schaden des Klägers bejaht hat, begegnen keinen rechtlichen Bedenken. Bei einem

								Verfall des Schutzrechts kann der Schaden im Ausfall von Vergütungsansprüchen liegen (Busse, aaO, § 16 ArbEG Rdn. 26 m.w.N.). Die Revision kann

								demgegenüber nicht mit Erfolg geltend machen, die Beklagte hätte im Falle der

								Zurücknahme der Beschwerde durch die einsprechende H.


								& B. GmbH


								ihrerseits eine Nichtigkeitsklage erhoben, die auch Erfolg gehabt hätte. Die

								Revision


								stützt


								sich


								hier


								auf


								Vortrag


								im


								Einspruchsschriftsatz


								vom


								28. November 1989 an das Deutsche Patentamt, der aus den oben genannten

								Gründen nicht Prozeßstoff des gegenständlichen Verfahrens geworden ist. Im

								übrigen kommt es auch insoweit maßgeblich darauf an, ob eine Geheimhaltungspflicht der E.


								B.


								GmbH bestand, die eine offenkundige Benutzung


								nach § 3 Abs. 1 Satz 2 PatG ausschließen kann.


								- 25 -


								V. 1. Bei der erneuten Verhandlung und Entscheidung wird das Berufungsgericht zunächst der von ihm ausdrücklich offengelassenen Frage nachzugehen haben, ob unabhängig von der in den VDMA-Bedingungen enthaltenen Klausel aus tatsächlichen Gründen eine Geheimhaltungspflicht der E.

								B.


								GmbH gegenüber der Beklagten bestand. Dabei wird sich das Berufungs-


								gericht insbesondere mit der vom Landgericht bejahten stillschweigenden Geheimhaltungspflicht (vgl. Benkard/Ullmann, aaO, § 3 PatG Rdn. 68 m.w.N.)

								befassen müssen.

								2. Sollte sich erweisen, daß eine Geheimhaltungspflicht auch der E.

								B.


								GmbH bestand, wird zu klären sein, ob die Beklagte das Bestehen einer


								solchen Verpflichtung hätte erkennen können und müssen und ihr deshalb ein

								Verschulden zur Last fällt. In diesem Zusammenhang wird das Berufungsgericht die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zur Zurechnung des Wissens von Organvertretern im Verhältnis zur juristischen Person zu beachten

								haben, da an den maßgeblichen Gesprächen der inzwischen verstorbene Geschäftsführer der Beklagten R.


								O.


								beteiligt war. Nach diesen Grundsät-


								zen muß sich die juristische Person das Wissen aller ihrer vertretungsberechtigten Organwalter zurechnen lassen, selbst wenn das "wissende" Organmitglied an dem betreffenden Rechtsgeschäft nicht selbst mitgewirkt hat bzw.

								nichts davon gewußt hat. Auch das Ausscheiden aus dem Amt oder der


								- 26 -


								Tod des Organvertreters steht dem Fortdauern der Wissenszurechnung nicht

								entgegen (BGH, Urt. v. 17.5.1995 - VIII ZR 70/94, NJW 1995, 2159, 2160;

								BGHZ 109, 327, 331; BGH, Urt. v. 31.1.1996 - VIII ZR 297/94, NJW 1996,

								1205, 1206).


								Melullis


								Jestaedt

								Keukenschrijver


								Scharen

								Asendorf