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								BUNDESGERICHTSHOF

								IM NAMEN DES VOLKES

								URTEIL

								X ZR 133/12


								Verkündet am:

								13. Mai 2014

								Beširović

								Justizangestellte

								als Urkundsbeamtin

								der Geschäftsstelle

								in der Patentnichtigkeitssache


								-2-


								Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 13. Mai 2014 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck,

								die Richter Gröning, Dr. Grabinski und Dr. Bacher sowie die Richterin

								Dr. Kober-Dehm

								für Recht erkannt:

								Die Berufung gegen das am 5. Juni 2012 verkündete Urteil des

								3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf

								Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

								Von Rechts wegen


								Tatbestand:


								1


								Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik

								Deutschland erteilten europäischen Patents 746 398 (Streitpatents), das am

								21. Februar 1995 unter Inanspruchnahme einer US-amerikanischen Priorität

								vom 22. Februar 1994 angemeldet wurde und Verfahren zur Reinigung von Antikörpern betrifft. Das Streitpatent umfasst 26 Patentansprüche, von denen die

								einander nebengeordneten Patentansprüche 1 und 2 in der Verfahrenssprache

								wie folgt lauten:

								"1. A method for purifying monomeric IgG antibody from a mixture comprising the monomeric antibody and protein A comprising contacting

								said mixture with a hydrophobic interaction chromatographic (HIC)

								support and selectively eluting the monomer from the support.

								2. A method for the purification of an IgG antibody from conditioned cell

								culture medium containing same comprising sequentially subjecting the


								-3-


								medium to (a) Protein A affinity chromatography, (b) ion exchange

								chromatography, and (c) hydrophobic interaction chromatography."


								2


								Die übrigen Ansprüche sind auf einen dieser Ansprüche zurückbezogen.


								3


								Die Klägerin hat die Klage zunächst nur auf den Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit gestützt. Im Verlauf des Verfahrens hat sie ferner geltend gemacht, die Erfindung sei nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass

								ein Fachmann sie ausführen könne. Die Beklagte hat das Streitpatent in der

								erteilten Fassung und hilfsweise in sechs geänderten Fassungen verteidigt.

								Das Patentgericht hat das Streitpatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet


								4


								der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt. Dagegen richtet sich die

								Berufung der Beklagten, die weiterhin die Klageabweisung erstrebt und das

								Streitpatent hilfsweise mit ihren bereits in erster Instanz gestellten Anträgen

								sowie - für den Fall, dass eine von der Klägerin im Berufungsverfahren neu eingeführte Entgegenhaltung entscheidungserheblich werden sollte - mit weiteren

								sechs Hilfsanträgen verteidigt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.


								Entscheidungsgründe:


								5


								I.


								Das Streitpatent betrifft die Reinigung von Immunglobulin-G-


								Antikörpern (IgG-Antikörpern) aus Protein A enthaltenden Gemischen sowie

								aus konditioniertem Zellkulturmedium unter Anwendung der hydrophoben

								Wechselwirkungschromatographie.

								6


								1.


								Im Stand der Technik sind verschiedene Verfahren zur Aufreinigung


								von Proteinen bekannt. Nach den Erläuterungen in der Streitpatentschrift setzen die herkömmlichen Reinigungsverfahren, zu denen die Größenausschlusschromatographie, die Ionenaustauschchromatographie und die Präzipitation

								(Ausfällung) zu zählen sind, bei den Unterschieden an, die das zu reinigende


								-4-


								Protein einerseits und die unerwünschten Proteinverunreinigungen andererseits

								hinsichtlich molekularer Eigenschaften wie Größe, Ladung und Löslichkeit aufweisen (Beschr. Abs. 2).

								7


								Bei der Größenausschlusschromatographie, die auch unter den Begriffen

								Gelfiltrations- oder Gelpermeationschromatographie bekannt sei und vor allem

								für die Trennung von Makromolekülen angewendet werde, beruhe der Trennungseffekt darauf, dass unterschiedlich große Moleküle unterschiedliche Diffusionsvolumina aufwiesen. Kleinere Moleküle drängen vollständig in die porösen

								Polymere der stationären Phase ein und würden dadurch stärker zurückgehalten als große Moleküle, denen nur die Zwischenräume zwischen dem Polymergranulat zugänglich seien. Dementsprechend eluierten große Moleküle vor den

								kleinen (Beschr. Abs. 3).


								8


								Bei den Präzipitationsverfahren würden die in einer Probe enthaltenen

								gewünschten Antikörper durch den Zusatz von Salzen oder organischen Lösungsmitteln als Fällungsmittel ausgeschieden (Beschr. Abs. 5).


								9


								Die Ionenaustauschchromatographie trenne die Moleküle nach ihrer unterschiedlichen Ladung. Geladene funktionelle Gruppen in der Probe bänden

								ionische funktionelle Gruppen von entgegengesetzter Ladung auf der Oberfläche eines Adsorptionsmittels. Dabei werde zwischen anionischer und kationischer Austauschchromatographie unterschieden (Beschr. Abs. 6).


								10


								Die Streitpatentschrift führt weiter aus, dass in neuerer Zeit die Techniken

								der Affinitätschromatographie und der hydrophoben Wechselwirkungschromatographie (Hydrophobic Interaction Chromatography, HIC) entwickelt worden

								seien, um die traditionelleren Verfahren der Größenausschluss- und der Ionenaustauschchromatographie zu ergänzen (Beschr. Abs. 7).


								11


								Die Affinitätschromatographie nutze die spezifische Wechselwirkung zwischen Proteinen und Liganden. Das zu reinigende Molekül werde spezifisch


								-5-


								und reversibel an einen Liganden gebunden, während kontaminierende Substanzen ausgewaschen würden. Die spezifische Wahl eines Liganden für die

								Affinitätsreinigung eines Antikörpers sei das Antigen, mit dem der gewünschte

								Antikörper reagiere. Jedoch können nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift auch mit Protein A aus Staphylococcus bestimmte Antikörper der IgGKlasse gebunden werden (Beschr. Abs. 7 bis 9).

								12


								Die hydrophobe Wechselwirkungschromatographie mache sich die Wechselwirkungen zwischen den hydrophoben Abschnitten des zu reinigenden Proteins und der HIC-Matrix zu Nutze und ermögliche so eine Trennung von Proteinen mittels Affinitätsgelen auch dann, wenn diese nur KohlenwasserstoffAbstandsarme und keinen Affinitätsliganden enthalten. Die hydrophobe Wechselwirkung sei bei hoher Ionenstärke am wirksamsten. Daher empfiehlt sich die

								HIC nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift vor allem nach einer Salzfällung oder der Durchführung eines Ionenaustauschverfahrens (Beschr.

								Abs. 10).


								13


								Nach der Streitpatentschrift sind Affinitätschromatographie und HIC auch

								schon kombiniert mit einer oder mehreren der herkömmlichen Proteinreinigungsverfahren angewandt worden (Beschr. Abs. 11).


								14


								Als für die Isolierung von Antikörpern am weitesten verbreitetes Verfahren

								wird in der Streitpatentschrift die Protein-A-Affinitätschromatographie genannt.

								Nachteilig bei diesem Verfahren sei jedoch, dass mit der Elution des Antikörpers von der Säule gleichzeitig Protein A vom chromatographischen Träger

								ausgewaschen werde, das den gewonnenen Antikörper wiederum verunreinige.

								Zur Entfernung des ausgewaschenen Proteins A sei bis zum Prioritätszeitpunkt

								des


								Streitpatents


								eine


								Reinigung


								mittels


								einer


								Größenausschluss-


								Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (High Performance Liquid Chromatography, HPLC) oder einer Anionenaustauschchromatographie empfohlen

								worden. Überraschenderweise habe sich aber gezeigt, dass für das Herauslö-


								-6-


								sen von verunreinigendem Protein A aus IgG-Gemischen, die aus einem chromatographischen Träger mit Protein A eluiert worden seien, die HIC nutzbar

								gemacht werden könne (Beschr. Abs. 13, 14).

								15


								Das Patentgericht hat die Aufgabe des Streitpatents darin gesehen, mit

								Hilfe der zum Prioritätszeitpunkt bekannten Techniken ein Reinigungsverfahren

								zu entwickeln, das die selektive Anreicherung von (monomeren) Antikörpern

								aus einem Gemisch ermöglicht, das den (monomeren) Antikörper und Protein A

								enthält.


								16


								Dies trifft nur für den Gegenstand von Patentanspruch 1 zu. Für Patentanspruch 2 ist das technische Problem allgemeiner dahin zu formulieren, ein Verfahren anzugeben, mit dem hochreine monomere IgG-Antikörper gewonnen

								werden können.


								17


								2.


								Zur Lösung der gestellten Aufgabe schlägt das Streitpatent in den


								Patentansprüchen 1 und 2 Reinigungsverfahren für IgG-Antikörper unter Einbeziehung der HIC vor.

								18


								a)


								Die Merkmale des in Patentanspruch 1 vorgeschlagenen Verfahrens


								lassen sich - im Wesentlichen mit dem Patentgericht - wie folgt gliedern:

								1.1 Das Verfahren dient der Reinigung eines monomeren IgGAntikörpers aus einem Gemisch.

								1.1.1


								Das Gemisch umfasst den monomeren Antikörper und

								Protein A.


								1.2 Das Verfahren umfasst

								1.2.1


								das Inkontaktbringen des Gemisches mit einem Träger

								für

								hydrophobe

								Wechselwirkungschromatographie

								(HIC) und


								1.2.2


								das selektive Eluieren des Monomers vom Träger.


								-7-


								19


								b)


								Die Merkmale des in Patentanspruch 2 vorgeschlagenen Verfahrens


								können mit dem Patentgericht wie folgt gegliedert werden:

								2.1 Das Verfahren dient der Reinigung eines IgG-Antikörpers aus

								konditioniertem Zellkulturmedium, das den IgG-Antikörper enthält.

								2.2 Das Verfahren umfasst die aufeinanderfolgende Durchführung


								20


								3.


								2.2.1


								einer Protein-A-Affinitätschromatographie,


								2.2.2


								einer Ionenaustauschchromatographie und


								2.2.3


								einer hydrophoben Wechselwirkungschromatographie

								(HIC) mit dem Medium.


								Zur Auslegung der Patentansprüche sind folgende Bemerkungen


								veranlasst:

								21


								a)


								Merkmal 1.1.1 beschreibt das Gemisch, aus dem der monomere


								IgG-Antikörper nach dem von Patentanspruch 1 beanspruchten Verfahren herausgelöst werden soll, als eines, das neben dem monomeren IgG-Antikörper

								Protein A umfasst. Dabei schließt die Formulierung "umfasst" nicht aus, dass

								das Gemisch neben Protein A auch andere Verunreinigungen enthält. Die Beschreibung des Streitpatents geht demgegenüber von einem weiteren Verständnis des Begriffs Gemisch aus. Danach kann das Gemisch von den möglichen Verunreinigungen, wie Immunglobulinaggregate, fehlgefaltete Proteine,

								Wirtszellenprotein, restliches Material aus vorangegangenen chromatographischen Schritten, wie beispielsweise Protein A, ohne Einschränkung eine oder

								mehrere enthalten, so dass sich darunter nicht zwingend auch Protein A befinden müsste (Beschr. Abs. 37). Diese Definition kann indessen nicht für die Bestimmung des Gegenstands des Patentanspruchs 1 herangezogen werden, da

								Merkmal 1.1.1 verlangt, dass das Gemisch jedenfalls Protein A als verunreinigende Substanz enthält.

								22


								b)


								Das Patentgericht hat angenommen, entgegen der Auffassung der


								Beklagten handle es sich bei der HIC im Sinne von Merkmal 1.2.1 und 2.2.3


								-8-


								nicht um ein funktionelles, sondern um ein allgemeines technisches Merkmal,

								das im Vergleich zu der im Stand der Technik bekannten Vorgehensweise keine Besonderheiten aufweise und insbesondere nicht - wie von der Beklagten

								geltend gemacht - speziell an die Abreicherung von Protein A oder von IgGAggregaten angepasst sei. Vielmehr sei die HIC mangels näherer Konkretisierung in den Patentansprüchen 1 und 2 nach den im Stand der Technik bekannten Methoden durchzuführen, die, weil sie zu hochreinen Erzeugnissen führten,

								zur Entfernung sowohl von Protein A als auch von IgG-Aggregaten geeignet

								seien.

								23


								Dies hält den Angriffen der Berufung stand.


								24


								Die Merkmale 1.2.1 und 2.2.3 in der erteilten Fassung treffen keine nähere

								Aussage über die Bedingungen, unter denen die HIC durchzuführen ist. Die in

								der Streitpatentschrift dargestellten Beispiele mögen - wie die Beklagte geltend

								macht - detaillierte Angaben dazu enthalten, wie die einzelnen Verfahrensschritte einer HIC ausgeführt werden können, um das Protein A aus dem zu reinigenden Gemisch zu entfernen. Indessen kommt es hierauf letztlich nicht an.

								Der Gegenstand eines Patents bestimmt sich nach den Patentansprüchen.

								Zwar ist die Beschreibung, die die technische Lehre des Patentanspruchs erläutert, nicht nur für die Bestimmung des Schutzbereichs, sondern auch für die

								Auslegung des Patentanspruchs heranzuziehen (st. Rspr., s. nur BGH, Urteil

								vom 17. Juli 2012 - X ZR 117/11, BGHZ 194, 107 Rn. 27 - Polymerschaum).

								Jedoch darf dies nicht zu einer sachlichen Einengung des durch den Wortlaut

								des Patentanspruchs festgelegten Gegenstands führen (BGH, Urteil vom

								4. Februar 2010 - Xa ZR 36/08, GRUR 2010, 602 Rn. 27 - Gelenkanordnung).

								Aus der Gesamtheit der Offenbarung lässt sich nicht entnehmen, dass die Patentansprüche in der erteilten Fassung über die reinen Zweckangaben (Entfernung von Protein A in Patentanspruch 1 und Reinigung eines IgG-Antikörpers

								aus konditioniertem Zellkulturmedium in Patentanspruch 2) hinaus mit Blick auf

								die in der Beschreibung des Streitpatents geschilderten Beispiele eine spezielle


								-9-


								Art einer HIC zum Gegenstand haben, die von dem abweicht, was zum Standard einer HIC und zu den im Einzelfall vom Fachmann sachgerecht auszuwählenden und einzustellenden Parametern gehört. Die Beklagte legt auch nicht

								konkret dar, was eine solche HIC kennzeichnen sollte. Eine andere Beurteilung

								ergibt sich auch dann nicht, wenn die Merkmale "Entfernung von Protein A" und

								"Entfernung von IgG-Aggregaten" - wie in den Hilfsanträgen teilweise vorgesehen - ausdrücklich in die Patentansprüche aufgenommen werden. Das Patentgericht hat hierzu festgestellt, dass anerkannte Methoden der HIC zur Entfernung sowohl von Protein A als auch von IgG-Aggregaten geeignet sind. Insbesondere hat das Patentgericht, insoweit von der Berufung nicht mit einer Verfahrensrüge angefochten, festgestellt, dass IgG-Aggregate sich nicht nur in ihrer Molekülgröße von den zu isolierenden monomeren IgG-Antikörpern unterscheiden, sondern auch in ihrem hydrophoben Verhalten. Daraus ergibt sich,

								dass zur Entfernung von IgG-Aggregaten im Prioritätszeitpunkt nicht ausschließlich die Gelfiltration in Betracht kam, sondern die HIC mit den im Stand

								der Technik bekannten Parametern objektiv ebenfalls hierfür geeignet war. Die

								Beklagte kann daher nicht mit Erfolg geltend machen, dass die Entfernung von

								IgG-Aggregaten als zusätzliches technisches Merkmal anzusehen sei, weil IgGAggregate nur unter "spezifischen Chromatographiebedingungen" entfernt werden könnten. Dementsprechend gehen die Patentansprüche in der erteilten

								Fassung und in den mit den Hilfsanträgen verteidigten Fassungen von einer im

								Stand der Technik bekannten HIC aus, die allgemein für die Gewinnung eines

								hochreinen Antikörpers und damit für die Entfernung von Verunreinigungen unterschiedlicher Art und daher auch von Protein A und von IgG-Aggregaten geeignet ist.

								25


								II.


								Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt


								begründet:

								26


								Der Gegenstand von Patentanspruch 1 beruhe nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Das darin geschützte Verfahren sei dem Fachmann, einem wissen-


								- 10 -


								schaftlich tätigen Biochemiker mit speziellen Kenntnissen auf dem Gebiet der

								Immunologie, der mit der Aufreinigung von Antikörpern befasst sei, schon allein

								durch die Entgegenhaltung NiK10 (Schmidt, Journal of Biotechnology 11 (1989)

								S. 235 bis 252), zumindest aber durch eine Zusammenschau der NiK10 und der

								NiK3 (internationale Patentanmeldung WO 89/06544), nahegelegt gewesen.

								27


								Die NiK10 betreffe die Aufreinigung von monomeren IgG-Antikörpern im

								Sinne von Patentanspruch 1. Denn nach den Erläuterungen in der NiK10 seien

								nur diese funktionsfähig und kommerziell verwertbar, während Dimere Verunreinigungen darstellten. Die NiK10 gebe nicht nur einen Überblick über die gängigen Proteinreinigungsverfahren, sondern zeige auch Aspekte auf, die bei der

								Konzeption neuer Reinigungsprotokolle zu berücksichtigen seien. Danach liege

								für den Fachmann ein Reinigungsprotokoll bestehend aus einer Protein-AAffinitätschromatographie als erstem Reinigungsschritt gefolgt von einer weiteren, abschließenden Reinigungsstufe auf der Hand. Die Protein-A-Affinitätschromatographie werde in der NiK10 neben der Ionenaustauschchromatographie als die für den ersten Reinigungsschritt am häufigsten verwendete Technik

								genannt. Zwar zeige die NiK10 dem Fachmann auch den Nachteil dieser Methode auf, der darin bestehe, dass aus der Affinitätsmatrix Protein A in die gewonnenen IgG-Antikörper ausgewaschen werden könne, dessen Entfernung im

								Hinblick darauf, dass zum therapeutischen Einsatz beim Menschen bestimmte

								Antikörper einen gesetzlich vorgeschriebenen hohen Reinheitsgrad aufweisen

								müssten, einen weiteren, abschließenden Reinigungsschritt erforderlich mache.

								Da die Protein-A-Affinitätschromatographie aber ansonsten keine Nachteile

								aufweise, werde der Fachmann daran festhalten, den ersten Reinigungsschritt

								in diesem Verfahren durchzuführen. Nachdem im Stand der Technik keine der

								Protein-A-Affinitätschromatographie nachgeschalteten Reinigungsschritte mit

								zufriedenstellenden Ergebnissen bekannt gewesen seien, habe für den Fachmann Anlass bestanden, nach neuen Strategien zur Reinigung von IgGAntikörpern unter Beteiligung der Protein-A-Affinitätschromatographie zu suchen. Zwar nehme die NiK10 insoweit auf ein von Kenney und Chase im Jahr


								- 11 -


								1987 beschriebenes Proteinreinigungsverfahren Bezug, das die Kombination

								der Protein-A-Affinitätschromatographie mit der Ionenaustauschchromatographie vorsehe. Da dort die Ionenaustauschchromatographie aber nicht als abschließender, sondern lediglich als weiterer Reinigungsschritt genannt werde

								und nach den Angaben in der Streitpatentschrift eine solche Kombination nur

								mit mäßigem Erfolg angewendet worden sei, werde sich der Fachmann nicht

								nur auf dieses Beispiel konzentrieren, sondern sich im Abschnitt "Final Purification" (abschließende Reinigung) der NiK10, wo eine überschaubare Zahl möglicher Endreinigungsstufen mit deren Vor- und Nachteilen erläutert würden, über

								als abschließende Reinigungsverfahren in Betracht kommende Techniken informieren. Auch wenn dort die Gelfiltration vor der HIC und der Hydroxyapatitchromatographie als die am häufigsten angewendete Methode für die Gewinnung von hochreinen Antikörperprodukten genannt werde, habe für den Fachmann Anlass bestanden, auch die weiteren als geeignet erachteten Techniken

								in Betracht zu ziehen und dabei die als vielversprechender nachgeschalteter

								Reinigungsschritt bewertete HIC als vorteilhaft anzusehen.

								28


								Der Fachmann, der ausgehend von der NiK10 ein die Protein-A-Affinitätschromatographie umfassendes Reinigungsprotokoll für IgG-Antikörper entwickeln habe wollen, habe auch auf die NiK3 zurückgreifen können. Denn der in

								Merkmal 1.1 verwendete allgemeine Begriff IgG-Antikörper umfasse entgegen

								der Auffassung der Beklagten auch heteroligierende Antikörper im Sinne der

								NiK3. Die in NiK3 für die Reinigung heterobifunktioneller Antikörper entwickelten Reinigungsprotokolle basierten auf den üblichen Techniken der Chromatographie zur Isolierung und Trennung von Immunglobulinen. Das Beispiel betreffend die Isolierung des heterobifunktionellen Antikörpers 17-1A x B140 zeige

								die Durchführung einer Protein-A-Affinitätschromatographie gefolgt von einer

								hydrophoben Wechselwirkungschromatographie. Im Anschluss daran werde

								der gesuchte heterobifunktionelle IgG-Antikörper durch selektive Elution im Sinne des Merkmals 1.2.2 gewonnen. Während der Elution erfolge die Trennung


								- 12 -


								des heterobifunktionellen Antikörpers 17-1A x B140 von den monoklonalen Antikörpern 17-1A und B140.

								29


								Ebenso wenig beruhe der Gegenstand von Patentanspruch 2 auf erfinderischer Tätigkeit. Das darin beschriebene Verfahren sei dem Fachmann durch

								die NiK3, die NiK10 und die NiK4 (V.K. Garg, in: Targeted Therapeutic System,

								herausgegeben von P. Tyle and B.P. Ram, 1990, S. 45 bis 73) nahegelegt gewesen. Dem Fachmann sei aus der NiK3 bekannt gewesen, dass sich für die

								Aufreinigung von IgG-Antikörpern die Kombination einer Protein-A-Affinitätschromatographie mit einer sich anschließenden hydrophoben Wechselwirkungschromatographie eigne. Für den Fall, dass hiermit keine IgG-Produkte

								gewonnen werden könnten, die die Grenzwerte an zulässigen Verunreinigungen nicht überschritten, werde der Fachmann die Durchführung eines weiteren

								Reinigungsschritts erwägen. Hierfür habe er sich an der NiK4 orientieren können, in der auch Konzepte für dreistufige Reinigungsverfahren angesprochen

								würden.


								30


								Er finde dort zunächst den Hinweis, dass nach einer Affinitätschromatographie mit Protein A abschließend ein Anionenaustauschschritt zur Entfernung

								ausgewaschener Proteine, insbesondere des Proteins A, durchgeführt werden

								solle. Da die Ionenaustausch- und die Affinitätschromatographie als die am

								häufigsten verwendeten Techniken bei der Aufreinigung monoklonaler Antikörper bezeichnet würden, werde der Fachmann dieser Kombination bei der Entwicklung eines dreistufigen Verfahrens Aufmerksamkeit schenken, auch wenn

								die zweistufige Kombination zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents als nicht

								zufriedenstellend erachtet worden sei. Dem anschließenden Kapitel über die

								hydrophobe Wechselwirkungschromatographie in der NiK4 entnehme der

								Fachmann, dass sich dieses Verfahren am besten als Anschlussverfahren nach

								einer Ionenaustauschchromatographie eigne. Dies werde den Fachmann nicht

								überraschen, da auch die Streitpatentschrift die Durchführung einer HIC nach

								vorangegangener Ionenaustauschchromatographie als bekannt voraussetze. In


								- 13 -


								der Durchführung einer Protein-A-Affinitätschromatographie, gefolgt von einer

								Ionenaustauschchromatographie und abschließender HIC sei demzufolge keine

								erfinderische Tätigkeit zu erkennen.

								31


								Der Gegenstand der Patentansprüche 1 und 2 in der Fassung der Hilfsanträge I bis V sei dem Fachmann ebenfalls nahegelegt gewesen. Die in diesen

								Hilfsanträgen zusätzlich aufgenommene Entfernung von IgG-Aggregaten beschreibe ein bereits zur Aufgabe der bekannten Reinigungsverfahren gehörendes Merkmal. Denn Dimere und damit alle Formen von IgG-Aggregaten stellten

								zu entfernende Verunreinigungen dar. Der Einwand der Beklagten, dass nach

								dem Stand der Technik IgG-Aggregate ausschließlich mittels Gelfiltration entfernt worden seien, greife nicht durch. IgG-Aggregate unterschieden sich von

								den zu isolierenden monomeren IgG-Antikörpern nicht nur hinsichtlich ihrer Molekülgröße, sondern auch in ihrem hydrophoben Verhalten. Der Fachmann werde daher auch die HIC als für die Entfernung von IgG-Aggregaten geeignetes

								Reinigungsverfahren in Betracht ziehen. Nachdem mit den im Stand der Technik bekannten Reinigungsverfahren bereits Reinheitsgrade von mehr als 95%

								erreicht würden, beruhe auch der Gegenstand des Streitpatents in der Fassung

								des hierauf abstellenden Hilfsantrags III nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Die

								Verwendungsansprüche der Hilfsanträge IV und V gingen sachlich nicht über

								die vorangehenden Hilfsanträge hinaus.


								32


								III.


								Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren je-


								denfalls im Ergebnis stand.

								33


								1.


								Zu Recht hat das Patentgericht den Gegenstand von Patentan-


								spruch 1 mangels erfinderischer Tätigkeit als nicht patentfähig angesehen.

								34


								a)


								Nach der NiK10 erfolgt die Reinigung großer Mengen von monoklo-


								nalen Antikörpern in folgenden drei Arbeitsschritten: Präparieren der zu reinigenden Substanz (feed pretreatment), Anfangsreinigung (initial purification) und


								- 14 -


								abschließende Reinigung (final purification). Die Vorbehandlung dient dazu, die

								Probe für die Reinigung durch chromatographische Verfahren vorzubereiten,

								indem kleine Moleküle, wie Wasser, und Salze aus der aufzureinigenden Substanz entfernt werden. Als übliche Methoden hierfür nennt die NiK10 Ultrafiltration, Entsalzung und Pufferaustausch (S. 242 = S. 13 f. der Übers.). Für die erste Reinigungsstufe, in der in der Regel die meisten wesentlichen Verunreinigungen entfernt werden, hat sich nach der NiK10 die Ionenaustauschchromatographie etabliert, mit der bei Verwendung eines Anionenaustauschers Antikörper mit einer Reinheit von mehr als 98% und bei einem Kationenaustausch mit

								einer Reinheit zwischen 50 und 95% gewonnen werden können (S. 243 = S. 15

								der Übers.). Als für diese Reinigungsstufe ebenfalls geeignete Methode nennt

								die NiK10 die Affinitätschromatographie, mit der bei Verwendung von immobilisiertem Protein A eine Reinheit von mehr als 95% bei einer Ausbeute von 80%

								erzielt werden könne (S. 243 bis 245 = S. 16 bis 18 der Übers.). In diesem Zusammenhang weist die NiK10 darauf hin, dass bei hohen Anforderungen an die

								Eliminierung von Verunreinigungen für eine In-vivo-Verwendung des Antikörpers beim Menschen zu berücksichtigen sei, dass Protein A aus der Affinitätsmatrix entweichen könne. Nach der NiK10 kann diesem unerwünschten Effekt

								entgegengewirkt werden, indem die chromatographische Säule vor Gebrauch

								vorgespült oder im Anschluss an die Durchführung der Affinitätschromatographie das ausgewaschene Protein A in einem abschließenden Reinigungsschritt

								entfernt wird (S. 244 = S. 16 der Übers.). Ein speziell hierfür geeignetes Verfahren nennt die NiK10 an dieser Stelle nicht. Im Abschnitt über die für eine abschließende Reinigung in Betracht kommenden Verfahren, die nach den Erläuterungen in der NiK10 erforderlich ist, wenn ein extrem hoher Reinheitsgrad

								gefordert ist, werden mehrere Chromatographieverfahren, darunter auch die

								HIC, als geeignet aufgeführt (S. 245 "Final Purification" = S. 18 der Übers.). Das

								Problem der Entfernung von nach einer Affinitätschromatographie ausgewaschenem Protein A wird an dieser Stelle nicht (erneut) ausdrücklich angesprochen. Hinsichtlich der Gelfiltration wird allgemein darauf hingewiesen, dass diese ideal sei, um dem Produkt den letzten Schliff zu geben. In Bezug auf die HIC


								- 15 -


								heißt es, dass sich nur wenige Literaturstellen zum Einsatz der HIC für die Abtrennung monoklonaler Antikörper im großen Maßstab fänden, dass aber über

								gute Ergebnisse für die Abtrennung monoklonaler Antikörper aus Zellkulturüberstand berichtet werde.

								35


								b)


								Aus der NiK10 ergibt sich somit, dass die HIC als abschließendes


								Reinigungsverfahren in Betracht kommt, wenn nach dem ersten Reinigungsschritt ein weiterer - abschließender - Reinigungsschritt notwendig wird, weil ein

								besonders hoher Reinheitsgrad des Präparats gefordert ist. Da zugleich ausdrücklich auf die Notwendigkeit hingewiesen wird, im Anschluss an die Durchführung einer Affinitätschromatographie ausgewaschenes Protein A in einem

								abschließenden Reinigungsschritt zu entfernen, ist gegen die Annahme des

								Patentgerichts, jedenfalls eine naheliegende Möglichkeit habe in der Durchführung einer HIC zur Entfernung der Protein-A-Verunreinigungen bestanden,

								nichts zu erinnern.

								36


								c)


								Darauf, ob - wie das Patentgericht angenommen hat - der Gegen-


								stand von Patentanspruch 1 dem Fachmann auch durch die NiK3 in Kombination mit der NiK10 nahegelegt wurde, kommt es daher nicht mehr an.

								37


								2.


								Das Patentgericht hat ebenfalls zu Recht entschieden, dass der Ge-


								genstand von Patentanspruch 2 nicht patentfähig ist.

								38


								a)


								Der Gegenstand von Patentanspruch 2 ist zwar neu (Art. 54 Abs. 1


								und 2 EPÜ). Wenn auch alle nach Patentanspruch 2 zur Reinigung von IgGAntikörpern einzusetzenden Chromatographieverfahren in den von der Klägerin

								als neuheitsschädlich vorgelegten Entgegenhaltungen aufgeführt, erläutert und

								zum Teil auch Kombinationen dieser Verfahren vorgeschlagen werden, sieht

								doch keine der genannten Entgegenhaltungen vor, dass die drei in Patentanspruch 2 genannten Verfahren in der dort vorgesehenen Kombination und Reihenfolge durchgeführt werden.


								- 16 -


								39


								b)


								Jedoch ist das Patentgericht zutreffend zu dem Ergebnis gelangt,


								dass der Gegenstand von Patentanspruch 2 in der erteilten Fassung dem

								Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt war (Art. 56 EPÜ).

								40


								Ob sich dies bereits - wie das Patentgericht angenommen hat - aus der

								NiK4 ergibt, mag im Hinblick darauf zweifelhaft sein, dass diese Veröffentlichung am Ende des Abschnitts VI (vorletzter Absatz, S. 57 = S. 17 der Übers.)

								eine Ionenaustauschchromatographie vor der Affinitätschromatographie zu

								empfehlen scheint. Letztlich kommt es darauf jedoch nicht an. Denn dem

								Fachmann war der Gegenstand von Patentanspruch 2 jedenfalls durch die

								NiK10 nahegelegt. Dort ist ausgeführt, dass für therapeutische Anwendungen

								bestimmte und daher einen hohen Reinheitsgrad fordernde Produkte nach der

								Protein-A-Affinitätschromatographie einem Ionenaustauschschritt unterzogen

								wurden (S. 245 Abs. 1 = S. 17 Abs. 1 der Übers.). Im Abschnitt über die für eine

								abschließende Reinigung in Betracht kommenden Verfahren, die nach den Erläuterungen in der NiK10 durchzuführen ist, wenn ein extrem hoher Reinheitsgrad gefordert ist, wird, wie bereits dargelegt, neben anderen Chromatographieverfahren auch die HIC als geeignet genannt (S. 245 "Final Purification" =

								S. 18 der Übers.), so dass der Fachmann aufgrund der NiK10 Anlass hatte, bei

								unbefriedigenden Ergebnissen eines bloß zweistufigen Verfahrens oder höheren Ansprüchen an die Reinheit des Endprodukts ein dreistufiges Verfahren im

								Sinne des Patentanspruchs 2 zu erproben.


								41


								3.


								Zu Recht hat das Patentgericht den Gegenstand von Patentan-


								spruch 1 auch in der Fassung der Hilfsanträge für nicht patentfähig erachtet.

								42


								a)


								Nach Hilfsantrag I soll das Gemisch nach Merkmal 1.1.1, aus dem


								der monomere IgG-Antikörper gereinigt werden soll, auch IgG-Aggregate umfassen. IgG-Aggregate stellen, wie das Patentgericht - für das Berufungsverfahren bindend (§ 117 PatG i.V.m. § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO) - festgestellt hat, unerwünschte Verunreinigungen eines IgG-Antikörpers dar. Nachdem jedoch das


								- 17 -


								Merkmal "Gemisch" in Patentanspruch 1 - wie bereits oben dargelegt - aufgrund

								des Verbs "umfassen" ohnehin nicht auf eine Zusammensetzung reduziert ist,

								die neben dem Antikörper nur noch Protein A enthält, stellt Hilfsantrag I keine

								inhaltliche Änderung, insbesondere keine Beschränkung von Patentanspruch 1

								in der erteilten Fassung dar, so dass die Patentfähigkeit seines Gegenstandes

								auch nicht anders zu beurteilen ist.

								43


								b)


								Nach Hilfsantrag II soll zusätzlich Merkmal 1.1 dahingehend spezifi-


								ziert werden, dass die Reinigung eines monomeren IgG-Antikörpers "durch Entfernen von Protein A und IgG-Aggregaten" aus einem Gemisch im Sinne des

								Hilfsantrags I erfolgen soll.

								44


								Patentanspruch 1 enthält keine Angaben, unter welchen Bedingungen die

								HIC durchzuführen ist: Daher umfasst - wie oben dargelegt - die Durchführung

								der HIC nach im Stand der Technik bekannten Methoden, die zur Entfernung

								sowohl von IgG-Aggregaten als auch von Protein A geeignet sind, weil sie zu

								hochreinen Erzeugnissen führen. Damit ergeben sich aus dem zusätzlichen

								Merkmal keine weitergehenden, spezifischen Anforderungen an die Verfahrensführung, so dass dieses die Patentfähigkeit des Gegenstands von Patentanspruch 1 nicht zu begründen vermag.


								45


								c)


								Entsprechendes gilt für Hilfsantrag III, der auf Hilfsantrag II aufsetzt


								und zusätzlich verlangt, dass "der monomere IgG-Antikörper eine Reinheit von

								größer als 95%, bezogen auf Gesamtprotein in der Zusammensetzung, aufweist".

								46


								d)


								Der Gegenstand des als Verwendungsanspruch formulierten Pa-


								tentanspruchs 1 ist weder in der Fassung des Hilfsantrags IV noch in der Fassung des Hilfsantrags V patentfähig. Diese Fassungen entsprechen in der Sache Hilfsantrag II bzw. Hilfsantrag I, deren Gegenstand - wie oben dargelegt kein die Patentfähigkeit begründendes Merkmal aufweist.


								- 18 -


								47


								4.


								Ebenso wenig ist der Gegenstand von Patentanspruch 2 in der Fas-


								sung der Hilfsanträge I bis V patentfähig. Diese Fassungen unterscheiden sich

								von der erteilten Fassung im Wesentlichen dadurch, dass der Verfahrensschritt

								der HIC durch die Angabe, dass mit diesem Schritt IgG-Aggregate und/oder

								Protein A entfernt würden, konkretisiert werden soll. Wie schon bei Patentanspruch 1 vermögen diese zusätzlichen Merkmale die Patentfähigkeit auch hier

								nicht zu begründen.

								48


								5.


								Nachdem es für die Entscheidung nicht auf die von der Klägerin im


								Berufungsverfahren neu eingeführte Veröffentlichung von Grebenau u.a.

								(NiK28) ankommt, muss über die Hilfsanträge VI bis XI nicht befunden werden.


								- 19 -


								49


								IV.


								Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG, § 97 Abs. 1


								ZPO.

								Meier-Beck


								Gröning


								Bacher


								Grabinski


								Kober-Dehm


								Vorinstanz:

								Bundespatentgericht, Entscheidung vom 05.06.2012 - 3 Ni 44/10 (EP) -