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								BUNDESGERICHTSHOF

								IM NAMEN DES VOLKES

								URTEIL

								X ZR 100/13


								Verkündet am:

								7. Juli 2015

								Wermes

								Justizamtsinspektor

								als Urkundsbeamter

								der Geschäftsstelle

								in der Patentnichtigkeitssache


								-2Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 7. Juli 2015 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck und

								die Richter Dr. Grabinski, Dr. Bacher, Hoffmann und Dr. Deichfuß

								für Recht erkannt:

								Die Berufung gegen das am 11. Juli 2013 an Verkündungs Statt

								zugestellte Urteil des 5. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten des Beklagten zurückgewiesen.

								Von Rechts wegen


								-3-


								Tatbestand:

								1


								Der Beklagte ist Inhaber des europäischen Patents 1 449 391, das am

								27. November 2002 unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 29. November

								2001 angemeldet wurde und ein alternatives Mobilfunksystem betrifft.

								Patentanspruch 1, auf den acht weitere Patentansprüche zurückbezogen sind,

								hat folgenden Wortlaut:

								"Alternativ Mobil Telekommunikations-System um damit ein elektronische Bestellung und Bedienung unterstützendes, automatisiertes Telekommunikation

								System zu verwirklichen, bei dem drahtlose Telekommunikations-Endgeräte

								(CTT) zur lokalen Nutzung mit mindestens einer Basisstation über ein lokales

								Netzwerk LAN kommunizieren, bei dem die mindestens eine Basisstation über

								eine Telekommunikationsleitung mit einem Telekommunikationsanbieter verbunden ist, um Dienste des Internets zu nutzen, bei dem das jeweilige drahtlose

								Telekommunikationsendgerät (CTT) vor der Kommunikation an der Basisstation

								angemeldet wird, bei dem für einen nicht in dem Lokalen Netzwerk (LAN) registrierten Benutzer ein elektronisches Kauf-, Bestell- oder Bedienverfahren abgewickelt wird, wenn der fremde Benutzer sich mit seinem drahtlosen Telekommunikationsendgerät (CTT) in das lokale Netzwerk (LAN) eines Anbieters

								einbucht und einen bidirektionalen Kommunikationskanal bekommt, bei dem

								das lokale Netzwerk (LAN) für den fremden Benutzer geöffnet wird und er einen

								digitalen Zugriff bekommt, bei dem der Benutzer mit seinem Telekommunikationsendgerät (CTT) eine Ware oder Dienstleistung bestellt und den zu zahlenden Preis mittels eines über das lokale Netzwerk (LAN) Benutzerabhängig geführten Kontos bezahlt oder abbuchen lässt, bei dem die Ware oder Dienstleistung anschließend entweder über einen Automaten oder mit persönlichen

								Diensten zugestellt bzw. ausgehändigt wird, dadurch gekennzeichnet, dass der

								Benutzer über das Internet ein Zeichen oder Signal schickt für den InternetService-Provider oder beliebige andere Telekommunikationsprovider in dem er

								die gewünschte ein oder mehrere Telefonnummern oder andere beliebige Identifikationsmerkmale angibt, mit welche er verbunden werden möchte, weiterhin

								auch automatisch oder manuell seine Erreichbarkeit mitteilt und der Provider


								-4die gewünschte Verbindung entweder paketvermittelt VoIP oder leitungsvermittelt durchführt und dem Teilnehmer die Verbindungen, Anrufe weiterleitet."


								2


								Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents gehe über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus und sei

								nicht patentfähig; ferner sei der Gegenstand von Patentanspruch 8 nicht so offenbart, dass der Fachmann die Erfindung ausführen könne. Der Beklagte hat

								das Streitpatent in der erteilten Fassung und hilfsweise in neun geänderten

								Fassungen verteidigt.


								3


								Das Patentgericht hat das Streitpatent wegen fehlender Patentfähigkeit

								für nichtig erklärt. Dagegen wendet sich der Beklagte mit seiner Berufung, der

								die Klägerin entgegentritt.


								-5-


								Entscheidungsgründe:

								4


								Die zulässige Berufung bleibt ohne Erfolg.


								5


								I.


								Das Streitpatent betrifft ein in besonderer Weise ausgestaltetes Mo-


								bilfunksystem.

								6


								1. In der Streitpatentschrift werden verschiedene im Stand der Technik

								bekannte Lösungen zur Kommunikation mit mobilen Endgeräten aufgezeigt und

								aus unterschiedlichen Gründen als nachteilig bewertet. Bei Mobiltelefonnetzen

								wie GSM oder UMTS werden insbesondere die Notwendigkeit einer teuren und

								anspruchsvollen Infrastruktur, mangelnde Qualität und Bandbreite sowie eine

								hohe Umweltbelastung wegen der hohen Strahlungsleistung bemängelt. Andere

								Systeme wie zum Beispiel Bluetooth, CB-Funk, DECT, IrDA und WLAN, die

								einen drahtlosen Anschluss innerhalb einer Entfernung von 50 bis 500 m ermöglichten, stünden nicht überall zur Verfügung und könnten von fremden oder

								nicht registrierten Nutzern nicht eingesetzt werden, weil die Kosten ausschließlich anschlussabhängig ermittelt würden. So genannte Hot Spots stünden nicht

								in ausreichender Zahl zur Verfügung und würden nur für die Nutzung des Internets und das Senden und Empfangen von E-Mails benutzt, nicht aber zur direkten Kommunikation zwischen Anbieter und Kunde; sie erforderten zudem eine

								umständliche Anmeldung mit Benutzername und PIN und funktionierten deshalb nicht so einfach wie zum Beispiel ein GSM-Netz.


								7


								Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische Problem,

								ein verbessertes System zur Kommunikation mit mobilen Endgeräten zur Verfügung zu stellen, das für elektronisch angestoßene Bestell- und Liefervorgänge

								genutzt werden kann.


								-68


								2. Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent in Patentanspruch 1 ein System zur mobilen Telekommunikation vor, dessen Merkmale

								sich wie folgt gliedern lassen:

								1.


								Es handelt sich um ein alternatives, automatisiertes System

								zur mobilen Telekommunikation, das elektronische Bestellung und Bedienung unterstützt.


								2.


								Bei dem System kommunizieren drahtlose Telekommunikations-Endgeräte (CTT) zur lokalen Nutzung mit mindestens

								einer Basisstation über ein lokales Netzwerk (LAN).


								3.


								Die Basisstation ist über eine Telekommunikationsleitung mit

								einem Telekommunikationsanbieter verbunden, um Dienste

								des Internets zu nutzen.


								4.


								Die drahtlosen Telekommunikations-Endgeräte (CTT) werden vor der Kommunikation an der Basisstation angemeldet.


								5.


								Wenn ein nicht in dem lokalen Netzwerk (LAN) registrierter

								("fremder") Benutzer sich mit seinem drahtlosen Telekommunikations-Endgerät (CTT) in das lokale Netzwerk (LAN)

								eines Anbieters einbucht und einen bidirektionalen Kommunikationskanal bekommt, wird ein elektronisches Kauf-, Bestell- oder Bedienverfahren abgewickelt.


								6.


								Das lokale Netzwerk (LAN) wird für den fremden Benutzer

								geöffnet und er bekommt einen digitalen Zugriff.


								7.


								Der Benutzer bestellt mit seinem TelekommunikationsEndgerät (CTT) eine Ware oder Dienstleistung und bezahlt

								den Preis mittels eines über das lokale Netzwerk (LAN) benutzerabhängig geführten Kontos oder lässt ihn abbuchen.


								-78.


								Anschließend wird die Ware oder Dienstleistung über einen

								Automaten oder mit persönlichen Diensten zugestellt bzw.

								ausgehändigt.


								9.


								Der Benutzer schickt über das Internet ein Zeichen oder Signal für den Internet-Service-Provider oder beliebige andere

								Telekommunikationsprovider, in dem er eine oder mehrere

								gewünschte Telefonnummern oder andere beliebige Identifikationsmerkmale angibt, mit denen er verbunden werden

								möchte.


								10. Der Benutzer teilt ferner automatisch oder manuell seine Erreichbarkeit mit.

								11. Der Provider führt die gewünschte Verbindung paketvermittelt (VoIP) oder leitungsvermittelt durch.

								12. Der Provider leitet dem Teilnehmer die Verbindungen oder

								Anrufe weiter.

								9


								3. Einige Merkmale bedürfen näherer Erörterung.


								10


								a) Nach Merkmal 5 bietet das System auch für Benutzer, die nicht im

								lokalen Netzwerk registriert sind, die Möglichkeit, sich mit ihrem mobilen Gerät

								in dieses lokale Netzwerk einzubuchen, darin einen bidirektionalen Kommunikationskanal zu nutzen und ein elektronisches Kauf-, Bestell- oder Bedienverfahren durchzuführen.


								11


								Für solche "fremden" Benutzer entfällt die in der Beschreibung des

								Streitpatents als nachteilhaft dargestellte Notwendigkeit, sich mit Benutzerkennung und Passwort in dem lokalen Netzwerk anzumelden und erforderlichenfalls zuvor einen gesonderten Registriervorgang zu durchlaufen. Auch solche


								-8Nutzer müssen in irgendeiner Weise identifiziert werden, um einen Datenaustausch mit ihnen zu ermöglichen. In der Beschreibung des Streitpatents werden

								als hierfür geeignete Identifikationsmöglichkeiten beispielhaft die im Mobiltelefon enthaltene SIM-Karte (Subscriber Identification Module Card) oder die

								MAC-Adresse (Media Access Control Address) angeführt (Abs. 47). Der Einsatz

								dieser Mittel zur automatischen Anmeldung ist in Patentanspruch 3 ausdrücklich vorgesehen.

								12


								Eine Identifikation mittels SIM-Karte eröffnet zugleich die Möglichkeit,

								angefallene Entgelte über den zugehörigen Telefonanschluss abzurechnen

								(Abs. 59). Bei einer Identifikation allein anhand einer MAC-Adresse besteht diese Möglichkeit nicht; in dieser Konstellation bedarf es zusätzlicher Maßnahmen,

								um die Zahlung angefallener Entgelte zu gewährleisten. Als geeignetes Mittel

								hierfür werden in Patentanspruch 7 ein Bargeldkarten-Chip oder ähnliche Wertspeicher auf dem Mobilgerät angeführt.


								13


								b) Patentanspruch 1 enthält keine ausdrücklichen Festlegungen dazu,

								in welchem Verhältnis die in den Merkmalen 5, 7 und 8 vorgesehene Möglichkeit zur Bestellung von Waren oder Dienstleistungen, zur Bezahlung des Entgelts und zur Lieferung bzw. Erbringung zu der in den Merkmalen 9 bis 12 vorgesehenen Möglichkeit steht, über das lokale Netz das Internet zu nutzen oder

								Telefongespräche zu führen.


								14


								Ob hieraus, wie das Patentgericht angenommen hat, zu folgern ist, dass

								sich eine Dienstleistung im Sinne der Merkmale 5, 7 und 8 in der Einrichtung

								einer Zugriffsmöglichkeit mit den Merkmalen 9 bis 12 erschöpfen kann, bedarf

								keiner Entscheidung. Das angefochtene Urteil erweist sich, wie noch näher darzulegen sein wird, auch dann als im Ergebnis zutreffend, wenn zugunsten des

								Beklagten unterstellt wird, dass die beiden Merkmalsgruppen unterschiedliche

								Leistungen betreffen.


								-915


								Entgegen der Auffassung des Beklagten ist Patentanspruch 1 aber nicht

								dahin auszulegen, dass die in Merkmal 11 vorgesehene Telefonverbindung dazu genutzt werden muss, um den in Merkmal 5 vorgesehenen Bestellvorgang

								durchzuführen, zu bestätigen oder in sonstiger Weise zu beeinflussen. Patentanspruch 1 ist auf ein System gerichtet, nicht auf eine bestimmte Verwendung oder auf ein Verfahren, bei dem ein solches System zum Einsatz kommt.

								Aus den Merkmalen des Patentanspruchs können deshalb allenfalls Anforderungen an die Ausgestaltung des Systems abgeleitet werden, die dessen Eignung für bestimmte Zwecke oder Verfahren begründen. Auch unter diesem Aspekt ergeben sich weder aus dem Patentanspruch noch aus dem sonstigen

								Inhalt der Streitpatentschrift Hinweise darauf, dass zwischen den beiden Merkmalsgruppen der genannte Zusammenhang bestehen muss. Die Bestellung von

								Dienstleistungen oder Waren und die Herstellung einer Verbindung zum Internet werden in der Beschreibung als Möglichkeiten angeführt, die dem Benutzer

								alternativ oder kumulativ zur Verfügung gestellt werden können. Dies mag dem

								Nutzer im Einzelfall die Möglichkeit eröffnen, eine eingerichtete Telefonverbindung für den Bestellvorgang zu nutzen. Zwingend erforderlich ist dies indes

								nicht.


								16


								II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt

								begründet:


								17


								Dem Streitpatent komme nicht der Zeitrang der Prioritätsanmeldung zu.

								Aus dieser gingen jedenfalls die Merkmale 3, 4, 5, 9 und 10 nicht hervor.


								18


								Der Gegenstand von Patentanspruch 1 sei durch die (im Prioritätsintervall veröffentlichte) internationale Patentanmeldung 02/057869 (NK18) vollständig offenbart. In dieser Entgegenhaltung sei ein System zur mobilen Telekommunikation beschrieben, bei dem drahtlose Endgeräte mit mindestens einer

								Basisstation über ein lokales Netzwerk kommunizierten und das auch alle übrigen Merkmale von Patentanspruch 1 aufweise. Der Einwand des Beklagten,


								- 10 NK18 beschreibe keine e-commerce-Lösung, greife schon deshalb nicht, weil

								das Streitpatent eine Bestellmöglichkeit beliebiger Waren nicht beanspruche.

								Ein System mit den Merkmalen von Patentanspruch 1 sei ferner auch in der

								(ebenfalls


								im


								Prioritätsintervall


								veröffentlichten)


								US-Patentanmeldung


								2002/0075844 (NK19) offenbart.

								19


								III. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Berufung stand.


								20


								1. Zu Recht ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass das

								Streitpatent die Priorität der deutschen Patentanmeldung 101 58 404 (NK3)

								nicht wirksam in Anspruch nimmt.


								21


								a) Nach Art. 87 Abs. 1 EPÜ kann die Priorität einer früheren Anmeldung

								nur dann in Anspruch genommen werden, wenn diese dieselbe Erfindung betrifft. Dies setzt voraus, dass die mit der späteren Anmeldung beanspruchte

								Merkmalskombination dem Fachmann in der früheren Anmeldung in ihrer Gesamtheit als zu der angemeldeten Erfindung gehörend offenbart ist (BGH, Urteil

								vom 11. September 2001 - X ZR 168/98, BGHZ 148, 383, 391 = GRUR 2002,

								146, 149 - Luftverteiler). Für die Beurteilung der identischen Offenbarung gelten

								die Prinzipien der Neuheitsprüfung (BGH, Urteil vom 14. Oktober 2003

								- X ZR 4/00, GRUR 2004, 133, 135 - Elektronische Funktionseinheit; Urteil vom

								14. August 2012 - X ZR 3/10, GRUR 2012, 1133 Rn. 30 - UV-unempfindliche

								Druckplatte).


								22


								b) In NK3 ist ein Verfahren zum bargeldlosen Bezahlen von Waren oder

								Dienstleistungen mittels eines Mobiltelefons und eines darin enthaltenen Geldkartenchips oder sonstigen Bargeldspeichers offenbart.


								23


								In der Beschreibung wird ausgeführt, der Umstand, dass Mobiltelefone in

								der Lage seien, auch über WLAN zu kommunizieren, eröffne die Möglichkeit,

								sie als mobiles Kaufs- oder Verkaufsterminal zu nutzen. Damit entfalle die Not-


								- 11 wendigkeit eines eigens für die Bezahlung mit Geldkarten eingesetzten Terminals, außerdem werde der Umfang der Daten, die über teure Fernverbindungen

								übertragen werden müssten, reduziert. Die Fähigkeit der Mobiltelefone, sich

								gleichzeitig mit mehreren Netzwerken zu verbinden, ermögliche es ferner, dass

								der Benutzer über den Mobilfunkprovider voll erreichbar bleibe, gleichzeitig aber

								beliebige Waren oder Dienstleistungen anfordern und bezahlen könne. Als besonders vorteilhaftes Verfahren wird vorgeschlagen, sofort nach dem Eintritt

								eines Benutzers in eine lokale Funkzelle (Picozelle) eine Verbindung zwischen

								dem Mobiltelefon und einem Server aufzubauen und den Benutzer zu fragen,

								welche Leistungen er in Anspruch nehmen wolle oder ob er bereit sei, für zu

								erbringende Leistungen zu bezahlen, und nach der Inanspruchnahme einer

								Leistung die vereinbarte Summe abzubuchen. Hierzu könne das Guthaben auf

								dem Chip direkt auf den Verkäuferserver übertragen werden. Durch Anruf oder

								Besuch bei einem Heim- oder Bankserver könne der Bargeldkartenchip wieder

								aufgeladen werden. Weil ein Mobiltelefon anhand seiner SIM (Subscriber Identification Module) jederzeit identifiziert werden könne, könnten ferner auch personifizierte Dienste angeboten werden. Außerdem könnten über das Internet

								Verknüpfungen zu anderen Netzwerken aufgebaut werden.

								24


								c) Damit sind, wie das Patentgericht zutreffend dargelegt hat und auch

								die Berufung nicht in Zweifel zieht, jedenfalls die Merkmale 9 und 10 in NK3

								nicht als zur Erfindung gehörend offenbart.


								25


								Zwar wird in NK3 die Möglichkeit aufgezeigt, dem Nutzer über das lokale

								Netz Zugang zum Internet zu verschaffen. Die in Merkmal 9 vorgesehene Möglichkeit, auf diesem Weg Telefonnummern oder sonstige Identitätsmerkmale

								anzugeben, mit denen der Benutzer verbunden werden will, ist damit aber nicht

								unmittelbar und eindeutig offenbart.


								26


								In NK3 wird ferner dargelegt, der Benutzer des Mobiltelefons bleibe während der Ausführung des dort offenbarten Verfahrens in vollem Umfang erreich-


								- 12 bar. Hierzu wird aber sowohl nach den Ausführungen in der Beschreibung (NK3

								S. 2 Z. 29 bis 33) als auch nach Anspruch 3 (NK3 S. 4 Z. 3 bis 21) das Telekommunikationsnetzwerk des Mobilfunkanbieters eingesetzt. Nicht offenbart ist,

								dass die Erreichbarkeit stattdessen oder daneben über die Internetverbindung

								sichergestellt wird, wie dies in Merkmal 10 vorgesehen ist.

								27


								d) Angesichts dessen ist der Einwand der Berufung, die Prioritätsfrage

								sei im Hinblick auf NK23 anders zu beurteilen, unbegründet.


								28


								Wenn die frühere Anmeldung die in der späteren Anmeldung beanspruchte Merkmalskombination nicht in ihrer Gesamtheit als zur Erfindung gehörend offenbart, kann eine Priorität nach Art. 87 Abs. 1 EPÜ nicht in Anspruch

								genommen werden. Diese Rechtsfolge ist im Hinblick auf alle in Frage kommenden Entgegenhaltungen einheitlich zu beurteilen. Eine Differenzierung zwischen unterschiedlichen Entgegenhaltungen ist ausgeschlossen, solange die

								Merkmalskombination, deren Patentfähigkeit zu beurteilen ist, unverändert

								bleibt.


								29


								2. Im Ergebnis zutreffend hat das Patentgericht entschieden, dass der

								Gegenstand von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung nicht patentfähig ist.


								30


								a) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts sind allerdings in NK18

								nicht alle Merkmale von Patentanspruch 1 offenbart.


								31


								aa) In NK18 sind ein Verfahren und ein System zur Verbindung von mobilen Endgeräten mit einem ortsfesten Netzwerk offenbart.


								32


								In der Beschreibung von NK18 werden im Stand der Technik bekannte

								Standards zur Datenübertragung mit mobilen Endgeräten (SMS, HDML, WAP

								und I-Mode) wegen ihrer begrenzten Bandbreite und komplexer Autorisierungsumgebungen als nachteilig bezeichnet (NK18 S. 2 unten). Als mögliche Alterna-


								- 13 tive werden IEEE 802.11 (d.h. WLAN), Bluetooth und IrDa aufgezeigt. Diese

								erforderten aber häufig einen hohen Aufwand für die erstmalige Einrichtung einer physikalischen und logischen Verbindung (NK18 S. 3 bis 5).

								33


								Zur Überwindung dieser Nachteile wird in NK18 ein System vorgeschlagen, bei dem zur Herstellung der logischen Verbindung und gegebenenfalls zur

								Abrechnung der Verbindungsentgelte eine spezielle Software eingesetzt wird,

								die als Cooperative Tunneling Agent (CTA) bezeichnet wird. In dem hierfür beschriebenen Ausführungsbeispiel nimmt ein als Client bezeichnetes mobiles

								Gerät, zum Beispiel ein mobiler Computer, ein Personal Digital Assistant (PDA)

								oder ein Mobiltelefon, über Bluetooth oder WLAN Kontakt zu einem als Host

								bezeichneten, mit dem Internet verbundenen Gerät auf, sobald es mit diesem in

								Reichweite kommt (NK18 S. 13). Nach dem Aufbau der physikalischen Verbindung leitet der Host den vom Client stammenden Datenverkehr zum CTA. Dieser überprüft die Zugangsberechtigung zunächst anhand von lokal vorhandenen Daten. Sofern er eine Berechtigung nicht feststellen kann, nimmt er über

								das Internet Kontakt zu einem Server auf. Wenn sich auf einem dieser beiden

								Wege eine Zugangsberechtigung ergibt, wird eine logische Verbindung aufgebaut, die es dem Client ermöglicht, die Internetverbindung des Host für in der

								Zugangsberechtigung definierte Dienste zu nutzen (NK18 S. 14 f. mit Figur 2).


								34


								Zu den vorgehaltenen Daten eines Benutzers, die in NK18 beispielhaft in

								Figur 3 wiedergegeben werden, gehören Angaben dazu, ob Daten- und

								Sprachverbindungen aufgebaut werden dürfen, wie viele Benutzer gleichzeitig

								aktiv sein dürfen, welche Verbindungskosten anfallen und welches Kostenbudget pro Tag maximal in Anspruch genommen werden soll. Ferner können

								auch Angaben zum Mobilfunkanbieter und zur Telefonnummer hinterlegt werden. Diese können dazu genutzt werden, über das Internet eine Sprachverbindung (VoIP) aufzubauen, so dass der Benutzer ausgehende Gespräche über

								das Internet führen kann (NK18 S. 19 f.). Abschließend wird ausgeführt, die offenbarte Technologie ermögliche eine Reihe von neuen kommerziellen Dienst-


								- 14 leistungen. Als Beispiel werden die automatische Herstellung von Internetverbindungen mit hoher Bandbreite, die Synchronisation von Musikdateibeständen

								mit einer Festplatte des eigenen Computers und das Kaufen und Herunterladen

								von Filmen während des Aufenthalts an einer Tankstelle angeführt.

								35


								bb) Damit sind, wie auch die Berufung nicht in Zweifel zieht, die Merkmale 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11 und 12 offenbart.


								36


								cc) Entgegen der Auffassung der Berufung sind ferner auch die Merkmale 7 und 8 offenbart.


								37


								Dabei kann dahingestellt bleiben, ob als Dienstleistung im Sinne dieser

								Merkmale auch das Herstellen einer Sprachverbindung im Sinne der Merkmale

								9 bis 12 anzusehen ist oder ob ein erfindungsgemäßes System neben einer

								solchen Sprachverbindung zusätzlich die Bestellung, Bezahlung und Lieferung

								einer anderen Ware oder Dienstleistung ermöglichen muss. Auch das in NK18

								offenbarte System bietet beide Möglichkeiten, weil es nicht nur den Aufbau

								einer Sprachverbindung ermöglicht, sondern auch das Kaufen und Herunterladen eines Films.


								38


								Wie auch die Berufung im Ansatz nicht verkennt, ist in NK18 nicht nur

								der Vorgang des Herunterladens des Videomaterials offenbart, sondern auch

								dessen Kauf (purchase). Dass in NK18 nicht näher beschrieben ist, wie dieser

								Kauf erfolgen soll, und dass es nach dem Vorbringen der Berufung im Zeitpunkt

								der Veröffentlichung noch keine Bezahlsysteme wie PayPal oder dergleichen

								gab, führt nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Auch das Streitpatent enthält keine näheren Festlegungen dazu, auf welche Weise die in Merkmal 7 vorgesehene Bestellung getätigt wird. Es sieht auch nicht den Einsatz eines bestimmten Bezahlsystems vor, sondern lässt unter anderem eine Abbuchung

								genügen. Diese Möglichkeiten stehen auch bei dem in NK18 offenbarten System zur Verfügung. Dass sie dort nicht ausdrücklich genannt werden, sondern


								- 15 die nähere Ausgestaltung dem Fachmann überlassen wird, ist unerheblich, weil

								sich auch das Streitpatent insoweit mit allgemein gehaltenen Vorgaben begnügt.

								39


								Eine abweichende Beurteilung kann auch nicht daraus abgeleitet werden, dass die Möglichkeit eines Videokaufs in NK18 nur als mögliche Erweiterung (ramification) des dort im Fokus stehenden Systems erwähnt wird. Dieser

								Umstand und die eher allgemein gehaltenen Formulierungen ("One can envisage …") belegen zwar, dass das in NK18 offenbarte System hierfür keine besonderen, vom Stand der Technik abweichenden Mittel umfasst. NK18 geht

								aber davon aus, dass es im Stand der Technik bereits Mittel zum Erwerb von

								Filmen im Internet gab und dass die Nutzung dieser Mittel mit Mobilgeräten lediglich eine Internetverbindung mit hinreichender Bandbreite voraussetzt, die

								durch das in NK18 offenbarte System zur Verfügung gestellt wird. Angesichts

								dessen handelt es sich nicht um eine bloße Spekulation über mögliche künftige

								Weiterentwicklungen, sondern um einen hinreichend konkreten Hinweis zur

								Nutzung des offenbarten Systems in einem im Stand der Technik bereits zur

								Verfügung stehenden Kontext.


								40


								Dass in NK18 keine weitergehenden Vorschläge unterbreitet werden, etwa dahin, auch die Tankrechnung über die eingerichtete Netzwerkverbindung

								zu bezahlen, steht der Offenbarung der Merkmale 7 und 8 entgegen der Auffassung der Berufung ebenfalls nicht entgegen. Wie bereits das Patentgericht

								zutreffend dargelegt hat, erfordern diese Merkmale nicht, dass schlechthin jede

								denkbare Art von Waren oder Dienstleitungen auf diesem Weg beziehbar sein

								muss. Zwar ist der Kreis der Waren und Dienstleistungen in Patentanspruch 1

								nicht eingeschränkt. Daraus folgt aber gerade, dass die Merkmale 7 und 8

								schon dann erfüllt sind, wenn zumindest eine bestimmte Dienstleistung auf diesem Wege bestellt, geliefert und bezahlt werden kann. Den genannten Merkmalen kann hingegen nicht entnommen werden, dass diese Vorgänge bei jedem


								- 16 erfindungsgemäßen System hinsichtlich jeder beliebigen Art von Waren oder

								Dienstleistungen möglich sein müssen.

								41


								dd) Nicht offenbart ist hingegen Merkmal 5.


								42


								In der Beschreibung von NK18 wird ausgeführt, wenn sich aus den auf

								CTA und Server vorhandenen Daten keine Zugangsberechtigung ergebe, werde der Benutzer informiert und in die Lage versetzt, seine Vorgaben (preferences) zu ändern und einen neuen Verbindungsversuch zu starten (NK18

								S. 15 Abs. 1 Mitte).


								43


								Hieraus ergibt sich entgegen der Auffassung des Patentgerichts nicht,

								dass ein bislang nicht registrierter Benutzer auf diese Weise die Möglichkeit

								erhält, sich ohne Registrierung anzumelden. Die angesprochene Möglichkeit

								zur Änderung von Vorgaben bezieht sich vielmehr lediglich auf die bereits hinterlegten Informationen, die für das Zustandekommen einer Verbindung von

								Bedeutung sind und die beispielhaft in Figur 3 aufgelistet werden. So kann der

								Aufbau einer Verbindung zum Beispiel daran scheitern, dass der Nutzer einen

								hohen Verschlüsselungsgrad verlangt oder dass ein vorgegebenes Kostenbudget überschritten wird. In diesem Fall kann der Nutzer durch Ändern der

								betreffenden Vorgaben doch noch eine Verbindung zustande bringen. All dies

								setzt aber voraus, dass der Nutzer bereits registriert ist und für ihn ein Konto

								angelegt wurde, in dem er die in Rede stehenden Informationen hinterlegen

								kann.


								44


								Zur Registrierung eines neuen Nutzers wird bei dem in NK18 offenbarten

								System eine auf dem Server eingerichtete Web-Schnittstelle angesprochen

								(NK18 S. 12 unten). Dies setzt einen bereits bestehenden Zugang zum Server

								voraus. Die Registrierung ist also nicht möglich, wenn der CTA die Einrichtung

								einer Verbindung wegen fehlender Benutzerdaten nicht zulässt. Sie muss über

								eine andere Internetverbindung erfolgen. Zwar könnte der in NK18 offenbarte


								- 17 CTA so konfiguriert werden, dass er Zugriffe auf die Registrierungsseite stets

								zulässt. Eine solche Ausgestaltung ist in NK18 jedoch nicht offenbart.

								45


								b) Zumindest nicht zweifelsfrei ist die Auffassung des Patentgerichts, alle Merkmale von Patentanspruch 1 seien in NK19 offenbart.


								46


								aa) In NK19 sind ein Verfahren und ein System zur Anbindung von mobilen Endgeräten an vorhandene breitbandige Netzwerkanschlüsse offenbart.


								47


								In der Beschreibung von NK19 werden mobile Netzwerkzugänge wegen

								der relativ großen Radien der Funkzellen und der begrenzten Bandbreite als

								nachteilig eingestuft. Die damals in Entwicklung befindlichen Netze der dritten

								Generation (3G, d.h. UMTS) werden ebenfalls als nicht in jeder Hinsicht befriedigend angesehen (NK19 Abs. 6). Als Alternative werden WLAN nach dem Protokoll IEEE 802.11b und Bluetooth aufgezeigt. Als Nachteil dieser Systeme wird

								angeführt, diese seien in erster Linie für die Nutzung von lokalen Netzen vorgesehen und verfügten noch nicht über effektive Methoden zum leichten Wechsel

								zwischen verschiedenen Netzen (NK19 Abs. 7).


								48


								Zur Überwindung dieser Probleme wird in NK19 ein System vorgeschlagen, bei dem mobile Endgeräte wie zum Beispiel ein Mobiltelefon, ein PDA oder

								ein mobiler Computer über WLAN oder Bluetooth Kontakt mit einem Zugangspunkt (wireless access point, WAP) aufnehmen, sobald sie in dessen Funkbereich gelangen. Zur Identifikation übermittelt das mobile Endgerät die ihm zugeordnete Hardware-Adresse (media access control address, MAC). Der Zugangspunkt leitet den Datenverkehr an einen Zugangsserver (network access

								server, NAS) weiter. Dieser überprüft anhand einer lokalen Datenbank und erforderlichenfalls zusätzlich durch Kontaktaufnahme mit einem anderen Dienstleister (integration operator distributed services, IODS), ob das Endgerät über

								eine Zugangsberechtigung verfügt. Wenn dies der Fall ist, löst der Zugangsserver den Aufbau einer verschlüsselten Verbindung aus, über die das Endgerät


								- 18 Zugang zu einem öffentlichen Netz erhält (NK19 Abs. 40 bis 49). Darüber hinaus ermöglicht der Zugangsserver den Aufbau von Sprachverbindungen über

								VoIP, eine ISDN-Schnittstelle oder über öffentliche leitungsvermittelte Netze

								(PSTN, NK19 Abs. 51). Wenn die übermittelte MAC-Adresse weder in der lokalen noch in der entfernten Datenbank auffindbar ist, wird dem Mobilgerät ein

								eingeschränkter Zugang eröffnet. Dieser führt zu einer Registrierungsseite, über

								die sich der Benutzer unter Angabe der dafür erforderlichen Informationen wie

								zum Beispiel Name, Adresse und Kreditkartennummer registrieren kann (NK19

								Abs. 52).

								49


								Der Aufbau einer Sprachverbindung kann durch den Zugangsserver

								selbst oder durch den Server eines anderen Anbieters erfolgen. Hierbei kann

								der Zugangsserver hinterlegte Präferenzen zu den Kosten oder zur Verbindungsqualität berücksichtigen. Informationen über geführte Gespräche und dafür angefallene Entgelte speichert der Zugangsserver in einer lokalen Datenbank, damit sie dem Benutzer in Rechnung gestellt werden können (NK19

								Abs. 113 bis 122). Hierzu werden zum Beispiel die Adresse des mobilen Endgeräts, der Zeitpunkt des Verbindungsaufbaus, die angerufene Nummer und die

								Dauer der Verbindung gespeichert. In einer weiteren Tabelle werden Informationen über gestellte Rechnungen und erfolgte Zahlungen vorgehalten (NK19

								Abs. 137 bis 138).


								50


								bb) Damit sind, wie auch die Berufung nicht in Zweifel zieht, die Merkmale 1 bis 6 und 9 bis 12 offenbart.


								51


								cc) Zumindest nicht zweifelsfrei erscheint die Auffassung des Patentgerichts, dass auch die Merkmale 7 und 8 offenbart seien.


								52


								Die Beurteilung dieser Frage hängt davon ab, ob es sich bei den angebotenen Waren oder Dienstleistungen im Sinne der Merkmale 5, 7 und 8 zwingend um andere Leistungen handeln muss als den in den Merkmalen 9 bis 12


								- 19 näher beschriebenen Zugang zum Internet. Diese Frage könnte abweichend

								vom Patentgericht zu beantworten sein, weil die beiden Leistungsarten in der

								Beschreibung des Streitpatents unabhängig voneinander geschildert werden

								und die Möglichkeit, über das lokale Netzwerk Waren zu kaufen und zu bezahlen, schon in den einleitenden Abschnitten (Abs. 16) als zusätzlicher Vorteil

								herausgestellt wird.

								53


								c) Diese Frage bedarf jedoch keiner abschließenden Entscheidung.

								Selbst wenn sie abweichend vom Patentgericht zugunsten des Beklagten beantwortet wird, sind die Merkmale jedenfalls durch eine Zusammenschau von

								NK18 und NK19 nahegelegt.


								54


								aa) NK18 und NK19 betreffen Systeme, deren Aufbau und Funktion sich

								weitgehend decken. Der mit der Weiterentwicklung eines solchen Systems betraute Fachmann hatte mithin Anlass, beide Entgegenhaltungen im Zusammenhang zu betrachten und sich die Frage zu stellen, ob einzelne Merkmale, die

								nur in einer der beiden Entgegenhaltungen offenbart sind, auch bei dem jeweils

								anderen System ergänzt werden können.


								55


								bb) Bei dieser Betrachtung ergab sich für den Fachmann, dass er die in

								NK18 offenbarte Möglichkeit, neben der Einrichtung von Sprachverbindungen

								die Bestellung, Lieferung und Bezahlung anderer Waren oder Dienstleistungen

								zu ermöglichen, auch mit dem in NK19 offenbarten System realisieren kann.

								Umgekehrt ergab sich, dass die in NK19 offenbarte Möglichkeit, einen noch

								nicht registrierten Benutzer auf eine Registrierungsseite zu leiten und ihm auf

								diese Weise den Zugang zum Netz zu ermöglichen, auch bei dem in NK18 offenbarten System eingesetzt werden kann. Beide Überlegungen legten dem

								Fachmann den Gegenstand des Streitpatents nahe.


								- 20 56


								cc) Der von der Berufung geltend gemachte Gesichtspunkt der Kombinationserfindung führt nicht zu einer abweichenden Beurteilung.


								57


								Entgegen der Auffassung der Berufung sind die Merkmale des Streitpatents in NK19 nicht nur in inhaltlich nicht zusammenhängender Kumulation offenbart, sondern in einer aufeinander abgestimmten Kombination. Entsprechendes gilt für die in NK18 offenbarten Merkmale.


								58


								IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 97

								Abs. 1 ZPO.

								Meier-Beck


								Grabinski

								Hoffmann


								Bacher

								Deichfuß


								Vorinstanz:

								Bundespatentgericht, Entscheidung vom 11.07.2013 - 5 Ni 37/11 (EP) -