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BUNDESGERICHTSHOF
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IM NAMEN DES VOLKES
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URTEIL UND VERSÄUMNISURTEIL
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I ZR 71/04
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Verkündet am:
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8. Februar 2007
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Walz
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Justizamtsinspektor
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als Urkundsbeamter
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der Geschäftsstelle
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in dem Rechtsstreit
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Nachschlagewerk: ja
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BGHZ:
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nein
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BGHR:
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ja
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bodo Blue Night
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MarkenG § 26 Abs. 3
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Besteht eine Übung, zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung mehrere Marken zu verwenden - etwa eine auf das Unternehmen hinweisende
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Hauptmarke und eine der Kennzeichnung der einzelnen Artikel dienende
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Zweitmarke -, können beide Marken für sich genommen rechtserhaltend benutzt werden.
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BGH, Urt. u. Versäumnisurt. v. 8. Februar 2007 - I ZR 71/04 - OLG Hamm
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LG Bochum
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Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 8. Februar 2007 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm
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die
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Richter
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Dr. v. Ungern-Sternberg,
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Pokrant,
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Dr. Schaffert
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und
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Dr. Kirchhoff
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für Recht erkannt:
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Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 4. Zivilsenats des
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Oberlandesgerichts Hamm vom 1. Juni 2004 aufgehoben.
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Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch
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über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
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Von Rechts wegen
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Tatbestand:
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Die Klägerin ist Inhaberin der am 25. Oktober 1996 angemeldeten und
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am 7. März 1997 unter anderem für "Parfümerien, Eau de Toilette, After Shave"
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eingetragenen Wortmarke "Blue Night". Sie geht aus dieser Marke gegen die
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Benutzung des Zeichens
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vor, das die Beklagte zu 2 für von der Beklagten zu 1 vertriebene Duftwässer
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(After Shave und Eau de Toilette) verwendet. Darüber hinaus ist die Klägerin
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Inhaberin der am 18. August 1998 für "Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur
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Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer" eingetragenen Wortmarke "Bodo".
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Die Klägerin verwendet die Marke "Blue Night" wie nachstehend wiedergegeben in Verbindung mit ihrer Marke "Bodo":
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Die Klägerin sieht in der oben wiedergegebenen Verwendung der Kennzeichnung "MAN BLUE NIGHT" eine Verletzung ihrer Marke "Blue Night". Das
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zusammengesetzte Zeichen "MAN BLUE NIGHT" werde durch den Bestandteil
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"Blue Night" geprägt. Dagegen sei der Bestandteil "MAN" ein rein beschreiben-
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der Gattungsbegriff, der lediglich darauf hinweise, dass es sich um einen Duft
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für Männer handele. Bei der von ihr verwendeten Marke stelle "bodo" den
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Oberbegriff für eine Vielzahl von Parfümartikeln dar, die sie vertreibe.
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Die Klägerin macht Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung und
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Feststellung der Schadensersatzpflicht gegen die Beklagten geltend.
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Die Beklagten sind der Klage entgegengetreten. Sie haben eine rechts-
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erhaltende Benutzung der Marke "Blue Night" durch die Klägerin in Abrede gestellt, da sie ausschließlich die Marke "bodo Blue Night" verwendet habe. Durch
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das Hinzufügen des ebenfalls prägenden Bestandteils "bodo" sei ein neues Gesamtzeichen entstanden, das der Verkehr nicht mehr mit der Marke "Blue
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Night" gleichsetze.
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Das Landgericht hat der Klage im Wesentlichen stattgegeben. Das Beru-
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fungsgericht hat die Klage abgewiesen.
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Mit der vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Be-
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klagte zu 1 beantragt, erstrebt die Klägerin die Wiederherstellung des erstinstanzlichen Urteils. Die Beklagte zu 2 war im Revisionsverfahren nicht vertreten.
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Entscheidungsgründe:
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I. Über den gegen die Beklagte zu 2 gerichteten Revisionsantrag ist - da
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die Beklagte zu 2 trotz ordnungsgemäßer Ladung im Revisionsverhandlungs-
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termin nicht vertreten war - auf Antrag der Klägerin durch Versäumnisurteil zu
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entscheiden.
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II. Das Berufungsgericht hat eine rechtserhaltende Benutzung der Marke
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"Blue Night" durch die Klägerin verneint. Dazu hat es ausgeführt:
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Die Klägerin habe die Wortmarke "Blue Night" nicht benutzt, sondern nur
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das - im Tatbestand wiedergegebene - Zeichen "bodo Blue Night". Gemäß § 26
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Abs. 3 MarkenG gelte als Benutzung einer Marke zwar auch die Verwendung
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einer Form, die von der Eintragung abweiche, soweit der kennzeichnende Charakter der Marke durch die Abweichungen nicht verändert werde. Der Verkehr
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verstehe "bodo" als Hinweis auf eine bestimmte Duftserie der Klägerin und
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"Blue Night" als die Bezeichnung einer Duftnote aus dieser Serie, zumal bei
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Duftwässern eine derartige Kennzeichnungspraxis nicht unüblich sei. Mit "bodo"
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werde auf die gemeinsame Qualität der Produkte dieser Duftserie verwiesen
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und das Produkt gleichsam als Serienmitglied zusätzlich gekennzeichnet. Dem
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Bestandteil "bodo", der selbst als Wortmarke für die Klägerin eingetragen sei,
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messe der Verkehr eine eigene kennzeichnende Wirkung bei und sehe daher in
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der Eintragung ("Blue Night") und der tatsächlichen Benutzungsform ("bodo
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Blue Night") nicht mehr ein und dasselbe Zeichen. Der Bestandteil "bodo" trete
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auch nicht aus anderen Erwägungen in dem Maße in den Hintergrund, dass der
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Verkehr ihm keine eigene kennzeichnende Wirkung beimesse.
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III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben
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Erfolg. Sie führen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Das Berufungsgericht hätte in
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Betracht ziehen müssen, dass der Verkehr in der Verwendung des Zeichens
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"Blue Night" neben "bodo" möglicherweise eine zweite Marke erkennt.
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1. Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke i.S. von § 26 Abs. 1
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MarkenG erfordert, dass die Marke in üblicher und sinnvoller Weise für die Ware verwendet wird, für die sie eingetragen ist (BGH, Urt. v. 13.6.2002
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- I ZR 312/99, GRUR 2002, 1072, 1073 = WRP 2002, 1284 - SYLT-Kuh; Urt. v.
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21.7.2005 - I ZR 293/02, GRUR 2005, 1047, 1049 = WRP 2005, 1527 - OTTO).
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Wird die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt, liegt
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eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 MarkenG nur vor, wenn die
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Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern.
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Das ist dann der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit
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der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe
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Marke sieht (BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 293/00, GRUR 2003, 1047, 1048 =
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WRP 2003, 1439 - Kellogg's/Kelly's).
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2. Werden zur Kennzeichnung einer Ware - wie im Streitfall - zwei Zeichen verwendet, liegt es in der Regel nahe, dass der Verkehr darin ein aus zwei
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Teilen bestehendes zusammengesetztes Zeichen erblickt. Denkbar ist aber
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auch, dass der Verkehr in der Kennzeichnung keinen einheitlichen Herkunftshinweis, sondern zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen sieht (vgl.
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BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 = WRP 2001, 1315
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- Marlboro-Dach; Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP
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2004, 1281 - Mustang). Da zur rechtserhaltenden Benutzung einer Marke auch
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deren Verwendung als Zweitmarke ausreicht (vgl. BGH, Urt. v. 1.7.1993
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- I ZR 194/91, GRUR 1993, 972, 974 - Sana/Schosana; Beschl. v. 10.11.1999
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- I ZB 53/98, GRUR 2000, 510 = WRP 2000, 541 - Contura), muss diese Möglichkeit auch im Streitfall in die Betrachtung miteinbezogen werden (vgl. Hildebrandt, Marken und andere Kennzeichen, § 12 Rdn. 24 f.).
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Der Verkehr ist vielfach an die Verwendung von Zweitkennzeichen gewöhnt (BGH GRUR 1993, 972, 974 - Sana/Schosana, m.w.N.; GRUR 2000,
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510 f. - Contura; BGH, Beschl. v. 20.1.2005 - I ZB 31/03, GRUR 2005, 515, 516
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= WRP 2005, 620 - FERROSIL). Ohne weiteres wird die Verwendung einer
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Zweitmarke dann deutlich, wenn es sich bei einem der beiden Zeichen um den
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dem Verkehr bekannten Namen des Unternehmens handelt. Die Verwendung
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einer Zweitmarke liegt aber auch bei Serienzeichen nahe, bei denen das eine
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Zeichen die Produktfamilie, das andere das konkrete Produkt benennt. Bei
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Duftwässern entspricht eine solche Kennzeichnungspraxis - wie auch das Berufungsgericht festgestellt hat - durchaus dem Üblichen.
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Die Verwendung mehrerer Marken zur Kennzeichnung einer Ware oder
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Dienstleistung stellt eine weit verbreitete, wirtschaftlich sinnvolle Praxis dar.
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Insbesondere ist es üblich, neben einem auf das Unternehmen hinweisenden
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Hauptzeichen weitere Marken zur Identifizierung der speziellen einzelnen Artikel einzusetzen. In solchen Fällen können sowohl die Haupt- als auch die
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Zweitmarke auf die betriebliche Herkunft hinweisen mit der Folge, dass beide
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für sich genommen rechtserhaltend benutzt werden (vgl. BGH GRUR 1993,
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972, 974 - Sana/Schosana; GRUR 2000, 510 f. - Contura; Ströbele in Ströbele/
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Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 26 Rdn. 81).
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3. Das Berufungsgericht hat bislang keine Feststellungen dazu getroffen,
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ob das mit der Klagemarke "Blue Night" kombinierte Zeichen "bodo" vom Verkehr als eigenständiges Zeichen aufgefasst wird. Ist dies der Fall, kommt es bei
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der Prüfung der rechtserhaltenden Benutzung der Klagemarke nicht darauf an,
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dass die Produkte der Klägerin auch noch das Zeichen "bodo" tragen. Für die
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Annahme, dass der Verkehr in dem Zeichenbestandteil "bodo" eine selbständi-
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ge Zweitmarke erblickt, könnten im Streitfall etwa die häufige Verwendung von
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Zweitmarken auf dem hier in Rede stehenden Warengebiet (vgl. BGH GRUR
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1993, 972, 974 - Sana/Schosana; GRUR 2002, 171, 174 - Marlboro-Dach) und
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insbesondere eine entsprechende Verwendung des Zeichens "bodo" im Zusammenhang mit anderen Duftnoten sprechen. Die Revision rügt mit Erfolg,
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dass das Berufungsgericht dem entsprechenden Vorbringen der Klägerin nicht
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nachgegangen ist. Hat die Klägerin - wie von ihr vorgetragen und vom Landgericht festgestellt - unter dem Zeichen "bodo" eine Vielzahl von Düften verschiedener, gesondert gekennzeichneter Duftserien vertrieben, liegt die Annahme
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nahe, dass der Verkehr in dem Zeichen "Blue Night" die eingetragene Wortmarke der Klägerin wiedererkennt. Diese Frage bedarf der Klärung.
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IV. Danach ist das angefochtene Urteil auf die Revision der Klägerin aufzuheben. Die Sache ist zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über
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die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.
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Bornkamm
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v. Ungern-Sternberg
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Schaffert
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Vorinstanzen:
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LG Bochum, Entscheidung vom 01.10.2003 - 13 O 100/03 OLG Hamm, Entscheidung vom 01.06.2004 - 4 U 134/03 -
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Pokrant
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Kirchhoff
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