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BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 110/06

Verkündet am:
2. April 2009
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit

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Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 15. Januar 2009 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm
und die Richter Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert, Dr. Bergmann und Dr. Koch
für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 30. Mai 2006 wird auf Kosten der
Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1

Die Klägerin, die Deutsche Post AG, ist eines der weltweit größten Brief-,
Paket-, Transport- und Kurierdienstleistungsunternehmen. Sie ist Inhaberin der
mit Priorität vom 22. Februar 2000 aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Wortmarke Nr. 300 12 966 "POST", die für die Dienstleistungen
Briefdienst-, Frachtdienst-, Expressdienst-, Paketdienst- und Kurierdienstleistungen; Beförderung und Zustellung von Gütern, Briefen, Paketen,
Päckchen; Einsammeln, Weiterleiten und Ausliefern von Sendungen mit
schriftlichen Mitteilungen und sonstigen Nachrichten, insbesondere Briefen, Drucksachen, Warensendungen, Wurfsendungen, adressierten und

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unadressierten Werbesendungen, Büchersendungen, Blindensendungen,
Zeitungen, Zeitschriften, Druckschriften

Schutz genießt. Sie ist weiterhin Inhaberin zahlreicher Marken, die mit dem Bestandteil "Post" gebildet sind.
2

Die Beklagte zu 1, die Turbo P.O.S.T. GmbH, befördert gewerbsmäßig
Brief- und sonstige Sendungen. Sie ist Inhaberin der am 14. August 2003 angemeldeten Wort-/Bildmarke Nr. 303 57 484 "Turbo P.O.S.T.", die, wie im Klageantrag zu I 1 abgebildet, für die dort angeführten Dienstleistungen eingetragen ist. Die Beklagte zu 1 verfügt über einen Internetauftritt unter dem Domainnamen "www.turbopost.de", der für den Beklagten zu 3 bei der DENIC registriert ist. Der Beklagte zu 2 ist ein früherer Geschäftsführer der Beklagten zu 1
und der Beklagte zu 4 ist ihr jetziger Geschäftsführer.

3

Die Klägerin hat geltend gemacht, ihre Marken und ihr Unternehmenskennzeichen würden durch die Verwendung der Marken der Beklagten verletzt.

4

Sie hat beantragt,
I.

die Beklagten zu 1, 2 und 4 zu verurteilen,
1. es zu unterlassen, im Inland im geschäftlichen Verkehr
a)

unter dem Zeichen "Turbo P.O.S.T." - wie nachfolgend beispielhaft
wiedergegeben -

die Dienstleistungen

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Verteilung von Werbeprospekten, Drucksachen und Werbeartikeln;
Beförderung von Gütern; Verpackung und Lagerung von Waren; Zustellung von Briefen, Paketen, Geld und Wertgegenständen; Abholen von Briefen, Paketen, Geld und Wertgegenständen; Lagerung
von Briefen, Paketen und Wertgegenständen; termingebundene Zustellung und Abholung von Briefen, Paketen und Wertgegenständen;
Vermietung von Postfächern; Kurierdienste
anzubieten und/oder zu erbringen und/oder anbieten zu lassen
und/oder erbringen zu lassen

5

b)

und/oder das Unternehmenszeichen "Turbo P.O.S.T. GmbH"

c)

und/oder den Domainnamen "turbopost.de" im Zusammenhang mit
den unter I 1 a angegebenen Dienstleistungen zu benutzen;

d)

und/oder die vorgenannten Zeichen aus I 1 a bis c in Geschäftspapieren und/oder in der Werbung, beispielsweise im Internet, im Zusammenhang mit den unter I 1 a angegebenen Dienstleistungen zu
benutzen und/oder benutzen zu lassen.

Die Klägerin hat die Beklagten zu 1, 2 und 4 weiterhin auf Auskunftserteilung in Anspruch genommen. Von der Beklagten zu 1 hat sie zudem die Einwilligung in die Löschung der Marke und ihres Unternehmenskennzeichens
"Turbo P.O.S.T. GmbH" begehrt. Den Beklagten zu 3 hat die Klägerin auf Einwilligung in die Löschung des Domainnamens "turbopost.de" in Anspruch genommen. Schließlich hat sie die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung
der Beklagten begehrt.

6

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen (LG Düsseldorf, Urt. v.
21.9.2005 - 2a O 104/05, juris). Die Berufung der Klägerin ist erfolglos geblieben. Mit ihrer (vom Senat zugelassenen) Revision verfolgt die Klägerin ihr Klagebegehren weiter. Die Beklagten beantragen, die Revision zurückzuweisen.

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Entscheidungsgründe:

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I. Das Berufungsgericht hat Ansprüche der Klägerin gegen die Beklagten
aus den Marken (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5 und 6 MarkenG) und dem Unternehmenskennzeichen (§ 15 Abs. 2 bis 5 MarkenG) verneint. Zur Begründung
hat es ausgeführt:

8

Eine Markenverletzung sei nach § 23 Nr. 2 MarkenG ausgeschlossen.
Der Zeichenbestandteil "Post" in den angegriffenen Zeichen sei für den hier
interessierenden Bereich der Brief-, Paket-, Express- und Transportdienstleistungen rein beschreibend. Das werde noch durch den weiteren Wortbestandteil
"Turbo" unterstrichen, der dem Verkehr verdeutlichen solle, dass die angebotenen Postdienstleistungen besonders schnell erbracht würden. Der Anwendung
des § 23 Nr. 2 MarkenG stehe nicht entgegen, dass die angegriffenen Zeichen
kennzeichenmäßig verwandt würden. Ein Verstoß gegen die guten Sitten i.S.
von § 23 Nr. 2 MarkenG liege im Streitfall nicht vor. Es bestehe ein großes Bedürfnis für die Benutzung des Begriffs "Post" für alle Anbieter von Postdienstleistungen.

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II. Die zulässige Revision ist nicht begründet.

10

1. Der Klägerin stehen die geltend gemachten Unterlassungsansprüche
nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5 MarkenG aufgrund der Klagemarke
Nr. 300 12 966 "POST" nicht zu.

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a) Im vorliegenden Verletzungsprozess ist vom Bestand der Klagemarke
"POST" auszugehen. Die Marke steht nach wie vor in Kraft. Die gegen die Marke eingeleiteten Löschungsverfahren sind noch nicht abgeschlossen. Der Senat

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hat die Beschwerdeentscheidungen aufgehoben, mit denen das Bundespatentgericht die Löschungsanträge des Deutschen Patent- und Markenamts bestätigt
hat (vgl. BGH, Beschl. v. 23.10.2008 - I ZB 48/07 - POST II). Solange die Löschungsanordnung nach §§ 50, 54 MarkenG nicht rechtskräftig ist, besteht im
Verletzungsverfahren keine Änderung der Schutzrechtslage und ist der Verletzungsrichter an die Eintragung der Marke gebunden (BGH, Urt. v. 5.6.2008
- I ZR 169/05, GRUR 2008, 798 Tz. 14 = WRP 2008, 1202 - POST I).
12

b) Das Berufungsgericht hat keine Feststellungen dazu getroffen, ob die
Voraussetzungen der Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
zwischen der Wortmarke "POST" der Klägerin und den angegriffenen Zeichen
"Turbo P.O.S.T." vorliegen. Demzufolge ist für die rechtliche Beurteilung in der
Revisionsinstanz zugunsten der Klägerin vom Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen den Kollisionszeichen auszugehen. Das verhilft der Revision
jedoch nicht zum Erfolg. Zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen,
dass der Klägerin die begehrten Unterlassungsansprüche nach § 23 Nr. 2
MarkenG nicht zustehen.

13

aa) Nach dieser Vorschrift, die Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL umsetzt,
gewährt die Marke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten,
ein mit der Marke identisches oder ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale der Dienstleistungen, insbesondere ihrer Art oder ihrer Beschaffenheit, im
geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt. Nach der Rechtsprechung des Senats greift die Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG im Hinblick auf die Klagemarke ein, wenn
Wettbewerber, die den beschreibenden Begriff "POST" in ihren Kennzeichen
verwenden, sich durch Zusätze von dem in Alleinstellung benutzten Markenwort
abgrenzen und nicht durch eine Anlehnung an weitere Kennzeichen der Klägerin (Farbe Gelb, Posthorn) die Verwechslungsgefahr erhöhen (vgl. BGH, Urt. v.

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5.6.2008 - I ZR 108/05, WRP 2008, 1206 Tz. 18 ff. - CITY POST; BGH GRUR
2008, 798 Tz. 16 ff. - POST I). Die Voraussetzungen der Schutzschranke des
§ 23 Nr. 2 MarkenG sind im Streitfall erfüllt. Die von der Revision gegen die
Rechtsprechung des Senats erhobenen Bedenken sind nicht durchgreifend.
Entgegen der Ansicht der Revision ist auch eine Vorlage an den Gerichtshof
der Europäischen Gemeinschaften nach Art. 234 EG nicht veranlasst.
14

bb) § 23 Nr. 2 MarkenG unterscheidet nicht nach den verschiedenen
Möglichkeiten der Verwendung der in der Vorschrift genannten Angaben (zu
Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL EuGH, Urt. v. 7.1.2004 - C-100/02, Slg. 2004,
I-691 = GRUR 2004, 234 Tz. 19 - Gerolsteiner Brunnen). Die Anwendung des
§ 23 Nr. 2 MarkenG ist deshalb nicht ausgeschlossen, wenn die Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG einschließlich einer Benutzung des angegriffenen Zeichens als Marke, also zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen, vorliegen (BGH, Urt. v. 15.1.2004 - I ZR 121/01, GRUR 2004, 600,
602 = WRP 2004, 763 - d-c-fix/CD-FIX; Urt. v. 24.6.2004 - I ZR 308/01, GRUR
2004, 949, 950 = WRP 2004, 1285 - Regiopost/Regional Post). Entscheidend
ist vielmehr, ob die angegriffenen Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften der Dienstleistungen verwendet werden und die Benutzung den
anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht (Art. 6
MarkenRL) sowie - was inhaltlich mit der Formulierung der Richtlinienvorschrift
übereinstimmt - nicht gegen die guten Sitten verstößt (§ 23 MarkenG).

15

cc) Die Beklagten benutzen den mit der Klagemarke im Wesentlichen
übereinstimmenden Bestandteil "P.O.S.T." der Kollisionszeichen zur Bezeichnung von Merkmalen ihrer Dienstleistungen. Unter den angegriffenen Zeichen
erbringt die Beklagte die Dienstleistungen der Beförderung und Zustellung von
Briefen und sonstigen Sendungen. Für ihre Wort-/Bildmarke "Turbo P.O.S.T."

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beansprucht sie ebenfalls Schutz für diese und weitere damit in unmittelbarem
Zusammenhang stehende Dienstleistungen.
16

Der Begriff "Post" bezeichnet in der deutschen Sprache einerseits die
Einrichtung, die Briefe, Pakete, Päckchen und andere Waren befördert und zustellt und andererseits die beförderten und zugestellten Güter selbst, zum Beispiel Briefe, Karten, Pakete und Päckchen. Im letzteren Sinn beschreibt der
Bestandteil "POST" der angegriffenen Zeichen den Gegenstand, auf den sich
die Dienstleistungen der Beklagten beziehen. Er ist daher eine Angabe über ein
Merkmal der Dienstleistungen der Beklagten i.S. von § 23 Nr. 2 MarkenG.

17

dd) Die Benutzung der Kollisionszeichen durch die Beklagten verstößt
auch nicht gegen die guten Sitten i.S. von § 23 MarkenG.

18

(1) Das Tatbestandsmerkmal des Verstoßes gegen die guten Sitten im
Sinne dieser Bestimmung ist richtlinienkonform auszulegen. Danach ist von
einer Unlauterkeit der Verwendung der angegriffenen Bezeichnungen auszugehen, wenn die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder
Handel nicht entspricht (Art. 6 Abs. 1 MarkenRL). Der Sache nach verpflichtet
dies den Dritten, den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht in unlauterer Weise zuwiderzuhandeln (EuGH GRUR 2004, 234 Tz. 24 - Gerolsteiner Brunnen; Urt. v. 11.9.2007 - C-17/06, Slg. 2007, I-7041 = GRUR 2007,
971 Tz. 33 und 35 - Céline). Dies erfordert eine Gesamtwürdigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls (EuGH, Urt. v. 16.11.2004 - C-245/02, Slg. 2004,
I-10989 = GRUR 2005, 153 Tz. 82 und 84 - Anheuser Busch; BGH, Urt. v.
1.4.2004 - I ZR 23/02, GRUR 2004, 947, 948 = WRP 2004, 1364 - Gazoz), die
Sache der nationalen Gerichte ist (EuGH, Urt. v. 17.3.2005 - C-228/03,
Slg. 2005, I-2337 = GRUR 2005, 509 Tz. 52 - Gillette). Diese gebotene umfas-

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sende Beurteilung aller Umstände ergibt vorliegend, dass die Benutzung der
angegriffenen Zeichen durch die Beklagten nicht unlauter ist.
19

(2) Der Senat hat für die rechtliche Beurteilung im Rahmen der gebotenen Gesamtabwägung zugunsten der Klägerin vom Vorliegen einer Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen der Klagemarke
"POST" und den angegriffenen Zeichen "Turbo P.O.S.T." auszugehen. Ein erheblicher Teil des Publikums wird danach eine Verbindung zwischen den
Dienstleistungen der Parteien herstellen, was den Beklagten hätte bewusst sein
müssen. Dies führt jedoch nicht zwangsläufig zur Annahme eines Verstoßes
gegen die anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel, weil die
Schutzschranke des § 23 MarkenG ansonsten leer liefe (vgl. EuGH GRUR
2004, 234 Tz. 25 - Gerolsteiner Brunnen; GRUR 2005, 153 Tz. 81 - Anheuser
Busch; GRUR 2007, 971 Tz. 36 - Céline; BGH, Urt. v. 20.1.2005 - I ZR 34/02,
GRUR 2005, 423, 425 = WRP 2005, 496 - Staubsaugerfiltertüten; GRUR 2008,
798 Tz. 22 - POST I).

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Ohne Erfolg macht die Revision in diesem Zusammenhang geltend, das
Tatbestandsmerkmal der anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel sei nicht erfüllt, wenn die Marke in einer Weise benutzt werde, die Glauben
machen könne, es bestehe eine Handelsbeziehung zwischen dem Dritten und
dem Markeninhaber. Das Berufungsgericht hat schon keine Feststellungen dazu getroffen, dass das Publikum aufgrund der kollidierenden Zeichen von Handelsbeziehungen zwischen den Parteien ausgeht. Die Revision rügt insoweit
auch keinen Vortrag der Klägerin als übergangen. Aus diesem Grunde kommt
es nicht darauf an, ob dieses Kriterium aus der zu Art. 6 Abs. 1 lit. c MarkenRL
(= § 23 Nr. 3 MarkenG) ergangenen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften, auf die sich die Revision beruft (EuGH GRUR
2005, 509 Tz. 42 - Gillette), auf § 23 Nr. 2 MarkenG zu übertragen ist.

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Der Senat hat in zwei mit dem vorliegenden Sachverhalt vergleichbaren
Fällen, in denen die Klägerin aus der Klagemarke gegen die Zeichen "CITY
POST" und "Die Neue Post" vorgegangen war, einen Verstoß gegen die anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel verneint (BGH GRUR
2008, 798 - POST I; WRP 2008, 1206 - CITY POST). Er hat dabei maßgeblich
auf den Umstand abgestellt, dass die Rechtsvorgängerin der Klägerin als früheres Monopolunternehmen ausschließlich mit der Postbeförderung in Deutschland betraut war und dass seit der teilweisen Öffnung des Marktes für Postdienstleistungen auch für private Anbieter in den 90er-Jahren des vorigen Jahrhunderts ein besonderes Interesse dieser Unternehmen an der Verwendung
des die in Rede stehenden Dienstleistungen beschreibenden Worts "POST" zur
Kennzeichnung ihrer Dienstleistungen besteht. Ohne eine entsprechende Beschränkung des Schutzumfangs der Klagemarke würden die erst später auf den
Markt eintretenden privaten Wettbewerber von vornherein von der Benutzung
des Wortes "POST" ausgeschlossen und ausschließlich auf andere (Phantasie-)Bezeichnungen verwiesen. Da Art. 6 MarkenRL und § 23 MarkenG dazu
dienen, die Interessen des Markenschutzes und des freien Warenverkehrs sowie der Dienstleistungsfreiheit in der Weise in Einklang zu bringen, dass das
Markenrecht seine Rolle als wesentlicher Teil eines Systems unverfälschten
Wettbewerbs spielen kann (EuGH GRUR 2004, 234 Tz. 16 - Gerolsteiner Brunnen; GRUR 2005, 509 Tz. 29 - Gillette; Urt. v. 10.4.2008 - C-102/07, Slg. 2008,
I-2439 = GRUR 2008, 503 Tz. 45 - adidas), ist Wettbewerbern, die neu auf einem bisher durch Monopolstrukturen gekennzeichneten Markt auftreten, die
Benutzung eines beschreibenden Begriffs wie "POST" auch dann zu gestatten,
wenn eine Verwechslungsgefahr mit der gleichlautenden, für die Rechtsnachfolgerin des bisherigen Monopolunternehmens eingetragenen bekannten
Wortmarke besteht. Dadurch tritt zwar eine Beschränkung des Schutzumfangs
der Klagemarke ein. Diese Beschränkung ist wegen der Schutzschranke des

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§ 23 Nr. 2 MarkenG im vorliegenden Fall aber im Kern bereits dadurch angelegt, dass eine beschreibende Angabe als Marke verwendet wird. Entgegen der
Ansicht der Revision kommt es nicht entscheidend darauf an, dass die Beklagte
zu 1 zur Kennzeichnung ihrer Dienstleistungen und ihres Unternehmens nicht
zwingend auf den Begriff "POST" angewiesen ist, sondern auch andere Bezeichnungen wählen könnte. Die Beschränkung des Schutzumfangs ist allerdings auf ein angemessenes Maß dadurch zu verringern, dass die neu hinzutretenden Wettbewerber sich durch Zusätze von dem in Alleinstellung benutzten Markenwort abgrenzen müssen und nicht durch eine Anlehnung an weitere
Kennzeichen der Markeninhaberin (Posthorn, Farbe Gelb) die Verwechslungsgefahr erhöhen dürfen.
22

Gegen diese Erwägungen wendet sich die Revision ohne Erfolg mit der
Begründung, eine generelle Einschränkung des Markenrechts aufgrund eines
Allgemeininteresses sei nicht vorgesehen, was der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften in der Entscheidung "adidas" (GRUR 2008, 503) klargestellt habe. Für die Marke eines früheren Monopolunternehmens könne
nichts anderes gelten. In die Beurteilung, ob die Verwendung der angegriffenen
Bezeichnungen den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspreche, dürften keine wettbewerbspolitischen Überlegungen einbezogen werden. Die Voraussetzungen der Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG, die als
Ausnahmevorschrift ohnehin eng auszulegen sei, lägen im Streitfall nicht vor.
Dem kann nicht beigetreten werden.

23

§ 23 Nr. 2 MarkenG ist Ausprägung des Freihaltebedürfnisses an beschreibenden Angaben. Durch die Vorschrift soll allen Wirtschaftsteilnehmern
die Möglichkeit erhalten bleiben, beschreibende Angaben zu benutzen. Durch
sie soll daher ausgeschlossen werden, dass der Markenschutz zu einem Verbot
der Verwendung beschreibender Angaben führen kann, die Wettbewerber zur

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Bezeichnung von Merkmalen ihrer Waren oder Dienstleistungen verwenden
wollen (zu Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL EuGH, Urt. v. 25.1.2007 - C-48/05, Slg.
2007, I-1017 = GRUR 2007, 318 Tz. 42 = WRP 2007, 299 - Opel/Autec; EuGH
GRUR 2008, 503 Tz. 46 - adidas). Entgegen der Ansicht der Revision ist die
Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG nicht eng auszulegen. Es gibt keinen
allgemeinen Grundsatz, dass Schutzschranken Ausnahmetatbestände darstellen, deren Anwendungsbereich im Interesse des Schutzes von Immaterialgüterrechten eng zu bemessen ist. Die Vorschrift des Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL
und die sie umsetzende Bestimmung des § 23 Nr. 2 MarkenG sind als Ausprägung des Freihaltebedürfnisses im Sinne ihres Zieles auszulegen, allen Wirtschaftsteilnehmern die Möglichkeit zu erhalten, beschreibende Angaben zu benutzen. Bezieht sich die beschreibende Angabe auf ein Merkmal der von dem
Dritten erbrachten Dienstleistungen, ist die Schutzschranke des § 23 Nr. 2
MarkenG vorbehaltlich der weiteren Tatbestandsvoraussetzungen eröffnet. Dagegen kann aus dem Freihaltebedürfnis keine selbständige Schutzschranke
abgeleitet werden, die unabhängig von den Tatbestandsmerkmalen des § 23
Nr. 2 MarkenG anzuwenden wäre (EuGH GRUR 2008, 503 Tz. 47 - adidas, zu
Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL). Um eine derartige selbständige Beschränkung
des Markenschutzes geht es aber im Streitfall entgegen der Ansicht der Revision nicht, weil der Begriff "POST" gerade ein Merkmal der Dienstleistungen der
Beklagten bezeichnet und die Voraussetzungen des § 23 Nr. 2 MarkenG daher
erfüllt sind (dazu II 1 b cc).
24

Die Beurteilung, ob die Verwendung der angegriffenen Zeichen den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht, hat unter Einbeziehung des Umstands zu erfolgen, dass die Rechtsvorgängerin der Klägerin
als früheres Monopolunternehmen ausschließlich mit der Postbeförderung in
Deutschland betraut war und die Klägerin noch über eine bis 31. Dezember
2007 befristete gesetzliche Exklusivlizenz für die Beförderung bestimmter

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Briefsendungen verfügte (vgl. § 51 PostG in der für den Zeitraum vom 1. Januar
1998 bis 31. Dezember 2007 jeweils gültigen Fassung). Dies ist, anders als die
Revision meint, im Hinblick auf Sinn und Zweck des Art. 6 MarkenRL von Bedeutung, die grundsätzlichen Interessen des Markenschutzes einerseits und
des freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs andererseits derart in Einklang
zu bringen, dass das Markenrecht seine Rolle als wesentlicher Teil eines Systems unverfälschten Wettbewerbs spielen kann (EuGH GRUR 2004, 234 Tz. 16
- Gerolsteiner Brunnen; GRUR 2008, 503 Tz. 45 - adidas). Vor der vollständigen Liberalisierung des Marktes für Postdienstleistungen konnten die Wettbewerber ihr Interesse an der Verwendung des Begriffs "POST" nicht oder nur
schrittweise zur Geltung bringen, während die Klägerin in dieser Zeit geschützt
vor einem freien Wettbewerb eine etwaige Verkehrsdurchsetzung ihrer Marke
erreichen konnte.
25

Der von der Revision angeregten Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften bedarf es nicht. Die allgemeinen Rechtsfragen zum
Anwendungsbereich der Schutzschranke des Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL, die
sich im vorliegenden Verfahren stellen, sind durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs geklärt. Die Frage, ob der Begriff "POST" ein Merkmal der in Rede
stehenden Dienstleistungen beschreibt, und ob die Verwendung der angegriffenen Bezeichnungen einen Verstoß gegen die anständigen Gepflogenheiten in
Gewerbe oder Handel darstellt, ist eine Frage der Anwendung der vom Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften entwickelten Grundsätze auf den
vorliegenden Fall, die den nationalen Gerichten obliegt (vgl. EuGH, Urt. v.
30.9.2003 - C-224/01, Slg. 2003, I-10239 = NJW 2003, 3539 Tz. 100 - Köbler;
EuGH GRUR 2005, 509 Tz. 46 - Gillette).

26

(3) Nach diesen Maßstäben haben die Beklagten mit den angegriffenen
Zeichen, die den Zusatz "Turbo" aufweisen und sich durch die zusätzlichen

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Punkte nach jedem Buchstaben auch von dem Begriff "POST" in der Schreibweise deutlich abheben, einen ausreichenden Abstand zu der Klagemarke
- auch unter Berücksichtigung ihrer Kennzeichnungskraft und Bekanntheit - gewahrt, um nicht gegen die anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel zu verstoßen. Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagten sich weitergehend
an die Kennzeichen der Klägerin angelehnt haben, bestehen nicht. Auf den
Umstand, dass die Beklagten auf andere Zeichen mit dem Begriff "POST" ausweichen können - die Klägerin schlägt im Streitfall die Bezeichnung "Turbo
P.O.S.T. -Service" vor - und ihnen deshalb der Marktzutritt bei einem Verbot der
hier in Rede stehenden Zeichen nicht verwehrt ist, kommt es nicht an. Anders
als § 23 Nr. 3 MarkenG stellt § 23 Nr. 2 MarkenG auf eine Notwendigkeit der
Benutzung des der Klagemarke entsprechenden Zeichens nicht ab.
27

(4) Die Revision sieht im Streitfall in der Beschränkung des Schutzes der
Klagemarke "POST" durch die Anwendung der Schrankenregelung des § 23
Nr. 2 MarkenG zu Unrecht einen Verstoß gegen das grundgesetzlich geschützte Eigentumsrecht aus Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG.

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Zu dem durch die Eigentumsgarantie grundgesetzlich geschützten Bereich gehört zwar auch das Recht an der Marke (vgl. BVerfGE 51, 193, 216 f.;
78, 58, 70; 95, 173, 188). In den für die Klägerin durch die Eigentumsgarantie
geschützten Bereich wird vorliegend jedoch nicht eingegriffen. Das Markenrecht
steht der Klägerin nicht schrankenlos zu. Sein Schutzumfang wird erst durch
die im Markengesetz vorgesehenen Bestimmungen konkretisiert. Dazu rechnen
auch die durch die Markenrechtsrichtlinie vorgesehenen Schrankenbestimmungen. Mit der Wahl eines die Dienstleistungen beschreibenden Begriffs als Marke unterliegt das Immaterialgüterrecht der Klägerin im Verhältnis zu Dritten
zwangsläufig der den Schutzumfang ihrer Marke beschränkenden Wirkung des
§ 23 Nr. 2 MarkenG. Die daraus folgende Begrenzung des Schutzumfangs des

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Markenrechts ist entgegen der Ansicht der Revision auch nicht unverhältnismäßig. Sie ist vielmehr Rechtsfolge der Verwendung eines die Merkmale der
Dienstleistungen beschreibenden Begriffs als Marke, die damit auch keinen
unzulässigen Eingriff in die Grundrechte der Klägerin aus Art. 12 und 14 GG
darstellt.
29

c) Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch lässt sich nicht auf den
Schutz einer bekannten Marke nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 5 MarkenG
stützen. In diesem Zusammenhang kann zugunsten der Klägerin unterstellt
werden, dass die Klagemarke die Voraussetzungen einer bekannten Marke
erfüllt (hierzu näher Büscher, Festschrift Ullmann, 2006, S. 129, 140 f.).

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Die Verwendung der angegriffenen Zeichen erfolgt jedoch nicht ohne
rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG.
Insoweit gelten dieselben Erwägungen (II 1 b dd), die der Annahme eines Verstoßes gegen die guten Sitten i.S. von § 23 Nr. 2 MarkenG entgegenstehen
(vgl. BGH, Urt. v. 14.1.1999 - I ZR 149/96, GRUR 1999, 992, 994 = WRP 1999,
931 - BIG PACK).

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d) Die weiteren Ansprüche auf Auskunftserteilung, Schadensersatz,
Einwilligung in die Löschung der Marke und des Domain-Namens (§ 14 Abs. 2,
5 und 6, § 19 MarkenG, § 242 BGB) bestehen ebenfalls nicht, weil die Klagemarke nicht verletzt worden ist.

32

2. Die Revision hat auch keinen Erfolg, soweit die Klägerin die Klage auf
das Unternehmenskennzeichen "Deutsche Post AG" und das Firmenschlagwort
"POST" der vollständigen Firmenbezeichnung gestützt hat. Den aus § 15
Abs. 2, 4 und 5 MarkenG abgeleiteten Ansprüchen steht ungeachtet einer etwaigen Verwechslungsgefahr i.S. von § 15 Abs. 2 MarkenG die Schutzschran-

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ke des § 23 Nr. 2 MarkenG entgegen. Auch die aus dem Schutz des bekannten
Unternehmenskennzeichens nach § 15 Abs. 3 MarkenG hergeleiteten Ansprüche sind nicht gegeben, weil die Beklagten die Kollisionszeichen nicht ohne
rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise verwendet haben. Insoweit gelten
zu den Ansprüchen aus dem vollständigen Unternehmenskennzeichen und
dem Firmenschlagwort der Klägerin die Ausführungen zur Klagemarke "POST"
entsprechend.
33

3. Die Klägerin kann schließlich die von ihr geltend gemachten Ansprüche auch nicht mit Erfolg auf die Gemeinschaftsmarke EU 1798701 "Deutsche
Post" stützen. Auch in diesem Zusammenhang kann zugunsten der Klägerin
unterstellt werden, dass zwischen den kollidierenden Zeichen eine Verwechslungsgefahr i.S. von Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. b GMV besteht, weil die Ansprüche
aufgrund der § 23 Nr. 2 MarkenG entsprechenden Schutzschranke des Art. 12
lit. b GMV ausgeschlossen sind.

34

Die geltend gemachten Ansprüche lassen sich auch nicht auf den
Schutz der Gemeinschaftsmarke als bekannter Marke nach Art. 9 Abs. 1 Satz 2
lit. c GMV stützen. Die Beklagten verwenden die angegriffenen Zeichen nicht
ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise im Sinne dieser Bestimmung.

35

4. Ohne Erfolg stützt die Klägerin die geltend gemachten Ansprüche
nunmehr auf wettbewerbsrechtliche Ansprüche aus § 8 Abs. 1, §§ 9, 3 i.V. mit
§ 5 Abs. 1 und 2 UWG.

36

Bei Schutzrechtsverletzungen wird der Streitgegenstand (der prozessuale Anspruch) durch den Klageantrag, in dem sich die vom Kläger in Anspruch
genommene Rechtsfolge konkretisiert, und den Lebenssachverhalt bestimmt,
aus dem der Kläger die begehrte Rechtsfolge herleitet (BGHZ 166, 253 Tz. 25

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- Markenparfümverkäufe; BGH, Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 6/05, GRUR 2007, 1071
Tz. 56 = WRP 2007, 1461 - Kinder II). Durch seinen Vortrag über die Entstehung und den Bestand des Schutzrechts als Teil des Lebenssachverhalts bestimmt der Kläger über den Streitgegenstand. Werden neben Ansprüchen aus
einem Schutzrecht wettbewerbsrechtliche Ansprüche unter dem Gesichtspunkt
der Irreführung geltend gemacht, handelt es sich grundsätzlich um unterschiedliche Streitgegenstände, weil der Kern des jeweiligen Sachverhalts nicht unverändert ist (vgl. BGH, Urt. v. 7.12.2000 - I ZR 146/98, GRUR 2001, 755, 757 =
WRP 2001, 804 - Telefonkarte). Davon ist auch auszugehen, wenn eine Irreführungsgefahr nach § 5 Abs. 2 UWG geltend gemacht wird. Nach dieser Vorschrift, die Art. 6 Abs. 2 lit. a der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken
umsetzt, ist eine geschäftliche Handlung irreführend, wenn sie eine Verwechslungsgefahr mit einer Marke oder einem anderen Kennzeichen eines Mitbewerbers hervorruft. Anders als bei Kennzeichenverletzungen nach dem Markengesetz setzt ein auf einen Irreführungstatbestand gestütztes Verbot voraus, dass
die Fehlvorstellung geeignet ist, das Marktverhalten der Gegenseite zu beeinflussen (BGH, Urt. v. 26.10.2006 - I ZR 33/04, GRUR 2007, 247 Tz. 34 = WRP
2007, 303 - Regenwaldprojekt I; Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 171/04, GRUR 2008,
443 Tz. 29 = WRP 2008, 666 - Saugeinlagen). Zudem ist auch die Aktivlegitimation unterschiedlich ausgestaltet. Während zur Verfolgung wettbewerbsrechtlicher Ansprüche grundsätzlich die in § 8 Abs. 3 UWG angeführten Beteiligten aktivlegitimiert sind, stehen kennzeichenrechtliche Ansprüche dem Inhaber des Schutzrechts zu. Nach diesen Maßstäben sind die von der Klägerin
geltend gemachten Ansprüche wegen irreführender Werbung aufgrund einer
Verwechslungsgefahr mit den Klagemarken i.S. von § 5 Abs. 2 UWG ein gegenüber kennzeichenrechtlichen Ansprüchen weiterer Streitgegenstand.
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Einen neuen Streitgegenstand kann die Klägerin im Revisionsverfahren
nicht einführen (BGH, Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066 Tz. 61

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= WRP 2007, 1466 - Kinderzeit; BGH GRUR 2007, 1071 Tz. 57 - Kinder II).
Dass das Berufungsgericht wettbewerbsrechtliche Ansprüche aufgrund irreführender Werbung übergangen hat, hat die Revision innerhalb der Revisionsbegründungsfrist nicht gerügt.
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III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

Bornkamm

Büscher
Bergmann

Schaffert
Koch

Vorinstanzen:
LG Düsseldorf, Entscheidung vom 21.09.2005 - 2a O 104/05 OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 30.05.2006 - I-20 U 205/05 -